文/北京集佳知識產(chǎn)權代理有限公司 譚雅琦

　　不少企業(yè)在申請注冊商標后，都面臨實(shí)際使用的標志與注冊標志不完全一致的情形。根據國內《商標法》和《商標審查指南》的相關(guān)規定，注冊商標需要改變其標志的，導致原注冊商標的主要部分和顯著(zhù)特征發(fā)生變化，改變后的標志同原注冊商標相比，易被認為不具有同一性，應當重新提出注冊申請，且擅自改變的，限期改正后拒不履行的，依法予以撤銷(xiāo)。但其中何謂“主要部分和顯著(zhù)特征發(fā)生變化”，在實(shí)踐中并沒(méi)有統一的意見(jiàn)，而個(gè)案判斷。

　　在歐盟的商標審查實(shí)踐中，2015年12月，歐洲議會(huì )和理事會(huì )發(fā)布的《歐盟商標指令》第16條第（5）款亦對此作出了類(lèi)似的規定，即商標在使用中與注冊標志的某些要素不一致，但未改變注冊標志顯著(zhù)特征的，無(wú)論該使用中的標志是否被同一所有人注冊，亦可視為前述注冊標志的使用。

　　2020年10月，歐洲聯(lián)盟知識產(chǎn)權網(wǎng)（EUIPN）【1】就商標使用標志是否構成注冊標志“實(shí)質(zhì)變更”情形達成了共同慣例的共識，并就此發(fā)布了歐盟融合計劃第八個(gè)通用實(shí)踐指南。該指南旨在協(xié)調歐盟各國和各地區知識產(chǎn)權局的實(shí)踐，確定通用原則，增加審查員和商標申請人的透明度、法律確定性、一致性和可預測性，以評估何種情形的標志使用被認定為改變了注冊商標的顯著(zhù)性，并在此方面提供指導。日前，該實(shí)踐指南已于2021年1月15日正式生效。

　　在指南中，關(guān)于使用標志是否視為注冊商標的使用，提供了兩步評估步驟。首先，判斷注冊標志中的主要顯著(zhù)部分和主要視覺(jué)部分（visually dominant elements）；其次，判斷使用標志與注冊標志的不同點(diǎn)，并評估相應的改變所帶來(lái)的影響。

　　為使指南更具參考性，指南依據標志要素的“增加”、“省略”、“特征的更改”以及“前述情形的組合”各類(lèi)型，提供了對文字商標，純圖形商標和復合商標的顯著(zhù)性特征的影響的具體示例。

　　一、標志要素的增加

　　一般而言，當增加的要素為顯著(zhù)要素，與已注冊標志相互作用，而使已注冊標志不具有獨立性時(shí)，則視為顯著(zhù)要素變更，不能視為注冊標志的使用，如以下示例中，雖然均增加了大魚(yú)圖形的設計，但對第一組而言，形成了“大魚(yú)吃小魚(yú)”的新的標識含義，因而改變了原標志的顯著(zhù)特征：

　　?示例一

　　但若注冊標識本身具有中等強度的顯著(zhù)性，在此基礎上增加的為非顯著(zhù)要素，則一般視為注冊標識的使用，而不論這些元素在視覺(jué)上是否占據主要位置。若注冊標識本身顯著(zhù)性即較弱，則其顯著(zhù)特征的改變則顯得較為容易，即使增加弱顯著(zhù)性元素，也可能不被認定為注冊標志的使用（如以下示例二中第六組）。例如：

　　?示例二

　　二、標志要素的省略

　　同標志要素的增加，標志要素的省略判斷也主要分為顯著(zhù)要素的省略和非顯著(zhù)要素的省略。就顯著(zhù)要素的省略而言，則很大可能改變標志整體的顯著(zhù)性，因此構成實(shí)質(zhì)變更。而僅在該顯著(zhù)要素因尺寸和/或位置的原因，而容易被消費者所忽略，則相應的省略可被視為原注冊標志的使用。如：

　　?示例三

　　若注冊標識本身具有中等強度的顯著(zhù)性，在此基礎上省略的為非顯著(zhù)要素或弱顯著(zhù)要素，則一般視為注冊標識的使用。但若省略的部分為主要視覺(jué)部分，或與注冊標志中其他元素有相互作用的關(guān)聯(lián)關(guān)系，則其省略可能會(huì )造成顯著(zhù)部分的實(shí)質(zhì)變更。如：

　　?示例四

　　若注冊標識本身即由較低顯著(zhù)性或缺乏顯著(zhù)性的要素組合而成，且這些要素的組合使整個(gè)標志可注冊，則省略這些要素中的一個(gè)或多個(gè)通常會(huì )實(shí)質(zhì)改變注冊標志的顯著(zhù)性。如：

　　?示例五

　　三、標志要素特征的更改

　　（一）文字商標

　　對于文字商標，標志要素特征的更改，包括字體、樣式、大小、大小寫(xiě)、顏色或位置等。一般而言，只要該字樣仍然可識別，就不會(huì )構成注冊標志顯著(zhù)特征的實(shí)質(zhì)變更。而若文字無(wú)法識別（如以下示例六第一組），或由于位置等要素的改變，導致注冊標志文字含義發(fā)生變化（如以下示例六第二組），或部分文字系由風(fēng)格化的圖形構成（如以下示例六第三、四組），則前述情形的更改將不被視為注冊標志的使用。具體情形示例如下：

　　?示例六

　　（二）圖形商標

　　對于純圖形商標而言，顯著(zhù)性來(lái)源于特定形式中的圖形要素。因此，對圖形的更改很可能會(huì )改變注冊標志的主要顯著(zhù)特征，除非它涉及的并非對標志顯著(zhù)性至關(guān)重要的特征（例如顏色，形狀等）。但若顏色系構成顯著(zhù)特征的來(lái)源（如以下示例七第二組），則顏色的改變也將視為注冊商標的實(shí)質(zhì)變更。如果純圖形商標的顯著(zhù)性很低，則即使對商標進(jìn)行很小的改動(dòng)也可能導致其顯著(zhù)性的實(shí)質(zhì)改變。

　　?示例七

　　需要留意的是，對于黑白商標和彩色商標，更換顏色（如黑白更換為彩色，或彩色更換為黑白），與國內的判斷標準稍有不同。根據本指南，顏色更改是否構成注冊標志的實(shí)質(zhì)變更，判斷標準仍主要取決于是否對注冊標志的顯著(zhù)要素構成更改，換句話(huà)說(shuō)，“顏色”是否為該注冊標志的顯著(zhù)要素。如上述示例七中第二組，指定商品為第31類(lèi)“香蕉”，因此，該注冊標志中的“粉色”為該注冊商標的主要顯著(zhù)部分，更改為其他顏色則構成實(shí)質(zhì)變更，而如上述示例七中的第一、三組，顏色并非注冊商標的主要顯著(zhù)部分，則可以在使用中更換標志的顏色。

　　（三）組合商標

　　文字和圖形的組合商標，其某個(gè)要素的更改，同上述判斷規則，亦需要考慮是否對主要顯著(zhù)部分進(jìn)行了更改。一般來(lái)說(shuō)，某要素對顯著(zhù)性的貢獻越大，對該要素的改變就越有可能改變整個(gè)注冊標志的顯著(zhù)性。

　　?示例八

　　如上述示例，注冊商標指定在第32類(lèi)礦泉水商品上，相較而言，圖形對指定商品具有一定暗示性，而顯著(zhù)性較弱。因此，文字部分“GERIVAN”為該注冊商標的主要顯著(zhù)部分。第一組中的使用標志僅是對圖形和文字的位置進(jìn)行了調整，不影響文字部分的顯著(zhù)性。而第二組的使用標志對文字進(jìn)行了拆分，形成了新的商業(yè)印象，故視為實(shí)質(zhì)變更。

　　四、各類(lèi)型要素變更的組合

　　除了上述提及的要素的增加、省略和特征更改以外，也有不少使用標志的更改系前述樣式更改的組合。此種情況下，即分別遵循上述通用規則指南的原則進(jìn)行判斷即可。指南中簡(jiǎn)單給出了幾項示例如下：

　　?示例九

　　上述指南的發(fā)布，對于歐盟商標和歐盟成員國商標的審查實(shí)踐具有重大意義，不僅商標權利人可以根據商標在使用過(guò)程中的演變，判斷是否需重新申請注冊商標，同時(shí)為權利人和審查員在異議、無(wú)效等反對程序中，審查異議人、無(wú)效申請人的基礎商標是否在指定商品上投入了有效使用，以判斷基礎商標的權利范圍，以及在撤銷(xiāo)程序中，判斷被撤銷(xiāo)商標是否在指定商品上進(jìn)行了有效使用提供了較為明確的指引。此外，其中“是否構成主要部分和顯著(zhù)特征的實(shí)質(zhì)變更”的判斷思路，亦對國內實(shí)踐具有參考價(jià)值。

　　注釋

　　【1】歐洲聯(lián)盟知識產(chǎn)權網(wǎng)（EUIPN）匯集了歐盟各國家和地區知識產(chǎn)權局，歐盟知識產(chǎn)權局，國際合作伙伴等，以在歐盟建立更強大的知識產(chǎn)權網(wǎng)絡(luò )，旨在加強歐盟知識產(chǎn)權局和歐盟各國家和地區知識產(chǎn)權局、國際合作伙伴間的合作，達成更多共識。