文/北京集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司西安分部 姚文杰
摘要：在判斷創(chuàng)造性的三步法中，是否具有技術(shù)啟示是OA答復(fù)實踐中經(jīng)常遇到的問題。由于技術(shù)啟示的判斷本身具有一定的主觀性，因此申請人和審查員經(jīng)常在是否具有技術(shù)啟示方面存在分歧。本文從代理人角度結(jié)合OA答復(fù)實踐經(jīng)驗淺談了面對類似分歧如何應(yīng)對以爭取授權(quán)的一些策略。
引言：
在發(fā)明的實質(zhì)審查中，作為專利核心內(nèi)容的創(chuàng)造性是審查員和代理人都非常關(guān)注的焦點。眾所周知，在我國，對專利創(chuàng)造性的判斷沿用的是國際上通用的三步法。在判斷創(chuàng)造性的三步法中，最接近的現(xiàn)有技術(shù)、發(fā)明的區(qū)別特征以及實際解決的技術(shù)問題的確定在實際操作時較為客觀，有實在的依據(jù)可以遵循。然而，三步法中的最后一個步驟，即判斷要求保護的發(fā)明對本領(lǐng)域的技術(shù)人員來說是否顯而易見，不可避免地帶有一定的主觀性。
根據(jù)審查指南的規(guī)定，在判斷要求保護的發(fā)明對本領(lǐng)域的技術(shù)人員來說是否顯而易見的步驟中，要確定的是現(xiàn)有技術(shù)整體上是否存在某種技術(shù)啟示，即現(xiàn)有技術(shù)中是否給出將上述區(qū)別技術(shù)特征應(yīng)用到該最接近的現(xiàn)有技術(shù)以解決其存在的技術(shù)問題的啟示，這種啟示會使本領(lǐng)域的技術(shù)人員在面對所述技術(shù)問題時，有動機改進該最接近的現(xiàn)有技術(shù)并或得要求保護的發(fā)明。
結(jié)合指南，關(guān)于技術(shù)啟示的含義并沒有直接地定義，只是給出了是否存在啟示的判斷標(biāo)準(zhǔn)：是否給出將區(qū)別技術(shù)特征應(yīng)用到最接近的現(xiàn)有技術(shù)以解決其存在的技術(shù)問題。這種判斷本身具有一定的主觀性。接下來，筆者從代理人的角度以O(shè)A答復(fù)實踐中遇到的問題為例探討對技術(shù)啟示的理解以及答復(fù)涉及技術(shù)啟示的審查意見的策略。
案例：
?案例一
專利申請涉及一種制造光電模塊的方法。審查員運用三步法判斷該專利申請的創(chuàng)造性。所確定的相對于最接近的現(xiàn)有技術(shù)的區(qū)別技術(shù)特征為：在制造過程中對光電模塊的支承件進行電激勵并進行光熱檢查，以實現(xiàn)在早期檢測可能的缺陷。審查員引用的另一篇對比文件2中公開了一種支承件中檢測缺陷位置的方法。具體地，對比文件2公開了對支承件進行電激勵并檢測可能的缺陷。也就是說，專利申請的區(qū)別技術(shù)特征被對比文件2公開。而且，審查員認為上述區(qū)別技術(shù)特征在對比文件2中所起的作用與其在本申請中所保護的技術(shù)方案為解決其技術(shù)問題所起的作用相同，都是對支承件進行電激勵以檢測缺陷，因而存在將上述區(qū)別技術(shù)特征應(yīng)用到最接近的現(xiàn)有技術(shù)以解決其存在的技術(shù)問題的啟示，即現(xiàn)有技術(shù)整體上存在技術(shù)啟示。
申請人在第一次答復(fù)中重點強調(diào)了如下內(nèi)容：（1）上述區(qū)別技術(shù)特征在本申請所起的作用是在早期檢測缺陷以提高產(chǎn)率，而對比文件2沒有涉及提高產(chǎn)率的技術(shù)問題；（2）對比文件2教導(dǎo)了電阻的測量足以實現(xiàn)質(zhì)量控制，因此本領(lǐng)域技術(shù)人員在對比文件2的教導(dǎo)下僅可能應(yīng)用電阻測量的常規(guī)質(zhì)量控制方法，而不會想到應(yīng)用上述電激勵的區(qū)別技術(shù)特征。在此，申請人的答復(fù)策略是從技術(shù)問題和對比文件2給出的教導(dǎo)出發(fā)，還原本領(lǐng)域技術(shù)人員在解決本申請的技術(shù)問題時可能應(yīng)用的技術(shù)方案。這種僅基于技術(shù)問題和技術(shù)教導(dǎo)的情境還原答復(fù)策略本身具有較強的主觀性。
接下來，審查員也采用了情境還原方法，認為在生產(chǎn)流水線上對每一環(huán)節(jié)的物件進行合格檢查以避免后續(xù)的成本和時間浪費是各領(lǐng)域的公知做法，即，認為在早期檢測缺陷以提高產(chǎn)率屬于生產(chǎn)過程中的普遍技術(shù)問題。在對比文件2公開了檢驗支承件質(zhì)量的方法的情況下，本領(lǐng)域技術(shù)人員有動機將對比文件2公開的電激勵質(zhì)量檢測方法應(yīng)用于最接近的現(xiàn)有技術(shù)以實現(xiàn)早期檢測缺陷。在此，審查員也是在技術(shù)問題和公開的技術(shù)手段的基礎(chǔ)上采用情境還原方法來判斷是否存在技術(shù)啟示，同樣具有較強的主觀性。
此時，可以發(fā)現(xiàn)，申請人和審查員由于在技術(shù)問題和技術(shù)教導(dǎo)方面的認知不同在是否具有技術(shù)啟示方面產(chǎn)生了分歧。后面答復(fù)的關(guān)鍵在于如何處理這種分歧。
在實際操作中，筆者在整體考慮對比文件2的技術(shù)背景和技術(shù)細節(jié)的基礎(chǔ)上，發(fā)現(xiàn)對比文件2實際上涉及鋰離子可充電電池中的接合多層組件的缺陷檢測，與本申請的光電模塊的支承件有所不同。進一步研究對比文件2的技術(shù)細節(jié)后發(fā)現(xiàn)：對比文件2中的多層組件本身就接有正負極，因此相對容易想到用通電方式進行電激勵來進行缺陷檢測。然而，而在本申請所屬領(lǐng)域，支承件在使用時的主要功能為支承并沒有電極，因此在進行電激勵時需要額外接電極，這對于本領(lǐng)域所述技術(shù)人員并不容易想到。在后續(xù)答復(fù)中，申請人采納了該建議，從對比文件2中的多層組件具有電極這一技術(shù)細節(jié)出發(fā)，論述了不存在技術(shù)啟示。最后審查員接受了申請人的觀點。
通過該案例可知，是否存在技術(shù)啟示的判斷本身就存在一定的主觀性。如果僅從技術(shù)問題以及技術(shù)教導(dǎo)出發(fā)，難以達成一致的觀點。這時，整體考慮技術(shù)方案，放大技術(shù)細節(jié)，從相對客觀的技術(shù)特征出發(fā)，輔以一定的邏輯分析，更容易得到審查員的認同。
?案例二
專利申請涉及一種雷達物位計系統(tǒng)。審查員運用三步法判斷該專利申請的創(chuàng)造性。所確定的相對于最接近的現(xiàn)有技術(shù)的區(qū)別技術(shù)特征為：連接結(jié)構(gòu)從屏蔽結(jié)構(gòu)徑向延伸，將屏蔽結(jié)構(gòu)電連接至罐。審查員引用了對比文件2，其涉及一種用于測定和監(jiān)測容器內(nèi)介質(zhì)的料位高度的裝置。上述區(qū)別技術(shù)特征被對比文件2公開。由于對比文件2的測量料位的裝置與本申請同屬料位測量領(lǐng)域，因此審查員認為對比文件2給出了將上述區(qū)別技術(shù)特征應(yīng)用于最接近的現(xiàn)有技術(shù)以解決其技術(shù)問題的技術(shù)啟示。
在答復(fù)中，申請人重點強調(diào)上述區(qū)別技術(shù)特征所解決的技術(shù)問題與對比文件2所旨在解決的技術(shù)問題截然不同。上述區(qū)別技術(shù)特征在本申請中所解決的技術(shù)問題是通過將來自屏蔽結(jié)構(gòu)的電磁信號引導(dǎo)至罐來提高更可靠的物位測量。而申請人通過分析對比文件2的技術(shù)細節(jié)后認為對比文件2所旨在解決的技術(shù)問題是用介電材料代替金屬以降低成本。因而，申請人認為：由于所解決的技術(shù)問題不同，不存在將區(qū)別技術(shù)特征應(yīng)用于最接近的現(xiàn)有技術(shù)的技術(shù)啟示。
審查員對此有不同看法。審查員認為對比文件2客觀上公開了上述區(qū)別技術(shù)特征，也公開了用連接件實現(xiàn)屏蔽結(jié)構(gòu)和罐體的技術(shù)手段，因此存在相應(yīng)的技術(shù)啟示。
在此，申請人和審查員關(guān)于是否存在技術(shù)啟示的分歧在于考量層次不同。申請人認為在技術(shù)問題不同的情況下，不存在應(yīng)用上述區(qū)別技術(shù)特征的技術(shù)啟示。而審查員認為技術(shù)手段的公開給出了技術(shù)啟示。然而，指南中關(guān)于判斷是否存在技術(shù)啟示的規(guī)定本身就比較模糊籠統(tǒng)，而且由于申請人和審查員的考量層次不同，因此難以評判孰是孰非，感覺都有一定道理，但結(jié)論卻截然相反。
接下來，申請人進一步限定連接件為導(dǎo)電連接件以與對比文件2中的為介電材料的連接件進行區(qū)分，在此基礎(chǔ)上，由于對比文件2沒有公開導(dǎo)電連接件，因此也就沒有相應(yīng)的技術(shù)啟示。
通過該案例可知，判斷是否有技術(shù)啟示需從整體技術(shù)特征考慮，僅基于所解決的技術(shù)問題不同不能判斷是否存在技術(shù)啟示。從不同角度判斷是否存在技術(shù)啟示可能會得到截然相反的結(jié)論。
結(jié)論：
結(jié)合上述案例分析可知，在專利審查實踐中，在是否存在技術(shù)啟示判斷本身具有模糊性和主觀性的情況下，審查員和申請人雙方都非常容易帶入主觀感覺。申請人和審查員基于不同的情境還原、不同的考量層次，可能會得到截然相反的結(jié)論。面對這類分歧，再繼續(xù)單純以技術(shù)問題、技術(shù)教導(dǎo)、技術(shù)手段以及情境還原來爭辯論述比較困難，需要仔細研究技術(shù)方案，回歸實在的技術(shù)特征，找出區(qū)別或進一步限定以產(chǎn)生區(qū)別，輔以嚴(yán)密的邏輯分析來說服審查員。