現有法律框架未明確規定外觀(guān)設計專(zhuān)利適用禁止反悔原則，筆者認為，在侵權訴訟中可以結合權利人在授權確權程序的限制性陳述，確定區別設計特征在涉案專(zhuān)利中的權重，從而防止權利人在不同程序中兩頭得利，達到禁止反悔的效果。在此通過(guò)案例略作解析。

　　案情簡(jiǎn)介

　　謝某某擁有一項名稱(chēng)“杯子（牛奶杯）”的外觀(guān)設計專(zhuān)利。他認為T(mén)公司生產(chǎn)銷(xiāo)售的一款奶茶產(chǎn)品包裝瓶侵犯其專(zhuān)利權，因此向T公司發(fā)送《律師函》，聲稱(chēng)T公司未經(jīng)授權實(shí)施謝某某享有的外觀(guān)設計專(zhuān)利，依法已經(jīng)涉嫌構成侵犯專(zhuān)利權，應當承擔相應的法律責任。

　　T公司收到此函后與謝某某進(jìn)行多次協(xié)商，但均沒(méi)能使其停止對T公司及經(jīng)銷(xiāo)商的干擾行為。之后T公司不得不于2016年4月21日委托律師回復律師函，催告謝某某停止干擾行為，盡快行使訴權。

　　謝某某以T公司在杭州銷(xiāo)售被訴侵權產(chǎn)品為由，于2016年5月向浙江省杭州市中級人民法院起訴T公司奶茶產(chǎn)品包裝瓶侵害其第ZL201430277427.7號外觀(guān)設計專(zhuān)利權。T公司針對該專(zhuān)利提起無(wú)效宣告請求，專(zhuān)利復審委根據權利人的具體陳述，作出維持涉案專(zhuān)利有效的審查決定。隨后，謝某某于2017年2月16日向法院提出撤訴申請，杭州中院據此裁定準許其撤回起訴。

　　謝某某雖然撤回了訴訟，但仍在以向地方知識產(chǎn)權局投訴經(jīng)銷(xiāo)商的方式，干擾T公司及經(jīng)銷(xiāo)商的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，而T公司的奶茶產(chǎn)品包裝瓶是否構成侵權未經(jīng)法定程序認定。為此，T公司向杭州市中級人民法院提起確認不侵權之訴，請求確認T公司奶茶產(chǎn)品包裝瓶未落入被告專(zhuān)利的保護范圍，不構成對被告專(zhuān)利權的侵犯，同時(shí)提出謝某某在無(wú)效程序中存在限制性陳述，而在侵權訴訟中不應對其限制性陳述再行反悔。 法院判定

　　該案一審、二審法院均認定被訴產(chǎn)品與涉案專(zhuān)利不近似，未落入涉案專(zhuān)利的保護范圍，二者認定的理由也基本相同：

　　1、 根據現有設計和專(zhuān)利權人在無(wú)效程序的陳述及無(wú)效決定的相關(guān)認定，確定涉案專(zhuān)利的設計特征是：杯蓋的形狀和提手環(huán)的設計；

　　2、對于權利人強調的提手環(huán)功能設計問(wèn)題，認為提手環(huán)雖然有一定的實(shí)用功能，但是提手環(huán)的形狀可以有多種設計，涉案專(zhuān)利的提手環(huán)整體上具有一定美感，消費者不僅會(huì )關(guān)注其功能，還會(huì )關(guān)注其形狀上的美感，不屬于主要由技術(shù)性功能決定的功能性設計；

　　3、將被訴產(chǎn)品與涉案專(zhuān)利的各視圖進(jìn)行比對，二者的主要區別在于被訴產(chǎn)品缺少涉案專(zhuān)利的設計特征，上述區別設計足以對被訴產(chǎn)品的整體視覺(jué)效果產(chǎn)生顯著(zhù)影響，使之與涉案專(zhuān)利在整體效果上產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性差異。根據外觀(guān)設計“整體觀(guān)察，綜合判斷”的比對原則，被訴產(chǎn)品未落入涉案專(zhuān)利的保護范圍。

　　律師觀(guān)點(diǎn)

　　在該案中主要涉及外觀(guān)設計近似性的判斷，尤其是區別設計特征的認定問(wèn)題。在區別技術(shù)特征的認定上，考慮了專(zhuān)利權人在無(wú)效階段的意見(jiàn)陳述和無(wú)效決定對此的認定。專(zhuān)利權人在侵權訴訟階段試圖推翻無(wú)效階段的意見(jiàn)陳述，法院并未予以接收。

　　外觀(guān)設計的侵權判斷，主要判斷依據是《專(zhuān)利法》第五十九條第二款和《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專(zhuān)利權糾紛案件應用法律若干問(wèn)題的解釋》第八至十一條，該司法解釋第十一條規定“人民法院認定外觀(guān)設計是否相同或者近似時(shí)，應當根據授權外觀(guān)設計、被訴侵權設計的設計特征，以外觀(guān)設計的整體視覺(jué)效果進(jìn)行綜合判斷；對于主要由技術(shù)功能決定的設計特征以及對整體視覺(jué)效果不產(chǎn)生影響的產(chǎn)品的材料、內部結構等特征，應當不予考慮。下列情形，通常對外觀(guān)設計的整體視覺(jué)效果更具有影響：（一）產(chǎn)品正常使用時(shí)容易被直接觀(guān)察到的部位相對于其他部位；（二）授權外觀(guān)設計區別于現有設計的設計特征相對于授權外觀(guān)設計的其他設計特征。被訴侵權設計與授權外觀(guān)設計在整體視覺(jué)效果上無(wú)差異的，人民法院應當認定兩者相同；在整體視覺(jué)效果上無(wú)實(shí)質(zhì)性差異的，應當認定兩者近似?！?/p>

　　該規定可以概括為：“整體觀(guān)察、綜合判斷”，以及“二排除、二要部”?！岸懦奔垂δ苄栽O計特征和非視覺(jué)設計特征排除，“二要部”即可直接觀(guān)察部位和區別設計特征是影響整體視覺(jué)效果的重要部位。

　　一、被訴產(chǎn)品是否近似首先應當根據“整體觀(guān)察、綜合判斷”原則進(jìn)行判斷

　　外觀(guān)設計近似性判斷，前提是要確定被訴產(chǎn)品與涉案專(zhuān)利產(chǎn)品二者屬于近似類(lèi)別，如果類(lèi)別不同，即使二者的形狀、圖案等外觀(guān)設計要素近似也不構成近似的外觀(guān)設計。例如，最高院在（2012）民申字第41號裁定書(shū)中認為，涉案專(zhuān)利是“餐具用貼紙（檸檬）”，被訴侵權產(chǎn)品是玻璃杯，雖然使用的外觀(guān)設計圖案近似，但二者用途不同，不屬于相同或相近種類(lèi)產(chǎn)品，不構成近似外觀(guān)設計[i]。

　　在確定被訴產(chǎn)品與涉案專(zhuān)利產(chǎn)品屬于類(lèi)別近似的產(chǎn)品后，近似性的判斷首先要判斷二者整體上是否近似。以二者整體視覺(jué)效果判斷是否存在實(shí)質(zhì)性差異，即以二者整體上的形狀、圖案或與色彩的結合是否存在視覺(jué)上的差異，而不是僅從局部細節的差別判斷二者是否整體上近似。

　　其次，近似性的判斷還要綜合考察外觀(guān)設計各個(gè)設計要素與現有設計的關(guān)系。外觀(guān)設計專(zhuān)利，主要體現為其不同于現有設計的創(chuàng )新性，在我國外觀(guān)設計專(zhuān)利制度沒(méi)有規定保護局部外觀(guān)設計的情況下，外觀(guān)設計專(zhuān)利既要保護整體創(chuàng )新的外觀(guān)設計，也要保護局部改進(jìn)的外觀(guān)設計，即類(lèi)似于保護發(fā)明、實(shí)用新型的改進(jìn)型專(zhuān)利，綜合考慮外觀(guān)設計區別于現有設計的設計特征對外觀(guān)設計專(zhuān)利的貢獻，確定其在外觀(guān)設計近似性判斷時(shí)的考察權重。因此外觀(guān)設計的整體觀(guān)察、綜合判斷不能忽略現有設計對其保護范圍的影響。筆者認為，司法解釋規定的與現有設計區別特征的重點(diǎn)考量，既是對局部改進(jìn)的外觀(guān)設計保護范圍的限制，也是對局部改進(jìn)的外觀(guān)設計專(zhuān)利所做貢獻的保護，同時(shí)也能限制權利人的不當解讀。在本案中，涉案外觀(guān)設計專(zhuān)利雖然保護的是牛奶杯整體，但是作為外觀(guān)設計主體的瓶體采用了現有設計的瓶體，因此法院認為其區別于現有設計的區別設計特征是杯蓋和提手環(huán)，其中提手環(huán)在整體上占牛奶杯空間比例雖然很小，但是在整體的視覺(jué)效果上體現的權重卻更大，因此在考量了現有設計的影響因素后，二者整體上是不近似的。

　　再次，外觀(guān)設計近似性的判斷還要排除非視覺(jué)設計特征的影響，包括功能性設計特征及不影響外觀(guān)設計的材料特征和內部設計特征。最高院（2012）行提字第14號判決書(shū)中指出，功能性設計特征的判斷標準并不在于該設計特征是否因功能或技術(shù)條件的限制而不具有可選擇性，而在于在一般消費者看來(lái)，該設計特征是否僅僅由特定功能所決定，從而不需要考慮該設計特征是否具有美感[ii]。功能性設計特征等非視覺(jué)特征在外觀(guān)設計中因其設計重點(diǎn)不在于視覺(jué)美感的設計，而是技術(shù)功能的實(shí)現，與需考慮美感的設計特征具有不同的設計維度和設計重點(diǎn)，對外觀(guān)設計的美感上的創(chuàng )新設計沒(méi)有貢獻，因此在外觀(guān)設計的近似性判斷中應不予考慮。

　　二、在區別設計特征的認定上，需要考慮在授權、確權程序中專(zhuān)利權人的意見(jiàn)陳述和審查員的官方認定，即在外觀(guān)設計專(zhuān)利侵權訴訟中同樣需要考慮禁止反悔的問(wèn)題

　　最高院在法釋?zhuān)?009）第21號第六條規定“專(zhuān)利申請人、專(zhuān)利權人在專(zhuān)利授權或者無(wú)效宣告程序中，通過(guò)對權利要求、說(shuō)明書(shū)的修改或者意見(jiàn)陳述而放棄的技術(shù)方案，權利人在侵犯專(zhuān)利權糾紛案件中又將其納入專(zhuān)利權保護范圍的，人民法院不予支持?！痹撘幎ㄊ轻槍Πl(fā)明和實(shí)用新型專(zhuān)利在授權、確權過(guò)程中權利人的限制性修改或陳述，而禁止其在侵權訴訟中反悔，從而兩頭獲利，故又稱(chēng)“禁止反悔原則”。

　　然而，禁止反悔原則是否適用于外觀(guān)設計專(zhuān)利，在該司法解釋中并未明確規定。有學(xué)者認為，禁止反悔原則實(shí)際上是對等同原則的一種限制，是等同原則之下的一個(gè)侵權判定原則，既然外觀(guān)設計侵權判定不能適用等同原則，當然也不應該適用禁止反悔原則[iii]。

　　對此筆者認為，前述司法解釋規定了“禁止反悔原則”，其目的在于禁止專(zhuān)利權人將在專(zhuān)利授權或者無(wú)效程序中通過(guò)修改或者意見(jiàn)陳述所表明的不屬于其專(zhuān)利權保護范圍的內容，在侵權訴訟中重新納入專(zhuān)利權的保護范圍，從而“兩頭得利”，損害公眾利益。因此，適用禁止反悔原則以對權利要求的保護范圍予以必要的限制，合理確定專(zhuān)利權的保護范圍，體現了專(zhuān)利法平衡專(zhuān)利權人和社會(huì )公眾利益的立法意圖。然而，專(zhuān)利權人在專(zhuān)利授權、確權程序中所作的限制性陳述，縮小了涉案專(zhuān)利的保護范圍以維護專(zhuān)利權利的穩定性，而在侵權訴訟中又將放棄的保護范圍重新納入涉案專(zhuān)利保護范圍的情況，不僅在發(fā)明、實(shí)用新型專(zhuān)利侵權訴訟中存在，在外觀(guān)設計專(zhuān)利侵權訴訟中同樣存在。

　　如本案所涉專(zhuān)利，在無(wú)效程序中，在與現有設計比對時(shí)，權利人主張涉案專(zhuān)利設計要點(diǎn)及與現有設計的區別主要體現在杯蓋和提手環(huán)上，而上述部分為一般消費者所關(guān)注，會(huì )對杯子的整體視覺(jué)效果產(chǎn)生顯著(zhù)影響，復審委的無(wú)效審查決定對此也予以確認，從而維持了涉案專(zhuān)利有效。然而在侵權訴訟中，權利人又主張被訴產(chǎn)品與涉案專(zhuān)利的區別僅在提手環(huán)的有無(wú)，而提手環(huán)在整體中所占比例較小，對整體視覺(jué)效果影響較小，且帶有一定的功能性，因而被訴產(chǎn)品與涉案專(zhuān)利近似。權利人兩頭得利意圖明顯，導致社會(huì )公眾對涉案專(zhuān)利保護范圍信賴(lài)利益的喪失。

　　筆者認為，在外觀(guān)設計專(zhuān)利侵權判定中雖然不存在等同侵權的判定，但是存在相同、相近似的判定。相近似判定包括與外觀(guān)設計專(zhuān)利實(shí)質(zhì)相同或相似的判定，二者實(shí)際上相當于外觀(guān)設計相同侵權判定基礎上保護范圍的外延，比照發(fā)明、實(shí)用新型等同侵權的判定，近似性的判定類(lèi)似于等同侵權的判定。而且如前所述，在實(shí)踐中也存在外觀(guān)設計專(zhuān)利權人兩頭得利的操作，存在對公眾利益損害事實(shí)，有必要對這種不當行為予以規制。

　　在本案的一審和二審判決書(shū)中，雖然沒(méi)有明確適用禁止反悔原則確定涉案專(zhuān)利的保護范圍，但是在確定涉案專(zhuān)利的保護范圍和相對于現有設計的區別設計特征時(shí)，確實(shí)考慮了權利人關(guān)于涉案專(zhuān)利的限制性陳述，將權利人在無(wú)效程序中強調的與現有設計相區別的設計特征予以重點(diǎn)考量，并依據被訴產(chǎn)品不具有該區別設計特征，做出被訴侵權產(chǎn)品未落入涉案專(zhuān)利的保護范圍的認定。

　　該判決也給我們一定的啟發(fā)：在現有的法律框架沒(méi)有明確規定外觀(guān)設計專(zhuān)利適用禁止反悔原則的情況下，在侵權訴訟中結合法釋?zhuān)?009）21號第11條的規定，在確定涉案專(zhuān)利與現有設計的區別設計特征時(shí)，可以結合權利人在授權、確權程序的限制性陳述，確定區別設計特征在涉案專(zhuān)利中權重，從而實(shí)質(zhì)性防止權利人在不同程序中兩頭得利，達到與適用禁止反悔原則同樣的效果。

　　參考文獻：

　　[i] 最高人民法院（2012）民申字第41號裁定書(shū)。

　　[ii] 最高人民法院（2012）行提字第14號判決書(shū)。

　　[iii] 程永順“淺議外觀(guān)設計侵權判定”，《知識產(chǎn)權》2004年第3期。