文/北京集佳知識產(chǎn)權代理有限公司 鄭海洋

　　摘要：現行司法解釋建立了“先行裁駁，另行起訴”制度以節約司法資源，提高專(zhuān)利侵權訴訟的審理效率。專(zhuān)利被國家知識產(chǎn)權局宣告無(wú)效之后，審理專(zhuān)利侵權糾紛的法院可以從程序上裁定駁回起訴。但在此情況下，被控侵權方是否能夠提起確認不侵權之訴呢？本文中，筆者將圍繞該問(wèn)題，結合最高人民法院的判決，嘗試對此進(jìn)行探討。

　　關(guān)鍵詞：專(zhuān)利侵權訴訟，先行裁駁制度，確認不侵權之訴，專(zhuān)利無(wú)效的生效時(shí)間

　　“先行裁駁、另行起訴”制度【1】是指，在專(zhuān)利侵權民事訴訟中，在國家知識產(chǎn)權局作出宣告專(zhuān)利權無(wú)效的決定之后，審理專(zhuān)利侵權糾紛的法院可以從程序上裁定駁回起訴，無(wú)需等待行政訴訟的最終結果，并通過(guò)“另行起訴”給權利人以司法救濟途徑。這種制度有利于平衡雙方當事人的利益關(guān)系，提高專(zhuān)利侵權訴訟的審理效率，盡可能緩解專(zhuān)利訴訟審理周期較長(cháng)對當事人的不利影響。但是該制度并沒(méi)有也不可能從根本上解決相關(guān)專(zhuān)利侵權糾紛，專(zhuān)利權人依然可以采用多種手段(例如發(fā)送警告信、律師函等)要求相對方停止侵權，進(jìn)而影響相對方的商業(yè)行為。此等情況下，被控侵權方是否能夠提起確認不侵權之訴呢？最高人民法院在(2020)最高法知民終225號判決中給出了肯定的答案。

　　一、基本案情

　　某專(zhuān)利權人用涉案專(zhuān)利向北京市知識產(chǎn)權局投訴他人侵害其專(zhuān)利權。在該投訴案件的處理過(guò)程中，涉案專(zhuān)利被國家知識產(chǎn)權局宣告其權利要求全部無(wú)效。張某不服提起了行政訴訟，稱(chēng)其堅信無(wú)效決定將很快被北京知識產(chǎn)權法院撤銷(xiāo)，并且以國家知識產(chǎn)權局網(wǎng)站顯示涉案專(zhuān)利狀態(tài)為專(zhuān)利權維持為由，在某銀行處于上市關(guān)鍵階段的時(shí)期，向銀行發(fā)送侵權警告函，要求支付高額涉案專(zhuān)利許可費，并威脅如果該銀行不繳納相關(guān)專(zhuān)利使用許可費，將采取進(jìn)一步措施，包括但不限于向證監會(huì )投訴、訴諸法律追索侵權賠償、向蘋(píng)果公司投訴要求侵權App下架，以及向專(zhuān)利主管部門(mén)申請專(zhuān)利侵權行政查處等。其后，因張某多次投訴，導致該銀行App從蘋(píng)果應用商店下架，給銀行的商譽(yù)和公司經(jīng)營(yíng)造成了巨大影響。

　　據此，該銀行向廣州知識產(chǎn)權法院提起確認不侵害專(zhuān)利權之訴。隨后廣州知識產(chǎn)權法院以涉案專(zhuān)利已被宣告全部無(wú)效，且宣告無(wú)效的專(zhuān)利權視為自始即不存在認定起訴不符合法定的受理條件。因此裁定對起訴不予受理。該銀行不服，向最高人民法院提起上訴。最高人民法院撤銷(xiāo)了一審裁定，并指令廣州知識產(chǎn)權法院立案受理。

　　二、兩級法院裁判要旨

　　原審法院認為：本案為確認不侵害專(zhuān)利權糾紛，是相關(guān)民事主體主動(dòng)行使訴訟權利，請求法院確認其有關(guān)行為不侵犯他人知識產(chǎn)權的訴訟，目的是排除其是否侵犯他人知識產(chǎn)權處于不確定狀態(tài)的干擾。在某銀行提起本案訴訟前，涉案專(zhuān)利已被宣告全部無(wú)效。該決定一經(jīng)作出即生效，至于其是否處在行政訴訟過(guò)程中，并不影響其效力。又根據專(zhuān)利法第四十七條第一款規定，宣告無(wú)效的專(zhuān)利權視為自始即不存在。故在涉案專(zhuān)利已在先被宣告全部無(wú)效的情況下，該銀行提出確認其不侵害涉案專(zhuān)利權的訴訟請求缺乏事實(shí)基礎。故其起訴不符合法定的受理條件。因此裁定對該起訴不予受理。

　　二審法院最高人民法院認為本案爭議焦點(diǎn)為兩個(gè)問(wèn)題：(一)該銀行的起訴是否符合確認不侵害專(zhuān)利權糾紛之訴的條件；(二)宣告專(zhuān)利權無(wú)效的審查決定是否導致該銀行喪失訴權。

　　對于前者，該銀行已經(jīng)向專(zhuān)利權人正式發(fā)出催告函，專(zhuān)利權人至今為止仍未撤回警告也不提起侵權訴訟，已經(jīng)滿(mǎn)足《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專(zhuān)利權糾紛案件應用法律若干問(wèn)題的解釋》第十八條規定的收到專(zhuān)利權人警告且專(zhuān)利權人經(jīng)催告后未撤回警告也不行使訴權的兩項起訴條件。雖然某銀行向原審法院起訴時(shí)尚未滿(mǎn)足書(shū)面催告的期間條件，但由于原審法院未以不符合期間條件為由裁定不予受理，而本案因其他爭議問(wèn)題已進(jìn)入上訴階段，如果僅以不符合期間條件為由對本案不予受理，無(wú)疑將導致程序空轉，徒增當事人訟累，亦不利于實(shí)質(zhì)解決糾紛，故本院結合本案二審中該銀行起訴已符合期間條件的事實(shí)，認定其起訴符合確認不侵害專(zhuān)利權糾紛之訴的法定條件。

　　而對于后者，專(zhuān)利權無(wú)效宣告請求審查決定并非一經(jīng)作出即發(fā)生法律效力，而須待法律規定的起訴期限屆滿(mǎn)當事人未提起訴訟或者維持該決定的裁判生效時(shí)，該決定方可發(fā)生法律效力。因此，在宣告專(zhuān)利權無(wú)效的審查決定未生效的情況下，其不能產(chǎn)生否定專(zhuān)利權有效性的效力，權利人發(fā)送的侵權警告仍然有權利基礎。相應地，被警告人亦可以在符合法定條件的情況下提起確認不侵害專(zhuān)利權之訴，以消除因收到侵權警告而產(chǎn)生的不安狀態(tài)。

　　綜上所述，該銀行的起訴符合確認不侵害專(zhuān)利權糾紛之訴的法定條件，原審法院應予受理。

　　三、案件關(guān)鍵點(diǎn)簡(jiǎn)析

　　本案中，最高人民法院論述了專(zhuān)利權被無(wú)效宣告、先行裁駁制度和確認不侵權之訴之間的關(guān)系。

　　首先，專(zhuān)利權無(wú)效宣告請求審查決定并非一經(jīng)作出即發(fā)生法律效力。

　　專(zhuān)利法第四十六條第一款規定：“專(zhuān)利復審委員會(huì )對宣告專(zhuān)利權無(wú)效的請求應當及時(shí)審查和作出決定，并通知請求人和專(zhuān)利權人。宣告專(zhuān)利權無(wú)效的決定，由國務(wù)院專(zhuān)利行政部門(mén)登記和公告?！痹摋l文并未明確規定專(zhuān)利權無(wú)效宣告請求審查決定之生效時(shí)點(diǎn)。無(wú)論是在我國行政法律規范還是專(zhuān)利法律規范中，均無(wú)確定專(zhuān)利權無(wú)效宣告請求審查決定生效時(shí)點(diǎn)的直接依據。因此，專(zhuān)利權無(wú)效宣告請求審查決定的生效時(shí)點(diǎn)應當根據專(zhuān)利權的特殊性質(zhì)以及專(zhuān)利授權確權行為之目的進(jìn)行判斷。專(zhuān)利權是一種需經(jīng)有權機關(guān)授予的無(wú)形財產(chǎn)權。專(zhuān)利授權確權行為作為取得和保持專(zhuān)利權的程序，會(huì )導致專(zhuān)有權的確立和喪失，故其目的在于判斷發(fā)明創(chuàng )造是否應受到專(zhuān)有權的保護，而非采取行政強制措施或賦予執行力。只有在行政相對人及利害關(guān)系人對行政決定放棄救濟權利或救濟權利用盡時(shí)，專(zhuān)利權無(wú)效宣告請求審查決定才具有不可爭力，此時(shí)專(zhuān)利權有效與否才能處于終局性的確定狀態(tài)。而我國的專(zhuān)利授權確權程序包括司法救濟程序。當事人不服專(zhuān)利權無(wú)效宣告請求審查決定，可以提起司法救濟程序。司法救濟程序的結果會(huì )影響專(zhuān)利權法律狀態(tài)的確定，是專(zhuān)利授權確權行為在司法領(lǐng)域的評判程序。因此，僅在專(zhuān)利法規定的上述起訴期限屆滿(mǎn)當事人未提起訴訟或者維持審查決定的司法裁判發(fā)生法律效力時(shí)，專(zhuān)利授權確權程序才在真正意義上結束，行政相對人及利害關(guān)系人負有不得再行爭訟的義務(wù)。專(zhuān)利權無(wú)效宣告請求審查決定此時(shí)才具有不可爭力，故應以此時(shí)點(diǎn)作為生效時(shí)點(diǎn)。

　　其次，宣告專(zhuān)利權無(wú)效的審查決定未生效時(shí)，被警告人可以提起確認不侵權之訴。

　　如上所述，專(zhuān)利權無(wú)效宣告請求審查決定并非作出即生效，而是在起訴期限屆滿(mǎn)或司法裁判生效時(shí)才生效。本案中張某已向北京知識產(chǎn)權法院提起行政訴訟，宣告專(zhuān)利權無(wú)效的審查決定尚未生效，某銀行作為被警告人有權提起確認不侵害專(zhuān)利權之訴。

　　最后，“先行裁駁”制度并不適用于確認不侵害專(zhuān)利權之訴。

　　實(shí)踐中容易引起混淆的問(wèn)題是“先行裁駁”是否適用于確認不侵害專(zhuān)利權之訴。最高人民法院認為，該條規定人民法院可以“先行裁駁、另行起訴”，旨在提高專(zhuān)利侵權糾紛案件的審理效率，盡可能緩解審理周期較長(cháng)的影響，其僅適用于司法解釋規定的專(zhuān)利權人提起的侵權之訴。被警告人提起的確認不侵害專(zhuān)利權之訴，目的在于消除被警告人因專(zhuān)利權人發(fā)出的侵權警告而所處的不安狀態(tài)。兩者制度目的不同，因此司法解釋該條規定的“先行裁駁、另行起訴”不構成被警告人提起確認不侵害專(zhuān)利權之訴的障礙。

　　四、進(jìn)一步的探討

　　最高人民法院支持了專(zhuān)利被宣告無(wú)效之后被警告人可以提起確認不侵害專(zhuān)利權之訴，對被警告人正常開(kāi)展商業(yè)行為無(wú)疑是有利的。正如判決所指出的，如法院經(jīng)審理認定被警告人的行為不構成侵害專(zhuān)利權，可徑行作出確認不侵權的判決；如法院經(jīng)審理認定被警告人的行為構成侵害專(zhuān)利權，為避免訴訟結果反復，可以中止審理。但對于后者的情況，筆者認為從制度層面依然沒(méi)有為被警告人提供充分的救濟。

　　眾所周知，我國專(zhuān)利行權和確權實(shí)行民行二元體制，在專(zhuān)利權被宣告無(wú)效并進(jìn)入行政訴訟之后，由于法院案件量巨大，訴訟往往會(huì )持續 2-4 年不等，如果再考慮到二審程序、再審程序以及涉外因素，案件可能拖延十余年不止。在此期間，如果案件只是中止審理，專(zhuān)利權人仍可以以被宣告無(wú)效的專(zhuān)利權發(fā)送侵權警告、提起投訴，則被警告人、被投訴人商業(yè)利益不可能不遭受損失(例如影響產(chǎn)品生產(chǎn)銷(xiāo)售，喪失交易機會(huì )，阻礙上市進(jìn)程，又如本案App被下架影響用戶(hù)體驗進(jìn)而損失用戶(hù)等)。這種損失可能是巨大的。但一方面，因缺乏相關(guān)民事案由以及未來(lái)專(zhuān)利權有被恢復的理論可能性，被警告人、被投訴人亦無(wú)法提起“因惡意提起知識產(chǎn)權訴訟損害責任糾紛”等訴訟，被警告人、被投訴人沒(méi)有任何可以獲得救濟的制度渠道；另一方面，被警告人、被投訴人也難以取證證明其損失。即使被警告人、被投訴人將專(zhuān)利權全部無(wú)效，亦不能正常開(kāi)展商業(yè)行為。以不穩定之權利基礎，造成他人不可救濟之利益損失，難言合理。

　　對此，筆者建議，應當對已經(jīng)被宣告無(wú)效(但決定尚未生效)的專(zhuān)利權的行使加以限制，責令專(zhuān)利權人在專(zhuān)利權被正式恢復前暫停行使權利，例如可以由法院發(fā)出附條件(例如被警告人、被投訴人提供擔保、承諾等)的禁令或行為保全。當然，具體形式仍有待探討。原因有三：一者，被警告人、被投訴人損失的必然性與專(zhuān)利權被恢復的低可能性相比，被警告人、被投訴人更應得到救濟。誠然，被宣告無(wú)效的專(zhuān)利依然有被恢復的理論可能性，如果不允許專(zhuān)利權人以警告函等形式維權，可能造成經(jīng)濟損失。但實(shí)踐表明，在行政訴訟中，無(wú)效決定被翻案的可能性很低，以筆者的經(jīng)驗，不高于15%。而相對地，被警告人、被投訴人的損失無(wú)以避免，否則專(zhuān)利權人也沒(méi)有必要發(fā)出警告、提起投訴。二者，被警告人、被投訴人的損失(無(wú)論是直接還是間接經(jīng)濟損失)難以舉證證明；與之相比，專(zhuān)利權人雖然也有一定的舉證難度，但其舉證證明難度要相對低；且鑒于可以要求被警告人、被投訴人提供擔?；蛳嚓P(guān)承諾等，專(zhuān)利權人獲得賠償的成本還可進(jìn)一步降低。允許被警告人、被投訴人在宣告專(zhuān)利無(wú)效后可正常開(kāi)展其商業(yè)行為，更有利于促進(jìn)市場(chǎng)繁榮和經(jīng)濟發(fā)展，兩害相權應取其輕。三者，法律講究舉重以明輕，既然“先行裁駁”制度已經(jīng)表示了對被宣告無(wú)效專(zhuān)利權的權利行使的否定態(tài)度，則更不應鼓勵專(zhuān)利權人在司法途徑外行使權利，或者至少相對方應該有被救濟的途徑。

　　注釋

　　【1】見(jiàn)《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專(zhuān)利權糾紛案件應用法律若干問(wèn)題的解釋(二)》第二條：“權利人在專(zhuān)利侵權訴訟中主張的權利要求被專(zhuān)利復審委員會(huì )宣告無(wú)效的，審理侵犯專(zhuān)利權糾紛案件的人民法院可以裁定駁回權利人基于該無(wú)效權利要求的起訴。有證據證明宣告上述權利要求無(wú)效的決定被生效的行政判決撤銷(xiāo)的，權利人可以另行起訴”。