文/北京集佳知識產(chǎn)權代理有限公司 李兵

　　筆者在商標代理工作中經(jīng)常會(huì )遇到商標注冊申請人咨詢(xún)該在哪些類(lèi)別尋求商標注冊以保護其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為，或者當名下注冊商標被他人提起撤銷(xiāo)三年不使用申請時(shí)詢(xún)問(wèn)其商標使用行為是否被認為是在指定的商品或者服務(wù)上的使用。這類(lèi)問(wèn)題看似簡(jiǎn)單，因為《類(lèi)似商品和服務(wù)區分表》，也就是我們常說(shuō)的商標注冊分類(lèi)表，明確劃分了四十五個(gè)類(lèi)別，每個(gè)類(lèi)別也劃定了各自的商品和服務(wù)項目。但是書(shū)本與實(shí)踐往往咫尺鴻溝，分類(lèi)表中的商品或者服務(wù)放到具體的商標使用中來(lái)做判斷時(shí)，往往還是引起注冊申請人甚至是從業(yè)者的困惑。

　　我們談商標使用的劃類(lèi)，首先要明確的就是什么時(shí)候需要注冊商標以及什么叫做商標的使用。《商標法》第四條規定，“自然人、法人或者其他組織在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，對其商品或者服務(wù)需要取得商標專(zhuān)用權的，應當向商標局申請商標注冊?！?，顯而易見(jiàn)注冊商標的目的就是滿(mǎn)足申請人所從事的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的需要。同時(shí)，《商標法》第四十八條規定，“本法所稱(chēng)商標的使用，是指將商標用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書(shū)上，或者將商標用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動(dòng)中，用于識別商品來(lái)源的行為”，這里通過(guò)列舉的方式明示出了商標使用的具體形式，同時(shí)明確了這些使用是為了識別商品（服務(wù)）的來(lái)源。綜合上述兩法條的規定，我們在對商標使用行為進(jìn)行類(lèi)別判定時(shí)，主要就是要看申請人使用商標從事的是什么生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)以及各種形式的商標使用所實(shí)現的識別效果。包裝、容器、商品交易文書(shū)也好，廣告宣傳、展覽及其他商業(yè)活動(dòng)也罷，都是商標使用的具體形式，是讓消費者等相關(guān)公眾在尋求某種商品或者服務(wù)時(shí)用以識別其來(lái)源的媒介。

　　在此，筆者結合一些代理實(shí)踐中遇到的具體情形進(jìn)一步討論一下商標使用的類(lèi)別判定問(wèn)題。

　　情形一 某服裝企業(yè)第16類(lèi)注冊商標撤三案

　　某服裝企業(yè)在第16類(lèi)的“紙張（文具）、信封（文具）、印刷品”等商品上注冊了商標，后被他人提起撤三。在撤三程序中商標所有人提供的使用證據材料主要包括1、印有該商標的信紙，主要供其公司和門(mén)店辦公之用，上面體現了年份信息；2、印有該商標的信封，主要供其公司和門(mén)店辦公之用，也會(huì )在寄信和裝票據等情況下提供給客戶(hù)和消費者，信封背面有印刷日期和信封生產(chǎn)廠(chǎng)商等信息；3、印有該商標的手提紙袋、易拉寶、海報等，用于其門(mén)店服裝銷(xiāo)售時(shí)使用，可通過(guò)其它關(guān)聯(lián)證據證明使用日期。

　　如果我們只從表面上看，上述證據材料看似完整地證明了該商標在“紙張（文具）、信封（文具）、印刷品”等商品上使用，使用人、商標、商品和使用時(shí)間等核心證明要素都具備。但是，事實(shí)可能并非如此。商標所有人做的業(yè)務(wù)是服裝生產(chǎn)和銷(xiāo)售，這就是他們從事的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。經(jīng)銷(xiāo)商跟他們合作是為了尋求該品牌服裝的供應，消費者進(jìn)入其門(mén)店是為了購買(mǎi)服裝產(chǎn)品，絕不會(huì )尋求或者認為該商標所有人還提供第16類(lèi)上的這些商品。也就是說(shuō)，上述使用行為中的商標發(fā)揮的識別作用是在服裝上，實(shí)現的識別效果也只會(huì )發(fā)生在服裝上。信紙、信封、手提紙袋、易拉寶、海報等等都是為了公司的服裝業(yè)務(wù)運轉和銷(xiāo)售業(yè)務(wù)開(kāi)展而產(chǎn)生的，可以被看作是該商標在服裝上進(jìn)行使用的具體形式，即《商標法》中明示的包裝、交易文書(shū)、宣傳等，但不能是被視為是在第16類(lèi)相關(guān)商品上進(jìn)行使用。

　　換個(gè)角度來(lái)說(shuō)，如果上述使用行為被認為是在第16類(lèi)指定商品上進(jìn)行的使用，那么幾乎每個(gè)服裝企業(yè)，甚至是每個(gè)實(shí)體生產(chǎn)銷(xiāo)售企業(yè)，都需要在第16類(lèi)上注冊商標了，這顯然不符合《商標法》立法本意和現實(shí)情況。

　　情形二 某箱包生產(chǎn)商第35類(lèi)注冊商標撤三案

　　某箱包生產(chǎn)商在第35類(lèi)的“廣告、替他人推銷(xiāo)”等服務(wù)上注冊了商標，后被他人提起撤三。在撤三程序中商標所有人提供的使用證據材料主要包括1、其與一些報刊雜志和互聯(lián)網(wǎng)媒體簽訂的廣告協(xié)議、發(fā)票以及發(fā)布的廣告內容等，這些材料可以形成證據鏈證明是與使用該商標的箱包商品有關(guān)且顯示了時(shí)間；2、該所有人在其線(xiàn)下專(zhuān)賣(mài)店招牌、店內裝飾、宣傳彩頁(yè)等以及線(xiàn)上專(zhuān)賣(mài)店網(wǎng)頁(yè)上使用該商標的證明材料，且證明了使用時(shí)間。

　　同樣，單從證據材料上看，好像商標所有人確實(shí)證明該商標使用在了廣告上，而且其銷(xiāo)售行為中也確實(shí)使用了該商標。但是，顯而易見(jiàn)，這個(gè)商標所有人從事的是箱包業(yè)務(wù)。這些廣告是他們委托媒體發(fā)布出來(lái)用于宣傳其箱包產(chǎn)品的，而這些線(xiàn)上線(xiàn)下專(zhuān)賣(mài)店使用該商標也是為了吸引消費者前來(lái)購買(mǎi)他們自有品牌的箱包。 所以，這些使用行為都應被看作是該商標在第18類(lèi)箱包商品上面的使用，而絕非在第35類(lèi)的使用。

　　這里就不得不談到一個(gè)關(guān)于第35類(lèi)注冊的重要誤區。多年以來(lái)，第35類(lèi)一直在商標注冊類(lèi)別中占據著(zhù)極其重要的地位，從來(lái)都是申請的熱門(mén)類(lèi)別。很多企業(yè)認為或者被一些宣傳引導從而認為只要需要進(jìn)行產(chǎn)品或者服務(wù)的廣告宣傳或者銷(xiāo)售就要在第35類(lèi)進(jìn)行注冊。其實(shí)這是錯誤的看法。第35類(lèi)包括的“廣告”是指從事廣告業(yè)務(wù)的公司為其它商品或者服務(wù)提供的服務(wù)，以起到向公眾宣傳這些商品或者服務(wù)的目的。企業(yè)花錢(qián)為自己的商品在媒體上投放廣告的行為是為自己的商品進(jìn)行的宣傳，是對其商標在自己生產(chǎn)的商品上的使用，而非在第35類(lèi)“廣告”服務(wù)上面的使用。

　　“替他人推銷(xiāo)”這項服務(wù)引起的誤解和爭議就更大了，說(shuō)它是整個(gè)分類(lèi)表中被討論最多的一個(gè)項目也不為過(guò)。圍繞它的討論話(huà)題之中最熱門(mén)一個(gè)就是超市、零售行業(yè)的商標使用是否可以被認為是在“替他人推銷(xiāo)”這一服務(wù)上的使用。這一點(diǎn)不是我們今天這個(gè)情形或者本文主題所討論的對象，所以筆者在此不做展開(kāi)。筆者要提示的是，一般的生產(chǎn)銷(xiāo)售企業(yè)，如上述情形中的箱包品牌商，并不需要在第35類(lèi)“替他人推銷(xiāo)”這一服務(wù)項目上注冊商標才可以使用該商標進(jìn)行品牌推廣和銷(xiāo)售活動(dòng)，而只需要在主營(yíng)業(yè)務(wù)，如本案的箱包，上面注冊商標即可。

　　當然，從避免市場(chǎng)混淆和防御的角度來(lái)看，這些生產(chǎn)銷(xiāo)售企業(yè)尋求第35類(lèi)的注冊也是有現實(shí)意義的，只不過(guò)需要理性看待第35類(lèi)的保護價(jià)值。

　　情形三 某體育用品公司第41類(lèi)注冊商標撤三案

　　某體育用品公司在第41類(lèi)的“組織體育比賽、提供體育設施”等服務(wù)上注冊了商標，后被他人提起撤三。在撤三程序中商標所有人提供的使用證據材料主要包括1、其冠名并贊助其他一些企業(yè)和培訓機構舉辦的體育比賽的合同、發(fā)票和比賽照片等，部分證據上顯示了商標和具體的時(shí)間；2、一些學(xué)校、健身房等向其采購體育用品的合同、發(fā)票和發(fā)貨單據等，這些體育用品顯示了該商標，且證據材料顯示了具體時(shí)間；3、一些體育賽事使用其贊助或者銷(xiāo)售的帶有該商標的體育用品的協(xié)議、照片等，使用時(shí)間無(wú)誤。

　　首先我們來(lái)看商標所有人從事的業(yè)務(wù)，顯然他們是一家生產(chǎn)和銷(xiāo)售體育用品的公司（相同的商標也被該公司注冊在第28類(lèi)的體育用品上面）。接下來(lái)我們分析一下該公司提供的證據材料中的使用行為產(chǎn)生了什么樣的識別效果。第一組是其冠名并贊助體育比賽的證據，而且他們提供的證據材料中的照片還顯示了“某某杯乒乓球友誼賽”（“某某”就是案例中的注冊商標），但是這種使用可以被看作是在“組織體育比賽”上進(jìn)行的使用嗎？答案恐怕是否定的。因為其冠名和贊助這些比賽的目的是宣傳其體育用品品牌，也就是在第28類(lèi)上注冊的那枚商標，參賽人員和觀(guān)眾得到的宣傳效果也在其主營(yíng)商品上。賽事真正的組織方是被其贊助的那些企業(yè)和培訓機構或者這些企業(yè)和培訓機構所委托的賽事組織方。

　　第二和第三組證據也是如此。表面上看，商標所有人確實(shí)向學(xué)校、健身房以及一些體育賽事提供了體育用品和設施，但是這本質(zhì)上還是一種商品銷(xiāo)售或者贊助行為，而非從事體育服務(wù)活動(dòng)。因此，這仍舊是商標所有人對其第28類(lèi)體育用品等項目上的注冊商標的使用。

　　作為一家體育用品公司，“組織體育比賽、提供體育設施”等服務(wù)確實(shí)與其主營(yíng)業(yè)務(wù)存在一定的關(guān)聯(lián)關(guān)系，所以防御性注冊無(wú)可厚非，但是同時(shí)商標所有人也要承擔商標有可能被撤三的風(fēng)險。

　　結語(yǔ)

　　在制定商標注冊保護策略時(shí)，商標使用的類(lèi)別判定是個(gè)繞不開(kāi)的核心問(wèn)題。做類(lèi)別判定時(shí)，要把握好提供的商品或者服務(wù)的本質(zhì)，區分好使用形式和使用對象，認識好識別目的和識別效果，這樣才能不盲目地進(jìn)行商標注冊申請并知悉注冊申請可以帶給申請人的價(jià)值和存在的風(fēng)險。