文/北京市集佳律師事務(wù)所 張亞洲

　　導語(yǔ)  美國的專(zhuān)利制度，尤其是專(zhuān)利無(wú)效程序，體系復雜，特色鮮明?，F將與美國專(zhuān)利無(wú)效程序有關(guān)的情況介紹如下，以供參考（*注：以下介紹不包括原已有且現仍有效的Ex Parte Reexamination EPR程序）。

　　一、美國專(zhuān)利無(wú)效的途徑

　　2011年9月, 美國頒布了America Invents Act（《美國發(fā)明法》，以下簡(jiǎn)稱(chēng)AIA) , 這是美國近六十年來(lái)最重要的專(zhuān)利法修正案，該法對專(zhuān)利授權后的無(wú)效制度進(jìn)行了大幅修改。目前，美國專(zhuān)利無(wú)效大體分為行政途徑、司法途徑和準司法途徑這三種。

　　1、行政途徑。AIA修改和新增了三種無(wú)效（復議）程序，分別是Inter Partes Review (簡(jiǎn)稱(chēng)IPR)，Covered Business Method Review (簡(jiǎn)稱(chēng)CBMR)，和Post-Grant Review (簡(jiǎn)稱(chēng)PGR)，由于找不出妥帖的與之對應的中文翻譯，故下文均以簡(jiǎn)稱(chēng)特指對應的程序。

　　2、司法途徑。指被控侵權人向聯(lián)邦地區法院提起無(wú)效（*注：與專(zhuān)利侵權有關(guān)的案件系exclusive jurisdiction ，故此類(lèi)案件初審均應由聯(lián)邦地區法院行使管轄權），然后由該法院判斷主張權利的專(zhuān)利的有效性。

　　3、準司法途徑。指被請求人（被控侵權人）向美國國際貿易委員會(huì )（International Trade Commission，以下簡(jiǎn)稱(chēng)ITC）提起無(wú)效，由ITC判斷主張權利的專(zhuān)利的有效性。

　　二、通過(guò)行政途徑提起無(wú)效（復議）

　　1、新的IPR程序實(shí)施后，申請人針對已授權專(zhuān)利均可提起IPR程序挑戰其有效性。但需要注意的是，IPR程序可以以授權專(zhuān)利缺少35 U.S.C § 102條規定的新穎性、35 U.S.C § 103條規定的非顯而易見(jiàn)性為由提起無(wú)效，其中現有技術(shù)的證據類(lèi)型應只限于在先專(zhuān)利和公開(kāi)出版物這兩種情形。另外，IPR程序只能在專(zhuān)利授權日起9個(gè)月后或在PGR程序結束后提起（以下第2點(diǎn)會(huì )介紹PGR）。

　　2、新的PGR程序實(shí)施后，申請人針對已授權的專(zhuān)利可提起PGR程序挑戰其有效性。與IPR程序不同的是，PGR大大擴充了提起無(wú)效的理由和證據類(lèi)型，除了以授權專(zhuān)利缺乏新穎性、非顯而易見(jiàn)性為由提起無(wú)效外，申請人還可以以授權專(zhuān)利違反了35 U.S.C § 101條規定的可專(zhuān)利性主題問(wèn)題、35 U.S.C § 112條規定的說(shuō)明書(shū)等問(wèn)題提起無(wú)效，此外，證據類(lèi)型除了在先專(zhuān)利和公開(kāi)出版物外，也可以提交銷(xiāo)售、公開(kāi)使用、在先申請（未公開(kāi)）、專(zhuān)利不可實(shí)施等在內的任何證據。另外，與IPR程序不同的是，PGR只能在專(zhuān)利授權日起9個(gè)月內提起。

　　3、CBMR一般只針對商業(yè)方法專(zhuān)利。基于CBMR提起無(wú)效的理由和證據類(lèi)型與PGR相同，與PGR不同而與IPR相同的是提起的時(shí)間，即，申請人只能在專(zhuān)利授權日起9個(gè)月后或在PGR程序結束后提起。

　　4、基于IPR、PGR和CBMR三種途徑發(fā)起的無(wú)效（復議），均應向Patent Trial and Appeal Board (專(zhuān)利審判及上訴委員會(huì )，PTAB)提出，通常PTAB的三個(gè)專(zhuān)利法官（審查員，Administrative Patent Judge）會(huì )組成APJ審查組負責審理并裁決。各方對于PTAB的裁決不服，可以向The United States Court of Appeals for the Federal Circuit（聯(lián)邦巡回上訴法院，CAFC）提起訴訟，對于CAFC判決不服，還可向美國聯(lián)邦最高法院上訴。在此需要注意的是：

　?。?）PTAB類(lèi)似于我國的原專(zhuān)利復審委員會(huì )（PRB），現國家知識產(chǎn)權局專(zhuān)利局復審和無(wú)效審理部，專(zhuān)職審查專(zhuān)利無(wú)效事務(wù)；

　?。?）CAFC審理的基于IPR、PGR和CBMR程序產(chǎn)生的無(wú)效案件衍生的訴訟類(lèi)似與北京知識產(chǎn)權法院審理的涉及專(zhuān)利無(wú)效的行政訴訟，系專(zhuān)屬管轄；

　?。?）美國聯(lián)邦最高法院審理的源自CAFC的上訴案件，類(lèi)似于2019年1月1日之后，我國最高法院（知識產(chǎn)權庭）統一審理的行政訴訟二審案件；

　?。?）與我國專(zhuān)利無(wú)效行政訴訟不同的是，基于IPR、PGR和CBMR三種途徑而衍生的訴訟（指CAFC審理的訴訟案件以及美國最高法院審理的上訴案件）訴訟參與人為專(zhuān)利權人和無(wú)效發(fā)起人，不包括PTAB；

　?。?）能夠發(fā)起IPR、PGR和CBMR程序的申請人應當指除專(zhuān)利權人之外的利害關(guān)系人，我國專(zhuān)利無(wú)效對于申請人并無(wú)特別限制；

　?。?）IPR、PGR和CBMR程序的受理有一定門(mén)檻，即，PTAB經(jīng)過(guò)初步審查，只有在認為被請求的專(zhuān)利至少有一項權利要求有被無(wú)效的可能性的情況下才會(huì )正式受理無(wú)效（復議）申請，初步統計顯示PTAB對于無(wú)效（復議）案件受理率約為60%。我國專(zhuān)利無(wú)效對于正式受理，除了形式要求之外，亦并無(wú)特別限制。

　　5、根據USPTO（美國專(zhuān)利商標局）公布的2012年9月16日至2018年12月31日美國專(zhuān)利無(wú)效案件數據，在IPR、PGR、CBMR三種無(wú)效（復議）程序中，IPR占比最多，高達92%，合計為8917件；IPR較少，占比僅為2%，合計150件。從目前的數據觀(guān)察，IPR是上述三種無(wú)效（復議）程序中最受歡迎的方式。

　　6、以下是PGR和IPR兩個(gè)程序基本流程以及所耗費時(shí)間流程圖：

　　7、以下是IPR、PGR、CBMR三個(gè)程序對比表：

　　三、通過(guò)司法途徑提起無(wú)效

　　如上所述，當專(zhuān)利權人向聯(lián)邦地區法院提起專(zhuān)利侵權訴訟后，被控侵權人可以直接向審理侵權案件的法院提起無(wú)效（且這種方式以前是專(zhuān)利無(wú)效的主要途徑），具體為：（1）以原告主張權利的授權專(zhuān)利不具備可專(zhuān)利性條件應予以無(wú)效為由進(jìn)行抗辯；（2）以原告主張權利的授權專(zhuān)利不具備可專(zhuān)利性條件應予以無(wú)效為由，在被訴案件中提起反訴；（3）以主張權利的授權專(zhuān)利應予無(wú)效為由，直接提起確認不侵犯專(zhuān)利權訴訟。聯(lián)邦地區法院可就以上無(wú)效請求直接進(jìn)行審查，雖然目前我國審理專(zhuān)利侵權案件的法院還不能直接對主張權利的授權專(zhuān)利有效性進(jìn)行審查，但司法實(shí)踐中已有個(gè)案在做類(lèi)似嘗試。

　　如果申請人通過(guò)IPR或PGR程序針對一件已經(jīng)授權的專(zhuān)利提起了無(wú)效，再假設上述專(zhuān)利的權利人隨后向聯(lián)邦地區法院提起了專(zhuān)利侵權訴訟，通常該在后的侵權訴訟案件會(huì )中止（初步統計顯示中止比例約70%），等待IPR或PGR程序的結果，除非審理法院同意專(zhuān)利權人請求解除中止等動(dòng)議（stay consideration）。當然有的專(zhuān)利侵權案件也未因有IPR或PGR而中止，法院只是采用了延緩審理的方式，例如IPR程序實(shí)施后的佳明（Garmin）公司專(zhuān)利侵權案即如此。在我國是否因無(wú)效程序而中止專(zhuān)利侵權訴訟是一個(gè)經(jīng)常被問(wèn)及的問(wèn)題，事實(shí)上，思考這個(gè)問(wèn)題的現實(shí)意義并不大，原因是我國的無(wú)效程序進(jìn)程如此迅速（約6-8個(gè)月），可能還未待審理專(zhuān)利侵權案件的法院思考要不要中止之時(shí)，無(wú)效結果已作出。

　　根據禁反言（Estoppel）規則，為了避免重復、沖突的無(wú)效程序，如果PTAB已針對IPR或PGR程序中授權專(zhuān)利作出了無(wú)效裁定，那么在聯(lián)邦地區法院的侵權訴訟以及ITC的337調查程序中，被控侵權人不能再次基于已經(jīng)提出過(guò)的理由或者本應提出的理由（any ground raised or reasonably could have been raised）挑戰該專(zhuān)利有效性。

　　對于美國聯(lián)邦地區法院初審判決不服，應當向CAFC提上訴，對于CAFC的判決不服，可再上訴至美國聯(lián)邦最高法院。

　　雖然通過(guò)司法途徑提起無(wú)效沒(méi)有時(shí)間限制、沒(méi)有理由限制，也沒(méi)有證據形式限制，但其最大的弊端在于由于訴訟程序冗長(cháng)而導致無(wú)效審查費時(shí)耗力，尤其是訴訟中使用陪審團判定可專(zhuān)利性問(wèn)題時(shí)，由于那些由普通公眾而非專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員組成的陪審團對于專(zhuān)利無(wú)效中涉及技術(shù)問(wèn)題一籌莫展，更加拖延了案件進(jìn)程。因此，權衡利弊后，越來(lái)越多的請求人傾向于通過(guò)IPR程序發(fā)起無(wú)效。

　　四、通過(guò)準司法途徑提起無(wú)效

　　美國國際貿易委員會(huì )（ITC）可以基于專(zhuān)利權人的請求，根據337條款，就入境美國的貨物涉嫌侵犯在美國已授權的專(zhuān)利權進(jìn)行審查，在此過(guò)程中，被申請人可以以專(zhuān)利權人主張權利的授權專(zhuān)利不具備可專(zhuān)利性條件應予以無(wú)效為由作為抗辯，ITC可就該無(wú)效請求直接進(jìn)行審查。當然被申請人也可針對主張權利的授權專(zhuān)利向PTAB提起IPR或PGR程序，不確定的是，PTAB對于無(wú)效（復議）裁決結果是否必然為ITC所尊重和執行。

　　對于ITC的裁決（涉及無(wú)效的部分）不服，應當向CAFC提上訴，對于CAFC的判決不服，亦可再上訴至美國聯(lián)邦最高法院。

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