文/北京集佳知識產(chǎn)權代理有限公司 劉偉

　　本文對中國抵觸申請制度與歐洲、美國、日本專(zhuān)利法中相類(lèi)似的制度進(jìn)行了比較研究，在此基礎上探討中國抵觸申請制度與各國抵觸申請相關(guān)制度之間的差異。

　　一、中國的抵觸申請制度

　　根據我國專(zhuān)利法及《專(zhuān)利審查指南》的相關(guān)規定，概括而言，如果在先的專(zhuān)利或專(zhuān)利申請要構成在后的中國專(zhuān)利申請的抵觸申請，需要滿(mǎn)足以下條件：

　?。╥）在先專(zhuān)利或申請由任何單位或者個(gè)人在中國申請；

　?。╥i）在先專(zhuān)利或申請的申請日早于在后申請的申請日；

　?。╥ii）在先專(zhuān)利或申請的公布或公告日在在后申請的申請日當天或之后。

　　關(guān)于抵觸申請的概念，應當注意如下幾點(diǎn)：

　　第一，只要在先申請的申請日早于在后申請的申請日，公布日或者公告日不遲于在后申請的申請日，就可能構成在后申請的抵觸申請。當在先申請為一件發(fā)明專(zhuān)利申請時(shí)，只要滿(mǎn)足上述條件，則不論該在先申請的結局如何，例如在被授予發(fā)明專(zhuān)利權之前被撤回、視為撤回、被駁回，在被授予發(fā)明專(zhuān)利權之后被放棄，被宣告無(wú)效等，其作為在后申請的抵觸申請的效力都不會(huì )消失。當在先申請為一件實(shí)用新型專(zhuān)利申請時(shí)，該申請只有在被授予實(shí)用新型專(zhuān)利權之后才會(huì )構成在后申請的抵觸申請。

　　第二，抵觸申請的作用在于用來(lái)評判在后申請的新穎性。

　　第三，抵觸申請不構成現有技術(shù)。對于抵觸申請來(lái)說(shuō)，只能用于評價(jià)在后申請的新穎性，不能與其他現有技術(shù)或者抵觸申請結合起來(lái)，判斷在后申請的創(chuàng )造性。

　　第四，抵觸申請既可以是他人提出的在先申請，也可以是本人提出的在先申請。

　　另外，對于PCT申請而言，PCT申請需進(jìn)入中國國家階段，這里所說(shuō)的中國申請日均是指國際申請日。

　　二、歐洲的抵觸申請相關(guān)制度

　　歐洲專(zhuān)利公約（EPC）中關(guān)于抵觸申請的規定與中國基本相同。

　　采用先申請制專(zhuān)利制度的國家普遍采用了抵觸申請的概念，其中最有代表性的是《歐洲專(zhuān)利公約》第54條第3款的規定。歐洲的抵觸申請與中國的區別在于，《歐洲專(zhuān)利公約》第54條第3款規定將抵觸申請囊括在現有技術(shù)之中，而中國《專(zhuān)利法》第22條第5款規定將抵觸申請排除在現有技術(shù)之外。盡管存在這種不同，但由于在《歐洲專(zhuān)利公約》第56條明確規定在判斷創(chuàng )造性時(shí)不考慮抵觸申請，中國《專(zhuān)利法》第22條第3款規定判斷創(chuàng )造性時(shí)是與現有技術(shù)相比，也不考慮抵觸申請。因此，盡管規定方式有所不同，但是二者殊路同歸，在判斷創(chuàng )造性時(shí)不考慮抵觸申請這一點(diǎn)是一致的。

　　此外，根據《歐洲專(zhuān)利公約》第153條第2款和第4款中的規定，PCT申請需進(jìn)入歐洲地區階段才可能構成抵觸申請。

　　三、美國的抵觸申請相關(guān)制度

　　在《美國專(zhuān)利改革法案》（Leahy-Smith America Invents Act，下稱(chēng)“AIA”）中，實(shí)際上并不存在明確的抵觸申請制度，在美國也并沒(méi)有“抵觸申請”的概念。對于A(yíng)IA中能夠類(lèi)比為中國的“抵觸申請”的制度，AIA第102條(a)款第2項有所涉及。

　　第102條(a)款第2項中的規定包括類(lèi)似中國的“抵觸申請”的情況。第102條(a)款在標題上明確了“新穎性，現有技術(shù)”，因此可以看做AIA將第102條(a)款第2項規定的抵觸申請情形包括在了現有技術(shù)（prior art）中。

　　AIA之后的美國《專(zhuān)利法》第102(a)(2)條關(guān)于新穎性、現有技術(shù)規定，一個(gè)人有權獲得專(zhuān)利，除非請求保護之發(fā)明在根據第151條所授予的專(zhuān)利中、或者在根據第122(b)條而公開(kāi)或者視為公開(kāi)的專(zhuān)利申請中已有描述，其中，該專(zhuān)利或專(zhuān)利申請署名為另一發(fā)明人并且在請求保護的發(fā)明的有效申請日之前已經(jīng)有效提出申請。 所以，美國關(guān)于抵觸申請的規定僅僅適用于前后專(zhuān)利申請的發(fā)明人不同的情形。

　　如此來(lái)看，AIA的現有技術(shù)的概念大致相當于中國專(zhuān)利法中的現有技術(shù)和抵觸申請（排除了自我抵觸）的合集（存在一些例外），能夠用來(lái)評價(jià)新穎性。

　　然后，AIA第103條對創(chuàng )造性進(jìn)行了規定，但美國在評價(jià)創(chuàng )造性時(shí)也只用了現有技術(shù)。因而，AIA的現有技術(shù)也能夠用于評價(jià)創(chuàng )造性?？梢岳斫鉃?，美國無(wú)論新穎性還是創(chuàng )造性都是以現有技術(shù)為評價(jià)基準。

　　綜上，在A(yíng)IA中，相當于中國的“抵觸申請”的申請不僅能夠作為判斷新穎性的標準，也能夠用來(lái)評判創(chuàng )造性。此外，美國的抵觸申請不能是專(zhuān)利申請人本人提出的申請，也不是他人雖經(jīng)提出但最終未被公開(kāi)的專(zhuān)利申請。

　　如果一個(gè)專(zhuān)利申請/專(zhuān)利A要構成另一美國專(zhuān)利申請B的第102條(a)款規定的現有技術(shù)文件, 必須滿(mǎn)足以下條件: (1)專(zhuān)利申請/專(zhuān)利A由他人提出；(2)專(zhuān)利申請/專(zhuān)利A的美國申請日或國際申請日在在申請B的發(fā)明日之前；(3)專(zhuān)利申請/專(zhuān)利A是美國頒發(fā)的專(zhuān)利、美國公布的專(zhuān)利申請或 PCT 申請, 如果是 PCT申請, 必須是：用英文公布、 且指定美國；(4) 專(zhuān)利申請/專(zhuān)利A在申請B的發(fā)明日以后公開(kāi)。

　　需要注意的是，外國專(zhuān)利文獻不能用于作為第102條(a)款第2項所規定的現有技術(shù)。這里，指定了美國的PCT申請可以是向美國專(zhuān)利局以外的專(zhuān)利局提交的PCT申請。因此與中國不同，沒(méi)有進(jìn)入美國國家階段的PCT申請也是有可能構成美國的抵觸申請。

　　四、日本的擴大在先申請制度

　　在日本專(zhuān)利法中存在類(lèi)似中國抵觸申請制度的制度，日本審查指南中稱(chēng)為“擴大在先申請（日文：拡大先願）”，但該制度與中國的抵觸申請制度存在一定區別。

　　針對中國的抵觸申請制度之條件（i），日本的擴大在先申請要求在先申請的發(fā)明人與本申請的發(fā)明人不同，在本申請提出申請時(shí)，在先申請的申請人與本申請的申請人不同。

　　針對中國的抵觸申請制度之條件（ii）和（iii），日本的擴大在先申請要求在先申請在本申請的申請日之前提出申請，在先申請在本申請提出申請后公布或者公告。

　　此處需注意的是，在中國，抵觸申請“在申請日以前向專(zhuān)利局提出并且在申請日以后（含申請日）公布”，時(shí)間節點(diǎn)的判斷是以日為單位，這也與中國《專(zhuān)利法》、《專(zhuān)利法實(shí)施細則》以及《專(zhuān)利審查指南》中的其他時(shí)間節點(diǎn)的表述相一致。而在日本專(zhuān)利法中，擴大在先申請“在本專(zhuān)利申請后公布或者公告”，其時(shí)間節點(diǎn)的判斷是以時(shí)刻為單位。日本《特許?實(shí)用新型審查基準》對此作出了明確的說(shuō)明。因此區別于中國專(zhuān)利法，關(guān)于擴大在先申請的判斷，在上述條件（iii）中判斷其他申請的公布或者公告的時(shí)間時(shí)要考慮到時(shí)刻。

　　此外，只有進(jìn)入日本國家階段的PCT申請才可能構成日本的擴大在先申請。

　　五、各國抵觸申請相關(guān)制度的比較

　　下表對中國、歐洲、日本和美國的制度進(jìn)行了簡(jiǎn)單的對比。