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文/集佳知識產(chǎn)權代理有限公司 邢雨辰
美國專(zhuān)利法的101條款規定：
Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title.
該條款對專(zhuān)利申請保護的主體提出了可專(zhuān)利性的要求，即什么類(lèi)型的主體是可以獲得專(zhuān)利保護，什么類(lèi)型的主體不可以獲得專(zhuān)利保護。該條款雖然看起來(lái)像是從正面定義了專(zhuān)利保護的范圍，但是在實(shí)際審查過(guò)程中，其主要用于將抽象概念、商業(yè)方法、自然規律、自然產(chǎn)物等領(lǐng)域從專(zhuān)利權中排除出去，以避免有人利用專(zhuān)利制度對“本應屬于全人類(lèi)”知識成果進(jìn)行壟斷或者不當占有。
然而，熟悉美國申請實(shí)踐的相關(guān)從業(yè)者大多都會(huì )有這樣一個(gè)感覺(jué)，在實(shí)際申請過(guò)程中，基于101條款的駁回就像一個(gè)筐，什么權項都可以往里裝。這實(shí)際上是因為101條款之下的判定在很大程度上需要結合具體的案例進(jìn)行事實(shí)判斷，審查員有時(shí)會(huì )僅審查權項的構成，有時(shí)候還需要從說(shuō)明書(shū)入手來(lái)分析權項所要保護的發(fā)明是否會(huì )試圖涵蓋過(guò)寬的范圍。這就導致在具體的審查實(shí)踐中，USPTO在所執行的判斷標準是相當模糊的，也就是說(shuō)，101條款的適用很難找到一個(gè)一刀切的范圍。目前，該條款雖然有了基于A(yíng)lice/Mayo案例得到的兩步法作為指導，但實(shí)踐中如何具體使用兩步法仍主要通過(guò)USPTO針對近期案例發(fā)布一次又一次的備忘錄來(lái)進(jìn)行調整。
值得注意的是，USPTO于2019年1月7日發(fā)布了涉及101問(wèn)題的新審查指南（The 2019 Revised Patent Subject Matter Eligibility Guidance），該指南是可以視為是對2018年6月7日的備忘錄（Memorandum - Recent Subject Matter Eligibility Decision: Vanda Pharmaceuticals Inc. v. West-Ward Pharmaceuticals）所確立的審查規則的進(jìn)一步確認，反映了USPTO近幾年來(lái)在可專(zhuān)利性問(wèn)題上標準逐漸放寬的傾向。
在2018年6月7日的備忘錄中，USPTO主要引用了聯(lián)邦巡回法院對Vanda Pharmaceuticals Inc. v. West-Ward Pharmaceuticals一案的判決，該案涉及醫學(xué)治療領(lǐng)域，涉案權項可簡(jiǎn)述為兩個(gè)步驟：首先判斷病人是否是CYP2D6代謝不良者，然后根據判斷結果為病人派發(fā)（administering）特定劑量（權項中明確限定了詳細劑量）的伊潘立酮。無(wú)效方認為該權項涉及的是伊潘立酮與CYP2D6代謝之間的關(guān)系，屬于自然存在的法則，涉案權項指向了這一法則，而除此之外不存在A(yíng)lice/Mayo兩步判定中的“顯著(zhù)的更多”（significantly more），因此應當依據101條款判定其不屬于可專(zhuān)利的方法。但是，巡回法院最終認為，該方法中的第二步需要一名醫生來(lái)派發(fā)特定伊潘立酮，因此實(shí)質(zhì)上指向了對該自然法則的應用（an application of that relationship），而不是指向該自然法則本身。因此，這一涉及應用的步驟使得涉案權項滿(mǎn)足了Alice/Mayo兩步判定中對可專(zhuān)利性的要求。
USPTO認為，巡回法院的判決反映了在進(jìn)行101判定時(shí)，需要從整體上來(lái)判斷權項是否指向不可專(zhuān)利的領(lǐng)域。同時(shí)，USPTO將該案與Mayo案進(jìn)行比較，認為Mayo案中的涉案權項雖然也包含一個(gè)向病人派發(fā)藥物的步驟，但該步驟僅僅是為了收集自然法則的數據，因此僅僅是輔助診療的手段，不屬于“治療方法”權項中實(shí)際使用自然法則的情況。據此，USPTO得出了以下結論：首先，“治療方法”權項因為實(shí)際應用了自然法則，在A(yíng)lice/Mayo兩步法中不應被認為指向不可專(zhuān)利的領(lǐng)域；其次，“治療方法”權項不需要進(jìn)一步包含非常規或者非傳統的步驟也能滿(mǎn)足101條款的要求。
雖然以上結論僅代表對“治療方法”權項審查的放寬，但在2019年1月7日修訂的指南中，USPTO似乎將同樣的思想拓展到了其他具有潛在不可專(zhuān)利性的領(lǐng)域。在新的指南中，USPTO指明在A(yíng)lice/Mayo兩步法中判斷“是否指向不可專(zhuān)利概念（judicial exception）”時(shí)，需要遵循以下規則：
A claim is not “directed to” a judicial exception, and thus is patent eligible, if the claim as a whole integrates the recited judicial exception into a practical application of that exception. A claim that integrates a judicial exception into a practical application will apply, rely on, or use the judicial exception in a manner that imposes a meaningful limit on the judicial exception, such that the claim is more than a drafting effort designed to monopolize the judicial exception.
該新規則極大的放寬了以往審查中判斷可專(zhuān)利性的限制。從某種程度上說(shuō)，只要權項在整體上將不可專(zhuān)利的概念整合進(jìn)實(shí)際的應用中，就可以認為該應用對該不可專(zhuān)利的概念進(jìn)行了重要的限制。因此，該權項就不能被認為僅僅是在試圖壟斷該不可專(zhuān)利的概念，可以滿(mǎn)足101條款的要求。
因此，新指南要求審查員在進(jìn)行Alice/Mayo判斷流程時(shí)需要在原先的基礎上執行一個(gè)額外的步驟。以往，審查員在發(fā)現權項包含涉及不可專(zhuān)利概念（如自然法則，數據采集分析方法等）的特征時(shí)，會(huì )直接認定該權項指向不可專(zhuān)利的概念，緊接著(zhù)會(huì )去判斷除去所有該類(lèi)特征之后剩余的特征是否是“眾所周知、常規、傳統的”（well-understood, routine, conventional），如果是，則認為該權項不符合101條款的要求。而目前審查員在發(fā)現權項包含涉及不可專(zhuān)利的概念時(shí)，需要首先判斷是否存在某個(gè)特征將該不可專(zhuān)利的概念整合到實(shí)際的應用中，如果有，則認為該權項并不指向不可專(zhuān)利的概念，因此直接符合101條款的要求，無(wú)需再進(jìn)行涉及“眾所周知、常規、傳統的”特征的判斷。
這就意味著(zhù)，在目前的美國專(zhuān)利申請實(shí)踐中，申請人有更大的把握能夠克服101駁回。之前在答復101駁回時(shí)，很多審查員實(shí)際上將“是否指向不可專(zhuān)利概念”幾乎等同于“是否涉及不可專(zhuān)利概念”。由于USPTO審查指南只對能提高計算機本身性能的發(fā)明進(jìn)行了明確的豁免，其他涉及抽象概念、自然法則和商業(yè)方法等領(lǐng)域的判斷標準均十分模糊，這使得很多計算機算法、虛擬數據操作等方面的發(fā)明往往無(wú)從在該問(wèn)題上與審查員進(jìn)行爭辯，只能退而求其次來(lái)論證其他特征不是“眾所周知、常規、傳統” 的。而在2018年4月19日的USPTO備忘錄發(fā)布以前，審查員使用“眾所周知、常規、傳統” 的這一理由幾乎不需要任何客觀(guān)證據，最終導致針對101駁回的爭辯中往往是申請人與審查員各執一詞，使得申請程序陷入死局。
然而，在目前的新規則之下，“是否指向不可專(zhuān)利概念”和“是否涉及不可專(zhuān)利概念”之間有了明確的區別，只要申請文件中描述了對不可專(zhuān)利概念的具體應用，申請人就可以將其作為新的限定補入權項，并向審查員指出該限定使得權項不再指向不可專(zhuān)利的概念。由于滿(mǎn)足該要求比定義“不可專(zhuān)利概念”和論證是否“眾所周知、常規、傳統” 具有更加簡(jiǎn)潔、客觀(guān)的標準，同時(shí)對原始權項的附加限制甚至可能弱于從說(shuō)明書(shū)補入一些非“眾所周知、常規、傳統”的特征，因此很有可能是解決101駁回的最優(yōu)解。
顯然，該新規則也相應的對美國專(zhuān)利新申請的撰寫(xiě)指明了一個(gè)新的方向。在撰寫(xiě)說(shuō)明書(shū)時(shí)，申請人可以在技術(shù)的實(shí)際應用層面進(jìn)行更加深入的挖掘，并將不同類(lèi)型的具體應用進(jìn)行總結歸納，形成多個(gè)層次的實(shí)施例，作為遇到101駁回時(shí)的“修改候補”。而在撰寫(xiě)權利要求時(shí)，如果為了追求更大的范圍，可以考慮先將涉及具體應用的部分不寫(xiě)入獨權，僅保留在說(shuō)明書(shū)部分或者從權中。比如，在獨權中可以先不限定計算所得數據的用途、不限定對傳輸和處理后的信息進(jìn)行什么操作。等到審查員指出基于101條款駁回之后，申請人可以再根據具體情況將能滿(mǎn)足101條款要求的具體應用特征補入到獨權之中。
以上是筆者個(gè)人根據實(shí)踐對美國101條款新規則的一些理解。然而需要指出，由于USPTO會(huì )不定期的針對近期巡回法院的重要判例發(fā)布新的備忘錄，以上所述的分析和處理方法實(shí)際上具有很大的“時(shí)效性”，即無(wú)法排除之后的審查判定標準進(jìn)一步放寬或者變嚴苛的可能性。一方面，這意味著(zhù)在針對101駁回進(jìn)行修改和爭辯時(shí)，最好時(shí)常參考USPTO最新發(fā)布的備忘錄，特別是這些備忘錄中所引用的新判例，據此來(lái)分析USPTO近期對可專(zhuān)利性判斷的傾向性。另一方面，也建議申請人珍惜目前“來(lái)之不易”的時(shí)局，盡快處理具有可專(zhuān)利性問(wèn)題或者潛在可專(zhuān)利性問(wèn)題的申請，及時(shí)避免101條款成為在美國申請專(zhuān)利的障礙。
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