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文/集佳知識產(chǎn)權代理有限公司 劉麗
根據《Patent Cooperation Treaty》的規定，一件國際申請在國際階段中可以得到兩次修改機會(huì )。
第一次修改機會(huì )是根據《Patent Cooperation Treaty》第19條和26條所作的規定：
第19條 向國際局提出對權利要求書(shū)的修改
?。?）申請人在收到國際檢索報告后，應有權享受一次機會(huì )，在規定時(shí)間內向國際局提出修改意見(jiàn)，修改國際申請中的權項?？赏瑫r(shí)按附屬規則的規定提出一項簡(jiǎn)短聲明，解釋上述修改意見(jiàn)并指明其對說(shuō)明書(shū)和附圖可能產(chǎn)生的任何影響。
?。?）上述修改意見(jiàn)不應超出在已提出的國際申請中所公開(kāi)的范圍。
另外PCT條約第26條還規定，指定局必須按照國內法對國家申請的相同或類(lèi)似情況所規定的修正范圍和程序，事先給予申請人以修正國際申請的機會(huì )，否則不得以不符合本條約及其附屬規則的各項要求為理由而拒絕一份國際申請。
PCT申請的國際階段有國際檢索程序和國際公布程序以及一個(gè)可選的國際初步審查程序。國際檢索程序提供給申請人國際檢索報告及其書(shū)面意見(jiàn)。在進(jìn)行國際檢索之前申請人除了可以對明顯錯誤作更正外，沒(méi)有對國際申請進(jìn)行修改的權利。在國際檢索報告向國際局和申請人傳送之日起2個(gè)月或自?xún)?yōu)先權起16個(gè)月，以最后到期的期限為準，申請人可以根據專(zhuān)利合作條約第19條進(jìn)行修改，該修改僅限于權利要求書(shū)，不能對說(shuō)明書(shū)和附圖進(jìn)行修改。該修改需要向國際局提交，而非國家知識產(chǎn)權局。需要通過(guò)信件提交一套包含修改內容的完整的權利要求書(shū)和修改聲明。該修改聲明應該包括對修改內容和修改依據的說(shuō)明。如果該修改聲明對修改內容和修改依據的說(shuō)明不充分，可能會(huì )收到國際局下發(fā)的補正通知書(shū)。修改不得超出國際申請(PCT申請)提出時(shí)對發(fā)明公開(kāi)的范圍。這一修改超范圍的判斷原則與我國專(zhuān)利法中修改超范圍的判斷原則實(shí)質(zhì)上是一致的。
通常，當國際檢索報告及其書(shū)面意見(jiàn)給出了缺乏新穎性、創(chuàng )造性或工業(yè)實(shí)用性的初步意見(jiàn)時(shí)，申請人可以研究國際檢索報告中列出的對比文件，分析書(shū)面意見(jiàn)，從而針對性地對權利要求書(shū)進(jìn)行修改。如果申請人決定提出國際初步審查要求并希望修改權利要求書(shū)和說(shuō)明書(shū)，通常不必進(jìn)行條約第19條的修改，而直接在提國際初步審查要求時(shí)進(jìn)行根據條約第34條的修改，同時(shí)對權利要求書(shū)和說(shuō)明書(shū)進(jìn)行修改。如果國際檢索報告給出了關(guān)于新穎性、創(chuàng )造性和工業(yè)實(shí)用性的積極、肯定的評價(jià)，如無(wú)特殊情況不必進(jìn)行第19條修改、國際初步審查程序和條約第34條修改。
國際初步審查程序是PCT的可選程序，其可以提供關(guān)于可專(zhuān)利性的初步、無(wú)約束力的評價(jià)。國際初步審查由國際初步審查單位進(jìn)行。中國企業(yè)作為申請人可以自?xún)?yōu)先權日起22個(gè)月內或收到檢索報告和書(shū)面意見(jiàn)之日起3個(gè)月內，以后到期為準，向國家知識產(chǎn)權局提出要求。
國際階段的第二次修改機會(huì )是按照《Patent Cooperation Treaty》第34條第二款做出的規定：
第34條 國際初步審查當局的審查程序
(2)(b) 在國際初步審查報告定稿之前，申請人應有權用規定的方式，并在規定的時(shí)間期限內修改權項、說(shuō)明書(shū)和附圖。這種修改不得超出原始國際申請中對發(fā)明公開(kāi)范圍之外。
依據條約第34條，在專(zhuān)利性國際初步報告做出之前，申請人有權依規定的方式、并在規定的期限內修改權利要求書(shū)、說(shuō)明書(shū)和附圖。修改同樣不得超出國際申請提出時(shí)對發(fā)明公開(kāi)的范圍。該修改的期限是在提交國際初步審查要求書(shū)或直至專(zhuān)利性國際初步報告制定之前。所以，申請人可以進(jìn)行多次依據條約第34條的修改，并且該修改的期限是較長(cháng)的。修改需要以信函方式遞交并附具修改替換頁(yè)。信函需要說(shuō)明被替換頁(yè)和替換頁(yè)之間的關(guān)系，并應指出所作修改在原始提交的申請中的基礎，必要時(shí)解釋修改的理由。當刪除整頁(yè)內容時(shí)，可以?xún)H用信函解釋修改的原因。當修改說(shuō)明書(shū)和附圖時(shí)，提交變化部分的替換頁(yè)；當修改權利要求時(shí)，提交完整權利要求的替換頁(yè)。替換頁(yè)一般應當打印，修改微小時(shí)可以是手寫(xiě)形式。如果申請人通過(guò)修改說(shuō)明書(shū)、附圖或權利要而導致超出PCT申請提交時(shí)公開(kāi)內容的范圍，那么該修改視為未提出。如果申請人對權利要求、說(shuō)明書(shū)或附圖進(jìn)行了修改，但是沒(méi)有隨替換頁(yè)一起提交說(shuō)明修改基礎的信函，那么，修改視為未提出。
雖然國際申請在國際階段無(wú)法獲得實(shí)質(zhì)性的專(zhuān)利權，但是當國際檢索報告對國際申請的專(zhuān)利性作出負面評價(jià)時(shí)，申請人還是應該重視在國際階段的修改機會(huì )，利用條約第19條修改或者第34條修改對申請文件(尤其是權利要求書(shū))進(jìn)行修改，以便在國際初審報告中獲得有利的專(zhuān)利性評價(jià)，并克服國際檢索報告中關(guān)于說(shuō)明書(shū)、權利要求書(shū)或附圖不符合規定要求的缺陷，和／或克服國際申請缺乏單一性的缺陷。這對于申請人充分認識其專(zhuān)利申請的專(zhuān)利性進(jìn)而決定是否進(jìn)入某個(gè)國家的國家階段以及具體進(jìn)入哪些國家階段均具有重要的參考價(jià)值。
作為中國的重要貿易合作伙伴，美國和歐洲是大部分中國客戶(hù)常選定的指定國。那么如果申請人針對PCT申請在國際階段作了19和34條修改后，進(jìn)入美國和歐洲該如何處理這些修改呢？
根據美國專(zhuān)利審查指南的規定，在進(jìn)入美國時(shí)，在PCT國際階段所作的19條修改會(huì )由國際局直接傳送給美國指定局。19條修改包括一套完整的英語(yǔ)權利要求將會(huì )替代修改之前的權項。如果該19條修改為非英語(yǔ)語(yǔ)言，那么申請人最遲在美國國家階段開(kāi)始時(shí)必須提交該19條修改和該修改的英語(yǔ)譯文，如果沒(méi)有提交，則該19條修改視為刪除。當然，19條修改因為某些原因沒(méi)有成功進(jìn)入美國國家階段，如果申請人希望以19條修改后的權項在美國進(jìn)行審查，也可以對權利要求作初步修改（preliminary amendment）的方式進(jìn)行提交或者在答復審查意見(jiàn)時(shí)做出同樣的修改。
值的注意地是，在2009年7月1日之前所作的19條修改不要求包括完整的權項并且翻譯頁(yè)并不會(huì )作為權項的替代頁(yè)進(jìn)入國家。在這種情況下，鼓勵申請人通過(guò)主動(dòng)修改的方式來(lái)得到希望進(jìn)行的修改。
同樣地，該國際階段提交的34條修改在進(jìn)美國國家階段時(shí)將作為國際初步檢索報告（IPER）的附件由國際初步審查單位傳送給選定局。如果該34條修改為英文，那么在進(jìn)入美國國家階段時(shí)會(huì )自動(dòng)提交給美國專(zhuān)利商標局，除非申請人明確指示不以該34條修改進(jìn)入美國。并且，如果該34條修改的替換頁(yè)導致與PCT國際階段提交的說(shuō)明書(shū)、附圖和權利要求書(shū)明顯的不一致時(shí)，該34條修改將不會(huì )直接進(jìn)入美國。如果34條修改是用非英語(yǔ)表示的，那么申請人最遲不得晚于優(yōu)先權日30個(gè)月內將所述34條修改的英譯文提供給美國專(zhuān)利商標局，除非根據37 CFR 1.495(c)的規定指定的日期來(lái)提交宣誓、國際申請的英譯文、檢索費、審查費，在這種情況下，該34條修改的譯文可以在繳納37 CFR 1.492(f)規定的處理費之后在依照37 CFR 1.495(c)的規定指定的日期內提交。如果所述英譯文沒(méi)有在規定的時(shí)限內提交，該34條修改會(huì )視為刪除。而如果在美國國家階段開(kāi)始之后提交所述34條修改，那么該修改將不予考慮。當然，申請人也可以通過(guò)主動(dòng)修改的方式提交所述34條想要進(jìn)行的修改。
在進(jìn)入歐洲階段時(shí)，PCT國際階段19條和34條修改會(huì )被視為國際階段公布的一部分，除非申請人指明在歐洲階段不會(huì )基于這些修改。申請人可以通過(guò)EPO Form 1200明確指示不基于國際階段這些修改進(jìn)行審查，否則這些修改將會(huì )作為申請的一部分來(lái)計算頁(yè)面費用。 以上為筆者在日常工作中積累的一點(diǎn)經(jīng)驗，若有不足之處，歡迎補充指正。
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