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文/集佳知識產(chǎn)權代理有限公司 朱國棟
專(zhuān)利權與商標權保護的關(guān)系，可以從兩個(gè)角度來(lái)認識：其一，從法律制度層面，是否允許對同一對象進(jìn)行專(zhuān)利和商標的重疊保護；或者專(zhuān)利權保護期滿(mǎn)后，是否允許專(zhuān)利權人通過(guò)商標權對設計進(jìn)行銜接保護。對于前者，我國學(xué)者也稱(chēng)為“同時(shí)保護”,即多種知識產(chǎn)權共存并同時(shí)保護一個(gè)特定的客體。如著(zhù)作權、專(zhuān)利權和商標權三者之間或任意二者之間的同時(shí)重疊保護。對于后者，則稱(chēng)為“后續保護”,即由于不同的知識產(chǎn)權保護期限長(cháng)短不一，在一種知識產(chǎn)權到期后，通過(guò)另一種知識產(chǎn)權繼續保護同一客體。如由于著(zhù)作權的保護期限長(cháng)于專(zhuān)利，而商標權通過(guò)續展可以持續存在，因此存在專(zhuān)利到期后的著(zhù)作權后續保護、著(zhù)作權到期或者專(zhuān)利到期后的商標權后續保護?！?】這里筆者將兩種情況統稱(chēng)為專(zhuān)利權與商標權的重疊保護問(wèn)題。篇幅所限，本文的研究主要著(zhù)眼于同時(shí)保護的情形。
一、專(zhuān)利權與商標權的重疊保護理論之爭
是否允許對同一對象進(jìn)行專(zhuān)利和商標的重疊保護，這一問(wèn)題涉及各國知識產(chǎn)權法律制度設計中的一個(gè)基本價(jià)值判斷——法律是否允許知識產(chǎn)權的重疊保護問(wèn)題。我國學(xué)者有肯定說(shuō)、否定說(shuō)和折中說(shuō)?？隙ㄕf(shuō)認為，根據我國民事法律制度有效保護民事主體的合法權益的基本原則,在出現知識產(chǎn)權權利交叉重疊時(shí)，權利人對同一知識產(chǎn)品擁有的知識產(chǎn)權，應獲得多重知識產(chǎn)權保護?！?】也有否定說(shuō)，認為無(wú)論是同時(shí)保護，還是后續保護，盡管其重疊方式有所不同，但是都剝奪了公眾的利益、干擾了專(zhuān)利權和版權的激勵結構并增加了知識產(chǎn)權的壟斷成本，給知識產(chǎn)權的平衡政策目標帶來(lái)了潛在的威脅?！?】折中說(shuō)則認為，應根據具體的知識產(chǎn)權重疊保護類(lèi)型、轉化保護的方式以及司法機關(guān)和行政執法機關(guān)適用法律的行為具體分析，不能一概而論。由于商業(yè)標識的基本作用是識別商事主體或其所提供的商品或服務(wù)，并承載一定的商業(yè)信譽(yù)，故各種識別性標記權的重疊保護與轉化保護原則上不會(huì )產(chǎn)生上述負面效應，相反，還有利于減少權利沖突，更好地保護權利人和消費者的合法權益。如果與商標權重疊的是外觀(guān)設計專(zhuān)利權，而該外觀(guān)設計通過(guò)使用產(chǎn)生了識別商品來(lái)源的作用,那么，在該外觀(guān)設計專(zhuān)利權保護期屆滿(mǎn)后,就應當允許權利人以商標權來(lái)保護該“外觀(guān)設計”。其實(shí),對于一項具有識別功能外觀(guān)設計來(lái)說(shuō)，即使權利人既沒(méi)有申請商標注冊,也沒(méi)有申請外觀(guān)設計專(zhuān)利,該外觀(guān)設計也有可能受到反不正當競爭法的保護，而反不正當競爭法的保護是沒(méi)有時(shí)間限制的?！?】有學(xué)者對版權和外觀(guān)設計專(zhuān)利權的重疊保護進(jìn)行了研究，認為不需要排斥兩種保護的疊加?！?】但是，對專(zhuān)利權和商標權的重疊保護也并非沒(méi)有條件限制，本文通過(guò)立法文本和司法判例分析重疊保護的具體情形和構成要件。
二、《專(zhuān)利法》對重疊保護的限制
我國立法對重疊保護的限制主要體現在《專(zhuān)利法》和《商標法》兩個(gè)方面。
其中，《專(zhuān)利法》第25條第1款第6項規定，對平面印刷品的圖案、色彩或者二者的結合作出的主要起標識作用的設計，不能授予專(zhuān)利權。這是《專(zhuān)利法》明確將外觀(guān)設計和商標進(jìn)行劃界。盡管有學(xué)者認為，雖然現行專(zhuān)利法將“對平面印刷品的圖案、色彩或者二者的結合作出的主要起標識作用的設計”排除在可授予外觀(guān)設計專(zhuān)利的客體之外，這表明我國立法機關(guān)在努力減少專(zhuān)利權與商標權的重疊保護,但是，這種努力主要是為了追求立法的科學(xué)性，并不表明我國立法機關(guān)對知識產(chǎn)權權利人實(shí)際享有的重疊保護在總體上持否定態(tài)度?！?】但這條規定至少對專(zhuān)利與商標的重疊保護是予以排斥的。
《專(zhuān)利法》第二十五條第一款第（六）項規定，對平面印刷品的圖案、色彩或者二者的結合作出的主要起標識作用的設計，不授予專(zhuān)利權。關(guān)于此規定的制定背景，立法機構的解釋是：為了提高外觀(guān)設計專(zhuān)利權的授權標準，并且避免外觀(guān)設計的標識功能與商標權和著(zhù)作權的區分功能發(fā)生重疊?！?】根據《專(zhuān)利審查指南》6.1的規定，上述不予授權客體的判斷，包括三個(gè)構成要件：【8】（1）使用外觀(guān)設計的產(chǎn)品屬于平面印刷品。（2）該外觀(guān)設計是針對圖案、色彩或者二者的結合而作出的。（3）該外觀(guān)設計主要起標識作用?！秾?zhuān)利審查指南》還指出:“壁紙、紡織品不屬于本條款規定的對象?！薄?】
關(guān)于《專(zhuān)利法》第25條第1款第6項的規定，學(xué)者爭論很大。有的學(xué)者持支持態(tài)度，認為有利于鼓勵設計人對產(chǎn)品本身的外觀(guān)設計創(chuàng )新，提高外觀(guān)設計創(chuàng )新水平?！?0】有的持批判態(tài)度，例如有學(xué)者認為，無(wú)論是否屬于平面印刷品，只要該產(chǎn)品符合工業(yè)產(chǎn)品的特性，就沒(méi)有理由從外觀(guān)設計的保護客體中排除出去。法工委解釋中強調的 “外觀(guān)設計的保護對象，應當集中在產(chǎn)品本身的改進(jìn)”沒(méi)有問(wèn)題。但產(chǎn)品本身的改進(jìn)不是指產(chǎn)品在功能實(shí)現方面有什么提高，而是指產(chǎn)品本身在外觀(guān)上更吸引人，為消費者所歡迎。至于這種外觀(guān)是否起到識別作用，是產(chǎn)品使用過(guò)程中的副產(chǎn)品，它不應該影響對于外觀(guān)設計本身的判斷。而且，為什么這樣的一類(lèi)外觀(guān)設計就降低了外觀(guān)設計的整體質(zhì)量，從而應該排除在保護范圍之外? 從外觀(guān)設計更類(lèi)似于版權保護的延伸這一角度來(lái)看，這個(gè)結論明顯是錯誤的?！?1】也有人認為，幾乎所有的外觀(guān)設計在與某種商品相結合后，都會(huì )被視為該種商品區別于其他商品的顯著(zhù)標識，人為地規定外觀(guān)設計不能具有標識功能是不符合實(shí)際情況的，必須正視外觀(guān)設計在實(shí)際使用過(guò)程中已經(jīng)成為消費者辨認商品的一種重要途徑，承認其帶有一定的辨別功能。因此，以“識別性”作為排除某種外觀(guān)設計不能獲得專(zhuān)利保護的主要標準顯然是不恰當的?！?2】還有學(xué)者認為，雖然現行專(zhuān)利法第25條第1款第(6)項明確將“對平面印刷品的圖案、色彩或者二者的結合作出的主要起標識作用的設計”排除在可授予專(zhuān)利權的客體之外，但這一規定只能在一定程度上減少商標權與外觀(guān)設計專(zhuān)利權的重疊保護，而不能消除這種重疊保護?！?3】
司法實(shí)踐在探索《專(zhuān)利法》第25條第1款第（6）項的具體適用中，也形成了一些案例。例如，在陳鴻道與國家知識產(chǎn)權局專(zhuān)利復審委員會(huì )外觀(guān)設計專(zhuān)利無(wú)效案中，2013年2月，陳鴻道向國家知識產(chǎn)權局提出名稱(chēng)為“罐貼（加多寶）”的外觀(guān)設計專(zhuān)利申請，2013年7月19日，國家知識產(chǎn)權局原審查部門(mén)發(fā)出駁回決定，駁回了本申請，其理由是：本申請不符合《中華人民共和國專(zhuān)利法》（簡(jiǎn)稱(chēng)專(zhuān)利法）第二十五條第（一）款第（六）項的規定。駁回決定所依據的文本為申請日提交的視圖及簡(jiǎn)要說(shuō)明。
2013年8月22日，陳鴻道對上述駁回決定不服，向專(zhuān)利復審委員會(huì )提出復審請求，主張申請中外觀(guān)設計的紅色、墨綠色的色塊和色帶組合起來(lái)的色彩設計要素、位于中部顯著(zhù)視覺(jué)位置具有藝術(shù)效果的黃色文字圖案設計以及橫排和豎排文字構成的。適合于包裝罐產(chǎn)品使用的圖案按設計要素組合在一起，并不僅僅具有使公眾識別所涉及產(chǎn)品及服務(wù)來(lái)源的標識作用，而更多地富有裝飾性，一般消費者對本外觀(guān)設計能夠產(chǎn)生強烈的富有中國元素美感的視覺(jué)感受，外觀(guān)設計裝飾性遠大于本身的標識性。因此，申請不屬于專(zhuān)利法第二十五條第一款第（六）項規定的情形，符合外觀(guān)設計專(zhuān)利授權條件。
專(zhuān)利復審委員會(huì )認為：（1）申請所示外觀(guān)設計產(chǎn)品為罐貼，屬于平面印刷品；（2）該申請各設計視圖所示主要設計內容為以紅色為背景色的常見(jiàn)字體、常見(jiàn)橫豎排列的兩種色彩的文字及頂部、底部的不同于背景色的橫條紋，這些條紋、文字和色彩搭配不能帶來(lái)通過(guò)外包裝圖案、色彩變化而吸引公眾關(guān)注的裝飾效果，對于公眾而言其主要起到根據文字含義了解所包裝的產(chǎn)品品牌、名稱(chēng)、廠(chǎng)家及地址、成份含量、宣傳用語(yǔ)等方面的標識性作用。因此，陳鴻道的主張不能成立。陳鴻道對專(zhuān)利復審委員會(huì )的決定不服，起訴到北京市第一中級人民法院，北京市第一中級人民法院駁回了陳鴻道的上訴請求。陳鴻道即上訴到北京市高級人民法院。北京市高級人民法院認為，就文字字體、色彩和裝飾效果而言，申請各設計在整體上主要起標識作用，屬于對平面印刷品的圖案和色彩作出的主要起標識作用的設計，屬于專(zhuān)利法第二十五條第一款第（六）項規定的情形，不應授予專(zhuān)利權?！?4】
從上述案件可以看出，在專(zhuān)利審查實(shí)踐和司法實(shí)踐中，專(zhuān)利審查和復審機構、法院對具有標識性作用的外觀(guān)設計專(zhuān)利權的授予，采取的還是比較謹慎的態(tài)度的。
三、商標法對重疊保護的限制
《商標法》第12條規定，以三維標志申請注冊商標的，僅由商品自身的性質(zhì)產(chǎn)生的形狀、為獲得技術(shù)效果而需有的商品形狀或者使商品具有實(shí)質(zhì)性?xún)r(jià)值的形狀，不得注冊。這是《商標法》關(guān)于商標構成非功能性的規定，也是對專(zhuān)利和商標進(jìn)行的劃界。據此規定，具有功能性的形狀可以獲得外觀(guān)設計專(zhuān)利或實(shí)用新型專(zhuān)利保護，但不能作為商標獲得保護。
從目前各國的立法規定來(lái)看，大多數西方發(fā)達國家的商標法只對立體商標的功能性問(wèn)題作了明確規定，其實(shí)顏色商標也經(jīng)常會(huì )遇到功能性問(wèn)題。例如，由于藍色、紅色影響藥品的使用，就具有功能性，因為很多高齡的患者都把顏色和療效聯(lián)系在一起，一些患者將藥物混合在一個(gè)容器中，通過(guò)顏色對它們進(jìn)行區分。在緊急情況下，顏色可以在一定程度上幫助區分藥品，在某種藥品以及它們的同類(lèi)藥品上使用相同的顏色可以防止分發(fā)藥品的人發(fā)生混淆?！?5】
功能性問(wèn)題要從實(shí)用功能性和美學(xué)功能性?xún)蓚€(gè)角度認識，目前我國立法和司法實(shí)踐中遇到的主要是實(shí)用功能性問(wèn)題。對功能性的認識，國外商標法律制度經(jīng)驗豐富。1904年，美國第二巡回法院在馬弗爾訴珀爾(Marvel Co. v. Pearl)一案中提出，產(chǎn)品實(shí)際運轉所必需的那些特征或者用于提高產(chǎn)品效能的特征不能被保護?！?6】這是對商標實(shí)用功能性的最早概括。此后，法院逐漸通過(guò)不同的標準發(fā)展、校正了商標實(shí)用功能性。1995年，美國最高法院在夸里提克斯(Qualitex Co. v. Jacobson Products)一案中對實(shí)用功能性所作的定義具有劃時(shí)代的意義，該案認為，如果商品特征為商品使用或性能所必需，或者影響商品的成本或質(zhì)量，而獨占使用該特征會(huì )給其他競爭者帶來(lái)非由商業(yè)信譽(yù)本身產(chǎn)生的嚴重不利，則該特征就是功能性的?！?7】我國司法實(shí)踐對商標功能性的解讀體現在之寶制造公司與國家工商行政管理總局商標評審委員會(huì )商標異議復審行政糾紛案中。該案被異議商標系第3031816號三維標志立體商標，由之寶公司于2001年12月5日向商標局申請注冊，指定使用商品為第34類(lèi)的吸煙用打火機。被異議商標初審公告后，恒星公司、煙具協(xié)會(huì )在法定期限內針對被異議商標分別向商標局提出了異議申請。商標局于認為被異議商標用在指定使用的“吸煙用打火機”商品上僅表示商品自身性質(zhì)產(chǎn)生的形狀，屬于《中華人民共和國商標法》第十二條規定的不得注冊的情形，裁定被異議商標不予核準注冊。
之寶公司不服，其提出的主要理由是有其所有的與被異議商標相同、近似的商標在其他國家和地區的注冊、保護，這些均說(shuō)明被異議商標并非“僅表示指定商品自身性質(zhì)產(chǎn)品的形狀”，也不是為獲得技術(shù)效果而需有的形狀或使商品具有實(shí)質(zhì)性?xún)r(jià)值的形狀。
一審法院和二審法院均認為，被異議商標已構成2001年《商標法》第十二條所指情形。該案所反映出來(lái)的問(wèn)題是《商標法》第十二條功能性條款的立法宗旨究竟為何？在具體實(shí)踐中，該條規定如何適用才能體現立法之精神？從二審法院的判決說(shuō)理克制，《商標法》第十二條是為了維護商標法上的公有領(lǐng)域，禁止將那些能夠促進(jìn)技術(shù)進(jìn)步的形狀通過(guò)注冊商標的形式獲得永久的“壟斷權”，阻礙技術(shù)的發(fā)展和公眾對技術(shù)的利用；具有功能性的形狀可以通過(guò)獲得實(shí)用新型專(zhuān)利權的保護來(lái)獲取鼓勵技術(shù)創(chuàng )新的“對價(jià)”，但是在專(zhuān)利權到期之后就必需允許公眾自由的使用，如果再允許將該功能性形狀注冊為商標，則將阻礙公眾自由利用該技術(shù)，因此將功能性形狀注冊為商標為其所壟斷的需求不得對抗促進(jìn)技術(shù)發(fā)展的公共政策需求，即使該形狀經(jīng)過(guò)使用獲得顯著(zhù)特征也不允許其作為商標注冊。另外，之寶公司還主張替代性設計抗辯，認為市場(chǎng)中如果存在替代性設計，就不會(huì )造成特定形狀的壟斷。但二審法院認為，當同行業(yè)的其他競爭者需要選擇一款便攜、方便握持、不易刮擦的打火機時(shí)也就不可避免地會(huì )使用被異議商標的關(guān)鍵特征，此時(shí)如果允許被異議商標獲準注冊，將導致同行業(yè)其他競爭者的重大不利益，而之寶公司的這一競爭優(yōu)勢并非源于其商譽(yù)，而是因為被異議商標的這種功能性設計?！?8】
從上述之寶公司的商標異議糾紛案可以看出，我國司法實(shí)踐在立體標志的功能性判斷中采取的是非常嚴格的態(tài)度，其旨在于防止對形狀疊加商標保護后造成壟斷而侵害公共領(lǐng)域。
注釋?zhuān)?/strong> 【1】何煉紅：《知識產(chǎn)權的重疊保護問(wèn)題》，載《法學(xué)研究》2007年第3期，第64頁(yè)。 【2】參見(jiàn)馮曉青：《論知識產(chǎn)權權利重疊、權利沖突及其解決》，載鄭勝利（主編）：《北京大學(xué)法學(xué)評論（第1卷）》，法律出版社2002年版，第114頁(yè)。 【3】何煉紅：《知識產(chǎn)權的重疊保護問(wèn)題》，載《法學(xué)研究》2007年第3期，第64頁(yè)。 【4】劉平：《知識產(chǎn)權的重疊保護與侵權責任》，載《政法論壇》2010年第3期，第132，133頁(yè)。 【5】參見(jiàn)李小武：《回到外觀(guān)設計保護制度的起點(diǎn)———從 GUI 的保護談起》，載《清華法學(xué)》2012年第5期，第50-64頁(yè)。 【6】劉平：《知識產(chǎn)權的重疊保護與侵權責任》，載《政法論壇》2010年第3期，第131頁(yè)。 【7】參見(jiàn)全國人大常委會(huì )法制工作委員會(huì )經(jīng)濟法室：《中華人民共和國專(zhuān)利法》釋解及實(shí)用指南[C]，2009年4月第 1 版，第 57-59 頁(yè)。 【8】劉勇剛、李虹奇：《<審查指南(征求意見(jiàn)稿)>重點(diǎn)修改內容(四)》，載《中國知識產(chǎn)權報》，2009年8月7日第4版。 【9】國家知識產(chǎn)權局：《專(zhuān)利審查指南》，知識產(chǎn)權出版社2010 年版，第 81 頁(yè)。 【10】馮曉青：《<專(zhuān)利法>第三次修改的特點(diǎn)——以提升創(chuàng )新能力與加強專(zhuān)利權保護為視角》，載《電子知識產(chǎn)權》，2009年第3期，第16-24頁(yè)。李虹：《外觀(guān)設計專(zhuān)利保護的重大進(jìn)步——以專(zhuān)利法第三次修改為視角》，載《中國青年政治學(xué)院學(xué)報》，2009年第3期，第97-100頁(yè)。 【11】李小武：《回到外觀(guān)設計保護制度的起點(diǎn)———從 GUI 的保護談起》，載《清華法學(xué)》2012年第5期，第50-64頁(yè)。 【12】魏薇：《標識性平面印刷品不授予專(zhuān)利之評析》，載《河南商業(yè)高等專(zhuān)科學(xué)校學(xué)報》2010年第3期，第80頁(yè)。 【13】劉平：《知識產(chǎn)權的重疊保護與侵權責任》，載《政法論壇》2010年第28卷第3期，第128-134頁(yè)。 【14】陳鴻道與國家知識產(chǎn)權局專(zhuān)利復審委員會(huì )外觀(guān)設計專(zhuān)利無(wú)效案，北京市高級人民法院行政判決書(shū)（2017）京行終1929號。 【15】 488 F.Supp. 394, 398—399 (EDNY 1980). 【16】Marvel Co. v. Pearl, 133 F. 160, 161—162 (2d Cir. 1904). 【17】Qualitex Co. v. Jacobson Products, 514 U.S. 159, 165 (1995).其實(shí)，Qualitex案的這一結論不是針對商標的功能性作出的，它主要解決的是單一顏色能否獲得商標保護——干洗熨墊護套上的綠色能否獲得商標保護。 【18】之寶制造公司與國家工商行政管理總局商標評審委員會(huì )商標異議復審行政糾紛案，北京市高級人民法院行政判決書(shū)（2015）高行（知）終字第4355號。
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