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文/集佳知識產(chǎn)權代理有限公司西安分部 閆瑾
一、案情基本介紹
2016年10月24日，艾影（上海）商貿有限公司（以下稱(chēng)：異議人）就機器貓（福建）體育用品有限公司（以下稱(chēng)：被異議人）于2015年2月10日申請的第16349046號“圖形”商標（以下稱(chēng)：被異議商標）提出異議申請。其主要理由為：被異議商標侵犯了異議人一方的在先著(zhù)作權。
2018年3月4日，異議人收到商標局下發(fā)的（2018）商標異字第0000005639號《第16349046號“圖形”商標不予注冊的決定》中認定：被異議商標的“圖形”構成對異議人一方享有著(zhù)作權的作品在設計構思、表現手法和視覺(jué)效果等方面近似，已構成實(shí)質(zhì)性近似。被異議人未經(jīng)異議人許可，申請注冊與異議人卡通形象高度近似的被異議商標，損害了異議人的在先著(zhù)作權。
最終，商標局依據《商標法》第三十條、第三十二條、第三十五條的規定決定：第16349046號“圖形”商標不予注冊。
二、案件焦點(diǎn)
本案的焦點(diǎn)問(wèn)題在于被異議商標的圖形部分與異議人一方享有著(zhù)作權的作品是否構成實(shí)質(zhì)性近似
三、案件評析
與上述案例類(lèi)似的還有很多，均認定商標侵犯了在先著(zhù)作權，例如：
案例一：
案例二：
案例三：
案例四：
通過(guò)上述列舉，其中案例三、案例四屬于較為常見(jiàn)的因侵犯著(zhù)作權而被不予核準注冊（宣告無(wú)效）的案件情形。案例三中，系爭商標與著(zhù)作權作品完全相同；案例四中，系爭商標是將兩個(gè)著(zhù)作權作品組合并稍作修改而來(lái)。對于這兩種情況，屬于較為簡(jiǎn)單的判斷系爭商標與著(zhù)作權作品是否相同的情形，一般僅僅從商標本身出發(fā)，直接觀(guān)察即可得之。
而本文開(kāi)頭所引案例及案例一、案例二所涉的系爭商標與著(zhù)作權作品的判斷就需要從“實(shí)質(zhì)性近似”的角度進(jìn)行判斷，在判斷的過(guò)程中所需要考慮的因素也相對較多。筆者通過(guò)下文進(jìn)行分析。
“著(zhù)作權”作為一種在先權利而在《商標法》中受保護的規定在我國并非從一開(kāi)始就存在的，而是隨著(zhù)社會(huì )的發(fā)展而逐步加入，與此同時(shí)，在《商標法》中對“著(zhù)作權”的保護也是越來(lái)越全面而有效。根據最新的《商標審理標準》中明確說(shuō)明，判斷是否侵犯在先著(zhù)作權的基本要件之一就是“系爭商標與他人在先享有著(zhù)作權的作品相同或實(shí)質(zhì)性相似”。其中，對于“相同”的理解相對來(lái)說(shuō)更加直觀(guān)，即一模一樣；而對“實(shí)質(zhì)性相似”的理解不僅要從商標與作品本身的構圖、整體外觀(guān)進(jìn)行判斷，還需要結合作品的知名度等方面進(jìn)行綜合評估方可得出。
結合前文所引案例及案例一、二來(lái)看，這幾組案例的作品均為知名漫畫(huà)《哆啦A夢(mèng)》中的主要角色，哆啦A夢(mèng)及哆啦美。由于該作品在中國已經(jīng)連續播放并傳播了多年，其漫畫(huà)形象影響了80后、90后甚至是00后的多代人。對于中國大陸相關(guān)公眾而言，不僅認識哆啦A夢(mèng)及哆啦美的全貌，而其對其具有代表意義的顏色、眼睛的位置、鈴鐺、口袋也十分熟悉，并將其與漫畫(huà)《哆啦A夢(mèng)》建立聯(lián)系。而在本文開(kāi)頭所引案例中的被異議商標，其選擇了哆啦美的耳朵、哆啦A夢(mèng)頭部的上半部分、哆啦A夢(mèng)的鈴鐺及其日語(yǔ)表現等多個(gè)具有突出特點(diǎn)的部分而組合；案例一中的第10520690號系爭商標由鈴鐺、口袋、哆啦A夢(mèng)的頭部等具有突出特點(diǎn)的部分組成；第15959976號系爭商標則以哆啦A夢(mèng)的頭部為圖形部分；案例二種的系爭商標選用哆啦A夢(mèng)的藍色、口袋、鈴鐺以及哆啦美的黃色和頭部等具有突出特點(diǎn)的部分組成。這些商標雖然整體與漫畫(huà)《哆啦A夢(mèng)》中哆啦A夢(mèng)及哆啦美的整體形成差異明顯，但是其均選用了這些作品中具有突出顯著(zhù)性和明確指向性的部分，而相關(guān)公眾看到這些要素后，極易聯(lián)想到享有著(zhù)作權的漫畫(huà)《哆啦A夢(mèng)》的相關(guān)形象。在這幾個(gè)案例中，不論是商標局的決定書(shū)還是商評委的裁定書(shū)中均有類(lèi)似的表述，即“系爭商標與異議人引證的上述漫畫(huà)作品中的卡通形象在設計構思、表現手法和視覺(jué)效果等方面相近，又構成實(shí)質(zhì)性近似”。
綜上，通過(guò)對上述案例的分析，在對著(zhù)作權保護的過(guò)程中，系爭商標與著(zhù)作權作品的相同相對容易分析；而對“實(shí)質(zhì)性相似”的分析，筆者認為：此類(lèi)對比往往會(huì )出現在一些不相同但存在近似之初的商標及作品之間。而對于這類(lèi)作品，首先應當評估商標及作品之間究竟是哪一部分構成相似。很多卡通作品、圖形是基于固有的人物、動(dòng)物、事物而經(jīng)過(guò)獨創(chuàng )設計而來(lái)的，一般會(huì )保留該類(lèi)人物、動(dòng)物、事物所固有的特點(diǎn)，而演繹設計其具有顯著(zhù)性的部分。例如，對人物來(lái)說(shuō)，作為人的基本特點(diǎn)是必然存在且為一般性相同的，即具有共性的部分；但是其表情、某一器官的特殊性、衣著(zhù)、標志動(dòng)作等就可能被獨創(chuàng )設計。本文前引的“哆啦A夢(mèng)”案例中，哆啦A夢(mèng)雖然是在貓的基礎上衍生而來(lái)，保留了貓胡子、鼻子、圓滾滾的身材圓圓的爪子等一般性特點(diǎn)外，還獨創(chuàng )了藍色的外衣、鈴鐺、口袋等具有明確指向性的部分。如果商標與作品是在一般性部分構成相似或者相同，但是在獨創(chuàng )性部分明顯不同的，此時(shí)，應當認定商標與作品并不構成實(shí)質(zhì)性近似。因為在具有這種一般性相似（同）的情況下，并不必然導致相關(guān)公眾對商標的所屬或者指向產(chǎn)生誤認。如果商標與作品的相似（同）之初是在獨創(chuàng )性部分，基本有時(shí)整體有些許差異，但是足以導致相關(guān)公眾憑借一般的認識將商標與作品產(chǎn)生混淆或者對商標的所屬產(chǎn)生誤認的，就應當以認定二者構成“實(shí)質(zhì)性近似”。其次，在對商標與作品形式進(jìn)行評估后，還應當評估作品的知名度和影響力，及著(zhù)作權人在使用該作品時(shí)的一般性方式。再結合前述“哆啦A夢(mèng)”的案例，一方面該作品具有極高的知名度，而且權利人在對其作品進(jìn)行使用時(shí)，不僅在漫畫(huà)作品中往往有對哆啦A夢(mèng)的口袋、鈴鐺、眼睛等部分有突出顯示，而且在著(zhù)作權權人所推行的相關(guān)衍生品中，也常常會(huì )將哆啦A夢(mèng)的口袋、鈴鐺、眼睛等部分作為單獨或者主要要素進(jìn)行推廣。而知名度的評估能夠從側面促進(jìn)“實(shí)質(zhì)性相似”的評估和判斷。
據上述分析，筆者認為，在商標與作品的實(shí)質(zhì)性相似的對比中，其核心在于是否會(huì )導致相關(guān)公眾在看到該商標后是否會(huì )聯(lián)想到相關(guān)的著(zhù)作權作品，并對商標的所屬產(chǎn)生誤認，即也是一種混淆性判定的方式。
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