文/集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司保定分部 張博

　　在實(shí)際工作中，沒(méi)有做檢索的情況下，專利申請(qǐng)文件的撰寫人員在撰寫申請(qǐng)文件時(shí)，需要確定必要技術(shù)特征，此時(shí)往往為了追求較大的保護(hù)范圍，將交底書中發(fā)明人提供的技術(shù)方案進(jìn)行分解，這種行為是處于為客戶考慮的情況下做出的，本身是無(wú)可厚非的，但是分解后經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)與原發(fā)明本意發(fā)生偏差的情況，造成申請(qǐng)文件出現(xiàn)若干問(wèn)題，本文將對(duì)這些問(wèn)題進(jìn)行淺析。

　　一、為什么要進(jìn)行技術(shù)方案分解：

　　專利法第56條規(guī)定：“發(fā)明或者實(shí)用新型專利權(quán)的保護(hù)范圍以其權(quán)利要求的內(nèi)容為準(zhǔn)，說(shuō)明書及附圖可以用于解釋權(quán)利要求。”

　　也就是說(shuō)，專利的保護(hù)范圍以權(quán)利要求的內(nèi)容為準(zhǔn)，尤其是對(duì)于獨(dú)立權(quán)利要求來(lái)說(shuō)，獨(dú)立權(quán)利要求決定著專利的最大保護(hù)范圍，因?yàn)樵谇謾?quán)判定時(shí)，全面覆蓋原則是專利侵權(quán)判定中的一個(gè)最基本原則，所謂全面覆蓋原則，是指如果被控物或者方法侵權(quán)成立，那么該產(chǎn)品或者方法應(yīng)該具備專利權(quán)利要求中所描述的每一項(xiàng)特征，缺一不可。并且在判定專利侵權(quán)時(shí)，最先適用的是全面覆蓋原則。

　　因此，必要的技術(shù)方案分解能夠進(jìn)一步的細(xì)化技術(shù)方案，細(xì)化技術(shù)特征，確保獨(dú)立權(quán)利要求中只具有必要技術(shù)特征。

　　二、依據(jù)什么進(jìn)行技術(shù)方案分解：

　　專利代理人涉及到分解技術(shù)方案的問(wèn)題時(shí)，應(yīng)當(dāng)與作為專業(yè)技術(shù)人員的發(fā)明人進(jìn)行溝通，以確保分解后的技術(shù)方案仍然符合發(fā)明人的發(fā)明意圖。

　　專利代理人不應(yīng)當(dāng)僅僅根據(jù)發(fā)明人提供的背景技術(shù)自行判斷進(jìn)行技術(shù)方案分解，因?yàn)榘l(fā)明人并不了解背景技術(shù)對(duì)于撰寫人員的撰寫來(lái)說(shuō)意味著什么，發(fā)明人提供的背景技術(shù)不一定是最接近的現(xiàn)有技術(shù)。

　　即使做了相應(yīng)的檢索，檢索結(jié)果也不一定是審查員的檢索結(jié)果，那么背景技術(shù)實(shí)際上還是不確定的，唯一確定的只有交底書中的技術(shù)方案和發(fā)明人的發(fā)明意圖。

　　因此，應(yīng)當(dāng)基于發(fā)明人的發(fā)明意圖，找出符合該發(fā)明意圖的技術(shù)方案，進(jìn)行適當(dāng)上位，尋求合理的保護(hù)范圍，通過(guò)與發(fā)明人溝通確定權(quán)利要求。而不是基于發(fā)明人提供的背景技術(shù)來(lái)確定技術(shù)問(wèn)題，并對(duì)技術(shù)方案進(jìn)行分解。

　　三、從專利申請(qǐng)文件的撰寫人員角度看技術(shù)方案分解：

　　為了追求最大保護(hù)范圍，撰寫人員會(huì)對(duì)發(fā)明人提供的交底書中的技術(shù)方案進(jìn)行多次優(yōu)化重組，獨(dú)立權(quán)利要求的技術(shù)方案將與交底書中的技術(shù)方案發(fā)生偏差，理論上撰寫人員會(huì)希望這種偏差僅僅帶來(lái)保護(hù)范圍擴(kuò)大的有益效果。

　　案例：交底書中：

　　1、背景技術(shù)：

　　房屋建筑物內(nèi)安裝的給水、排水管路系統(tǒng)都會(huì)存在這樣一種安裝情況，即管材需要穿過(guò)樓板以實(shí)現(xiàn)上層樓板與下層樓板之間管路的連通。而上層樓板預(yù)留的管材通道不一定與下層樓板預(yù)留的管材通道是同心的，由于施工誤差都是偏心的。

　　2、提供的解決技術(shù)問(wèn)題的原技術(shù)方案為：

　　提供一個(gè)雙偏心裝置，包括可轉(zhuǎn)動(dòng)的安裝在管材通道上的部件A，部件A開(kāi)設(shè)有第一偏心孔，部件B可轉(zhuǎn)動(dòng)的設(shè)置在第一偏心孔中，部件B開(kāi)設(shè)有第二偏心孔，那么第二偏心孔相對(duì)于管材通道來(lái)說(shuō)，為雙偏心設(shè)置，即相對(duì)于管材通道來(lái)說(shuō)，第一偏心孔為第一次偏心，第二偏心孔為第二次偏心，在下文中簡(jiǎn)稱雙偏心。

　　使用時(shí)，需要使用兩個(gè)雙偏心裝置，第一個(gè)雙偏心裝置的部件A可轉(zhuǎn)動(dòng)的安裝在上層樓板預(yù)留的管材通道中，第二個(gè)雙偏心裝置的部件A可轉(zhuǎn)動(dòng)的安裝在下層樓板預(yù)留的管材通道中，通過(guò)轉(zhuǎn)動(dòng)各自的部件A和部件B，實(shí)現(xiàn)第一個(gè)雙偏心裝置的部件B的第二偏心孔與第二個(gè)雙偏心裝置的部件B的第二偏心孔同心，然后將管材插在兩個(gè)第二偏心孔連通即可。

　　為了便于理解，在本文章的最后有一張附圖供參考。

　　3、有益效果：

　　部件A可轉(zhuǎn)動(dòng)，第一偏心孔可實(shí)現(xiàn)360°旋轉(zhuǎn)，部件B可轉(zhuǎn)動(dòng)，第二偏心孔可實(shí)現(xiàn)360°旋轉(zhuǎn)，通過(guò)部件A和部件B的轉(zhuǎn)動(dòng)，能夠?qū)崿F(xiàn)偏心且提高了偏心調(diào)節(jié)范圍，具體是通過(guò)部件B的第二偏心孔實(shí)現(xiàn)的，并且，也可以實(shí)現(xiàn)第二偏心孔與管材通道同心。

　　4、撰寫人員撰寫的權(quán)利要求為：

　　權(quán)1：安裝在管材通道中的部件A，部件A開(kāi)設(shè)有與管材插接第一偏心孔；

　　權(quán)2：還包括部件B，部件B開(kāi)設(shè)有與管材插接的第二偏心孔，部件B與部件A連接，第二偏心孔的中心線與管材通道的中心線偏心設(shè)置。

　　5、審查員下發(fā)的審?fù)ㄖ袑?duì)比文件1公開(kāi)的內(nèi)容:

　　權(quán)1：安裝在管材通道中的部件A，部件A開(kāi)設(shè)有與管材插接第一偏心孔。

　　下面將對(duì)上述的例子進(jìn)行分析：

　　從撰寫人員撰寫的權(quán)利要求1中可以看出，撰寫人員的本意應(yīng)該是為了追求保護(hù)范圍，而將部件B和部件A分開(kāi)，屬于分解技術(shù)方案，此時(shí)，出現(xiàn)的問(wèn)題是：

　　1、原技術(shù)方案被分解后與原技術(shù)方案本意偏離；

　　第一，撰寫人員在分解技術(shù)方案后，由于某種原因?qū)е伦珜懗霈F(xiàn)了失誤，通過(guò)閱讀權(quán)1和權(quán)2可以得知，無(wú)法明確的得到原技術(shù)方案中的雙偏心的技術(shù)方案，最重要的一點(diǎn)就是，部件A是可轉(zhuǎn)動(dòng)的沒(méi)有公開(kāi)，出現(xiàn)了分解時(shí)的遺漏，再次導(dǎo)致分解后的技術(shù)方案與原技術(shù)方案本意偏離。

　　第二，交底書中的原技術(shù)方案為雙偏心，其作用為克服施工誤差的偏心并且提高了第二偏心孔的偏心調(diào)節(jié)范圍，但是第一偏心孔本身也為偏心，其作用同樣為克服施工誤差的偏心，如果沒(méi)有遺漏的分解原技術(shù)方案，權(quán)1應(yīng)該為部件A可轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)置在管材通道中，部件A開(kāi)設(shè)有與管材插接第一偏心孔；權(quán)2應(yīng)該為部件B可轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)置在第一偏心孔中，部件B開(kāi)設(shè)有第二偏心孔；從上面可以看出，權(quán)1是有技術(shù)效果的，權(quán)2也是有技術(shù)效果的，針對(duì)發(fā)明人提供的背景技術(shù)來(lái)說(shuō)，兩者的技術(shù)效果是相同的，都是克服施工誤差的偏心，分解原技術(shù)方案后可以獲得更大的保護(hù)范圍，但是此時(shí)權(quán)1中的技術(shù)方案的本意已經(jīng)與交底書中原技術(shù)方案的本意偏離。

　　2、原技術(shù)方案被分解后可能帶來(lái)的問(wèn)題；

　　第一，在本案例中，撰寫人員對(duì)交底書中技術(shù)方案的分解很明顯是基于發(fā)明人提供的背景技術(shù)進(jìn)行的，雙偏心能夠克服施工誤差的偏心，單偏心也能夠克服施工誤差的偏心，那么雙偏心應(yīng)當(dāng)不屬于必要技術(shù)特征，由此分解之后，單偏心才是必要技術(shù)特征，但是此時(shí)會(huì)有一個(gè)不確定性因素，就是發(fā)明人提供的背景技術(shù)是否真的為最接近的現(xiàn)有技術(shù)，一般情況下都不是，因此，基于一個(gè)不真實(shí)的背景技術(shù)對(duì)技術(shù)方案進(jìn)行分解后，得出的必要技術(shù)特征肯定是有誤的。

　　第二，解決的技術(shù)問(wèn)題發(fā)生了變化，實(shí)際上，第一偏心孔的作用是克服施工誤差的偏心，第二偏心孔的作用同樣是克服施工誤差的偏心，但是其同時(shí)還具有了新的技術(shù)效果，就是提高了偏心調(diào)節(jié)范圍，克服施工誤差的偏心與提高偏心調(diào)節(jié)范圍完全是兩個(gè)不同的技術(shù)問(wèn)題，如果根據(jù)發(fā)明人提供的背景技術(shù)來(lái)看，應(yīng)當(dāng)確定克服施工誤差的偏心為技術(shù)問(wèn)題，而根據(jù)其實(shí)際提供的技術(shù)方案來(lái)看，提高偏心調(diào)節(jié)范圍才是其解決的技術(shù)問(wèn)題，當(dāng)然同時(shí)還能夠解決克服施工誤差的偏心的技術(shù)問(wèn)題。

　　第三，發(fā)明人本身屬于技術(shù)人員，一般對(duì)于專利撰寫了解并不深刻，一旦其提供的技術(shù)方案被分解，會(huì)認(rèn)為權(quán)利要求中的技術(shù)方案并不是自己要保護(hù)的技術(shù)方案，雙方會(huì)有分歧。

　　對(duì)與上述的“1、原技術(shù)方案被分解后與原技術(shù)方案本意偏離”的問(wèn)題：

　　對(duì)于“第一”中出現(xiàn)的偏離情況，當(dāng)撰寫人員想要追求較大的保護(hù)范圍進(jìn)行原技術(shù)方案分解時(shí)，容易出現(xiàn)在分解后忘記將原技術(shù)方案復(fù)原，甚至說(shuō)明書部分也沒(méi)有記載的情況，導(dǎo)致分解后的技術(shù)方案與原技術(shù)方案本意偏離，即使分解，也要在后續(xù)的權(quán)利要求中將技術(shù)方案完善，最簡(jiǎn)單的判別方法就是查看是否分解后的若干個(gè)權(quán)利要求中對(duì)應(yīng)的子方案重新組合后能夠得到原技術(shù)方案。對(duì)于“第二”中出現(xiàn)的偏離情況，撰寫人員應(yīng)當(dāng)尊重發(fā)明人的發(fā)明意圖，不應(yīng)當(dāng)擅自更改，撰寫人員涉及到分解技術(shù)方案的問(wèn)題時(shí)，應(yīng)當(dāng)與作為專業(yè)技術(shù)人員的發(fā)明人進(jìn)行溝通，以確保分解后的技術(shù)方案仍然符合發(fā)明人的發(fā)明意圖，而不是僅僅根據(jù)發(fā)明人提供的背景技術(shù)自行判斷，因?yàn)榘l(fā)明人并不了解背景技術(shù)對(duì)于撰寫人員的撰寫來(lái)說(shuō)意味著什么，可能發(fā)明人的發(fā)明意圖只是保護(hù)雙偏心這種情況，撰寫人員擴(kuò)大保護(hù)范圍是合理的，但是應(yīng)當(dāng)建立在不改變發(fā)明人的發(fā)明意圖的前提下。

　　對(duì)與上述的“2、原技術(shù)方案被分解后可能帶來(lái)的問(wèn)題”：

　　對(duì)于“第一”中出現(xiàn)的情況，在撰寫階段，審查員查找到的對(duì)比文件是不可預(yù)知的，但是發(fā)明人提供的技術(shù)方案是已知的，撰寫人員應(yīng)當(dāng)在保證邏輯主線的同時(shí)，權(quán)1應(yīng)當(dāng)為發(fā)明人提供的完整的技術(shù)方案，以不變應(yīng)萬(wàn)變，不管對(duì)比文件是什么，只要自己的技術(shù)方案確定了，即使最終無(wú)法授權(quán)也不是由于撰寫的問(wèn)題，從而避免由于非技術(shù)方案問(wèn)題帶來(lái)的授權(quán)的不穩(wěn)定性。

　　對(duì)于“第二”中出現(xiàn)的情況，基于背景技術(shù)的不確定性，應(yīng)當(dāng)以技術(shù)方案為準(zhǔn)確定技術(shù)問(wèn)題，確保技術(shù)方案符合發(fā)明人的發(fā)明意圖，而不應(yīng)當(dāng)基于不確定的背景技術(shù)來(lái)分解技術(shù)方案。

　　對(duì)于“第三”中出現(xiàn)的情況，第一個(gè)問(wèn)題就是客戶不滿意，因?yàn)楸疽馄x了，一旦下發(fā)審?fù)?，客戶第一個(gè)想法就是撰寫人員的錯(cuò)誤，是撰寫人員沒(méi)有寫好或者理解出現(xiàn)偏差導(dǎo)致的，而撰寫人員又是很難向客戶解釋清楚的，因?yàn)樾枰忉尩臇|西太多了，而客戶一般都沒(méi)有耐心聽(tīng)，撰寫人員需要解釋實(shí)際上是這么寫沒(méi)有偏差的，屬于擴(kuò)大保護(hù)范圍的行為，可能還要解釋為什么要這么寫，一般客戶會(huì)比較認(rèn)可審查員的審查意見(jiàn)，因?yàn)樵诳蛻舻难劾?，?guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局下發(fā)的文件是比較權(quán)威的，至少比撰寫人員是權(quán)威的，客戶不一定傾向于審查意見(jiàn)，但他們一定是傾向于國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局的。

　　四、如何避免以上問(wèn)題：

　　理想情況下，獨(dú)立權(quán)利要求中應(yīng)當(dāng)是只有必要技術(shù)特征的，應(yīng)當(dāng)是一個(gè)完整的能夠解決技術(shù)問(wèn)題的方案，而技術(shù)問(wèn)題是基于背景技術(shù)來(lái)確定的，但是背景技術(shù)的不確定性導(dǎo)致了技術(shù)問(wèn)題的不確定，能夠唯一確定的只有交底書中的技術(shù)方案和發(fā)明人的發(fā)明意圖。因此，應(yīng)當(dāng)基于發(fā)明人的發(fā)明意圖，找出符合該發(fā)明意圖的技術(shù)方案，進(jìn)行適當(dāng)上位，尋求合理的保護(hù)范圍，通過(guò)與發(fā)明人溝通確定權(quán)利要求。而不是基于發(fā)明人提供的背景技術(shù)來(lái)確定技術(shù)問(wèn)題，并對(duì)技術(shù)方案進(jìn)行分解。

　　以上論述均建立在沒(méi)有檢索的情況下，但是，即使做了相應(yīng)的檢索，檢索結(jié)果也不一定是審查員的檢索結(jié)果，那么背景技術(shù)實(shí)際上還是不確定的，唯一確定的只有交底書中的技術(shù)方案和發(fā)明人的發(fā)明意圖，因此，以不變應(yīng)萬(wàn)變是比較恰當(dāng)?shù)淖龇ā?

　　題外話：

　　答復(fù)OA時(shí)是否會(huì)被審查員認(rèn)為是組合發(fā)明：

　　一般組合發(fā)明的審?fù)ㄏ鄬?duì)于非組合發(fā)明的審?fù)▉?lái)說(shuō)，答復(fù)難一些，組合發(fā)明屬于將現(xiàn)有技術(shù)產(chǎn)品組合起來(lái)產(chǎn)生新的技術(shù)效果，而往往審查員會(huì)認(rèn)為這種技術(shù)效果是只要將申請(qǐng)文件中的現(xiàn)有技術(shù)產(chǎn)品組合起來(lái)就能夠起到這樣的技術(shù)效果，屬于顯而易見(jiàn)的，不具有創(chuàng)造性，那么我們?cè)诖饛?fù)起到的技術(shù)效果是否為顯而易見(jiàn)時(shí)，技術(shù)效果本身相對(duì)于具體的技術(shù)方案來(lái)說(shuō)是比較抽象的，答復(fù)要難一些，而非組合發(fā)明的審?fù)ㄔ诖饛?fù)時(shí)，我們可以針對(duì)技術(shù)方案的不同，針對(duì)有益效果的不同，針對(duì)背景技術(shù)的不同等這些非常具體的內(nèi)容多方面答復(fù)，答復(fù)內(nèi)容非常具體，而且答復(fù)點(diǎn)很多，整篇答復(fù)內(nèi)容干貨比較多，那么相對(duì)來(lái)說(shuō)，也會(huì)比較有說(shuō)服力。因此，在撰寫申請(qǐng)文件時(shí)，應(yīng)當(dāng)盡量避免被認(rèn)為屬于組合發(fā)明，而針對(duì)對(duì)比文件1來(lái)說(shuō)，本次案例明顯被劃為了組合發(fā)明。

　　審查員在下發(fā)的審查意見(jiàn)中提供的對(duì)比文件具有技術(shù)方案“安裝在管材通道中的部件A，部件A開(kāi)設(shè)有與管材插接第一偏心孔”，在下文中簡(jiǎn)稱單偏心。從本例來(lái)看，由于現(xiàn)有技術(shù)中具有單偏心的技術(shù)方案，那么代理人在撰寫時(shí)，將雙偏心的技術(shù)方案分解成兩個(gè)單偏心，即“部件A開(kāi)設(shè)有與管材插接第一偏心孔”和“第二偏心孔的中心線與管材通道的中心線偏心設(shè)置”，前者的技術(shù)效果為克服施工誤差的偏心，后者的技術(shù)效果為提高第二偏心孔的偏心調(diào)節(jié)范圍，實(shí)際上，第一偏心孔的作用是克服施工誤差的偏心，第二偏心孔的作用同樣是克服施工誤差的偏心，但是其同時(shí)還具有了新的技術(shù)效果，就是提高了偏心調(diào)節(jié)范圍，權(quán)2從技術(shù)方案來(lái)看屬于組合發(fā)明，那么在答復(fù)審查意見(jiàn)的時(shí)候會(huì)變的難一些，如果在撰寫申請(qǐng)文件時(shí)，將雙偏心作為發(fā)明點(diǎn)來(lái)寫， 直接對(duì)“部件A可轉(zhuǎn)動(dòng)，第一偏心孔可實(shí)現(xiàn)360°旋轉(zhuǎn)，部件B可轉(zhuǎn)動(dòng)，第二偏心孔可實(shí)現(xiàn)360°旋轉(zhuǎn)，通過(guò)部件A和部件B的轉(zhuǎn)動(dòng)，能夠?qū)崿F(xiàn)偏心且提高了偏心調(diào)節(jié)范圍，具體是通過(guò)部件B的第二偏心孔實(shí)現(xiàn)的，并且，也可以實(shí)現(xiàn)第二偏心孔與管材通道同心”進(jìn)行加工寫成權(quán)1，情況會(huì)好一些，當(dāng)然這樣會(huì)縮小保護(hù)范圍，但是，保護(hù)范圍應(yīng)當(dāng)是建立在符合發(fā)明人的發(fā)明意圖的技術(shù)方案的基礎(chǔ)上的，不應(yīng)當(dāng)一味的追求保護(hù)范圍，客戶提供的技術(shù)方案的本意是雙偏心，其技術(shù)效果為提高偏心調(diào)節(jié)范圍，但是方案分解之后的單偏心并不具備這種技術(shù)效果，所以此處的分解技術(shù)方案應(yīng)當(dāng)被認(rèn)為是改變了技術(shù)方案。

　　而且，在分解技術(shù)方案時(shí)，權(quán)2技術(shù)效果“提高第二偏心孔的偏心調(diào)節(jié)范圍”并沒(méi)有在申請(qǐng)文件中出現(xiàn)， 雙偏心也因?yàn)樯暾?qǐng)文件中沒(méi)有公開(kāi)“部件A可轉(zhuǎn)動(dòng)，第一偏心孔可實(shí)現(xiàn)360°旋轉(zhuǎn)”而丟掉，導(dǎo)致整篇申請(qǐng)文件出現(xiàn)了偏差，偏離了本意。

　　撰寫人員在撰寫申請(qǐng)文件時(shí)為了追求較大的保護(hù)范圍而將交底書中發(fā)明人提供的技術(shù)方案進(jìn)行分解，一定要慎重，避免出現(xiàn)遺漏技術(shù)方案、偏離發(fā)明本意等情況，保護(hù)范圍固然重要，但是符合發(fā)明人發(fā)明意圖的技術(shù)方案以及授權(quán)的穩(wěn)定性才是前提。