文/集佳知識產(chǎn)權代理有限公司 張青

　　知識產(chǎn)權作為重要的無(wú)形資產(chǎn)已成為各國經(jīng)濟發(fā)展戰略的重要內容，隨著(zhù)世界經(jīng)濟一體化和科學(xué)技術(shù)的發(fā)展，知識產(chǎn)權法律制度的全球化也逐漸來(lái)臨。近年來(lái)，我國的科技創(chuàng )新能力顯著(zhù)增強，對于科技創(chuàng )新的衡量標準，在學(xué)界也多以專(zhuān)利（特別是發(fā)明、實(shí)用新型專(zhuān)利）申請狀況為參考依據。而一項申請專(zhuān)利具備創(chuàng )造性是授予其專(zhuān)利權的必要條件之一。為了提高專(zhuān)利保護的穩定性、在各國盡可能的一致性以及公平性，本文通過(guò)對鄰國日本關(guān)于創(chuàng )造性、特別是對于公知常識、常用技術(shù)手段等的評價(jià)及認定與中國的審查實(shí)踐進(jìn)行比較，探討兩國關(guān)于創(chuàng )造性評價(jià)的差異性，期望對我國的審查實(shí)踐有所啟示。

　　一、 審查現狀

　　在審查實(shí)踐中，經(jīng)常能夠遇到一件日本專(zhuān)利申請在日本已經(jīng)獲得授權，且對應的中國專(zhuān)利申請在審查過(guò)程中，所引用的對比文件與日本審查員引用的對比文件完全相同，審查意見(jiàn)也大致相同，但在區別技術(shù)特征未被任何對比文件公開(kāi)的情況下，審查員在判斷要求保護的發(fā)明對本領(lǐng)域技術(shù)人員是否顯而易見(jiàn)時(shí)，在沒(méi)有任何證據支持的情況下，卻認定為該區別技術(shù)特征屬于“公知常識”、或 “常用技術(shù)手段”、或者該區別技術(shù)特征為“通過(guò)有限次的試驗可以得到的”，進(jìn)而以本領(lǐng)域技術(shù)人員結合公知常識、或者通過(guò)有限次試驗，獲得該發(fā)明是顯而易見(jiàn)的為由，而否定該發(fā)明的創(chuàng )造性。

　　在對比文件的基礎上，能否結合公知常識等或通過(guò)有限次試驗即可獲得本發(fā)明，是一個(gè)主觀(guān)性較強的判斷。特別是以“公知常識”或“有限次試驗”為由否定創(chuàng )造性時(shí)，如果沒(méi)有舉證或充分地說(shuō)明理由，則很容易導致當事人難以信服而引發(fā)爭議。

　　對于此類(lèi)公知常識的證據應當如何認定、以及哪一方負有舉證責任，筆者在實(shí)現過(guò)程中也存在一些困惑，現從以下幾方面對中日兩國的相關(guān)規定進(jìn)行說(shuō)明，以期能夠引發(fā)業(yè)內人士的思考。

　?。ㄒ唬┲袊P(guān)于創(chuàng )造性及其判斷標準的相關(guān)規定

　?。?）關(guān)于創(chuàng )造性的判斷標準

　　對于創(chuàng )造性，中國專(zhuān)利法第二十二條第三款規定，“創(chuàng )造性，是指與現有技術(shù)相比，該發(fā)明具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和顯著(zhù)的進(jìn)步，該實(shí)用新型具有實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和進(jìn)步”，同時(shí)，專(zhuān)利法第二十二條第五款還規定“本法所稱(chēng)現有技術(shù)，是指申請日以前在國內外為公眾所知的技術(shù)”。

　　另外，對于突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)，審查指南第二部分第四章2.2節在給出了定義的同時(shí)，還對是否顯而易見(jiàn)進(jìn)行了原則性的描述，即 “發(fā)明有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)，是指對所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員來(lái)說(shuō)，發(fā)明相對于現有技術(shù)是非顯而易見(jiàn)的。如果發(fā)明是所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員在現有技術(shù)的基礎上僅僅通過(guò)合乎邏輯的分析、推理或者有限的試驗可以得到的，則該發(fā)明是顯而易見(jiàn)的，也就不具備突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)”。

　　對于發(fā)明具有顯著(zhù)的進(jìn)步，是指發(fā)明與現有技術(shù)相比能夠產(chǎn)生有益的技術(shù)效果。例如，發(fā)明克服了現有技術(shù)中存在的缺點(diǎn)和不足，或者為解決某一技術(shù)問(wèn)題提供了一種不同構思的技術(shù)方案，或者代表某種新的技術(shù)發(fā)展趨勢。

　　此外，“公知常識”是在創(chuàng )造性的評價(jià)中常見(jiàn)的概念，然而由于審查員或者當事人會(huì )基于自身的知識水平對“公知常識”進(jìn)行判斷，因此往往難以有客觀(guān)、統一的標準。對此，審查指南中規定的公知常識的證據通常限于以下幾種形式：工具書(shū)、教科書(shū)和技術(shù)手冊、技術(shù)詞典。

　?。?）關(guān)于創(chuàng )造性的判斷方法

　　對于如何判斷發(fā)明或實(shí)用新型是否具有創(chuàng )造性，審查指南中進(jìn)一步給出了具體的判斷方法，即歸納為三步法：

　　確定最接近的現有技術(shù)；

　　確定發(fā)明的區別特征和發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題；

　　判斷要求保護的發(fā)明對本領(lǐng)域技術(shù)人員來(lái)說(shuō)是否顯而易見(jiàn)。

　　但在審查實(shí)踐中，常常碰到審查員在判斷是否為公知常識、要求保護的發(fā)明對本領(lǐng)域技術(shù)人員來(lái)說(shuō)是否顯而易見(jiàn)時(shí)，在沒(méi)有證據支持的情況下，即判定為屬于“公知常識”、或“常用技術(shù)手段”，或者以數值

　　或數值范圍是“通過(guò)有限次的試驗可以得到的”為由，而否定本發(fā)明的創(chuàng )造性。

　?。?）關(guān)于“公知常識”等的舉證責任

　　【審查指南】規定，“審查員在審查意見(jiàn)通知書(shū)中引用的本領(lǐng)域的公知常識應當是確鑿的，如果申請人對審查員引用的公知常識提出異議，審查員應當能夠說(shuō)明理由或提供相應的證據予以證明”。

　　根據該規定可知，審查員在使用“公知常識”進(jìn)行創(chuàng )造性的評價(jià)時(shí)，并不負有“初始的”舉證責任，只有在申請人提出異議的情況下，審查員才“應當能夠說(shuō)明”或“提供相應的證據予以證明”。這樣的結果，導致近年來(lái)在審查意見(jiàn)通知書(shū)中，審查員在未進(jìn)行詳細說(shuō)明或未給出證據的情況下，而以“公知常識”來(lái)否定發(fā)明的創(chuàng )造性的情況并不少見(jiàn)。

　　（二）日本關(guān)于創(chuàng )造性及其判斷標準的相關(guān)規定

　?。?）關(guān)于創(chuàng )造性的判斷標準

　　日本專(zhuān)利法第二十九條規定：凡完成在工業(yè)上可利用的發(fā)明的發(fā)明人，除下列記載的發(fā)明之外，可以獲得該項發(fā)明的專(zhuān)利：

　　專(zhuān)利申請之前在日本國內已是眾所周知的發(fā)明；

　　專(zhuān)利申請之前在日本國內已是公開(kāi)實(shí)施的發(fā)明；

　　專(zhuān)利申請之前在日本國內或在國外公開(kāi)的刊物上已有記載的發(fā)明，

　　專(zhuān)利申請之前，具備該發(fā)明所屬技術(shù)領(lǐng)域的普通知識者，根據記載于前項各款中的發(fā)明而能夠容易實(shí)現發(fā)明時(shí)，不拘同項的規定如何，對其發(fā)明不能給予專(zhuān)利權。

　　在此，我們可以注意到：根據日本專(zhuān)利法的規定，日本對于新穎性、創(chuàng )造性都是“否定式”的表述，簡(jiǎn)言之：若本領(lǐng)域普通技術(shù)人員根據現有技術(shù)能夠容易想到本發(fā)明時(shí)，則本發(fā)明不能被授予專(zhuān)利權。

　　另外，在日本【審查基準】第二部分第二章2.5（1）中，對于區別技術(shù)特征為數值范圍、或從公知材料中選擇優(yōu)選材料、或常用技術(shù)手段的選擇等情況下的創(chuàng )造性的判斷，給出了原則性的判斷基準，即：“為解決特定技術(shù)問(wèn)題而從公知材料中優(yōu)選、對數值范圍的優(yōu)化、等同物的替換、常規技術(shù)手段的選擇等，是本領(lǐng)域技術(shù)人員發(fā)揮通常的創(chuàng )造能力，

　　且區別技術(shù)特征僅為這些點(diǎn)時(shí)，如果沒(méi)有能推導出具有創(chuàng )造性的其他證據，通常這樣的發(fā)明被認為是本領(lǐng)域技術(shù)人員容易想到的”。

　　此外，在該第二部分第二章2.5（2）中，針對限定數值范圍的發(fā)明進(jìn)行了更進(jìn)一步的明確，即：若本發(fā)明所限定的數值范圍，具有對比文件未公開(kāi)的有益效果，與對比文件所公開(kāi)的效果本質(zhì)上不同、或者本質(zhì)相同但具有極其優(yōu)越的效果，而結合當時(shí)的技術(shù)水平，本領(lǐng)域技術(shù)人員無(wú)法預測的時(shí)候，可以判定為具有創(chuàng )造性。

　　由此可以看出：與中國的【審查指南】中的相關(guān)規定相比，日本的【審查基準】中的規定更為細致和具體，即：技術(shù)手段的選擇、材料的優(yōu)選或替換等是否是為了解決特定的技術(shù)問(wèn)題？所限定的數值范圍是否具有對比文件未公開(kāi)的有益效果？是否與對比文件所公開(kāi)的效果在本質(zhì)上不同？

　　另外，對應于我國的公知常識，在日本使用的是“周知技術(shù)”的概念，日本專(zhuān)利局在將文獻作為證據認定周知技術(shù)時(shí)，原則上要多篇文獻；當其為專(zhuān)利文獻時(shí)，一般需引用2-3篇文獻；當其為教科書(shū)等文獻時(shí)，1篇即可認定為周知技術(shù)。

　?。?）關(guān)于創(chuàng )造性的判斷方法

　　與中國的審查指南中規定的三步法不同，日本雖然沒(méi)有明確的三步法，但拒絕理由通知書(shū)中對于創(chuàng )造性的判斷，通常主要由以下部分構成：

　　首先，是對本發(fā)明與對比文件的發(fā)明（最接近的現有技術(shù)）的認定，包括兩者相同點(diǎn)的認定以及區別點(diǎn)的認定；

　　其次，基于區別點(diǎn)進(jìn)行討論，概述從現有技術(shù)出發(fā)，基于對比文件的發(fā)明是否容易想到本發(fā)明，具體而言，討論區別技術(shù)特征與所要解決的課題之間的關(guān)系（區別技術(shù)特征涉及的課題是否是容易想到的），明確區別技術(shù)特征是否是為了解決本發(fā)明的技術(shù)課題等。

　　進(jìn)而，從技術(shù)領(lǐng)域、技術(shù)課題、作用以及效果的共通性出發(fā)，判斷是否存在結合的啟示（目的在于排除事后分析，即排除事后諸葛亮）。

　?。?）關(guān)于“公知常識”等的舉證責任

　　基于日本專(zhuān)利法對新穎性、創(chuàng )造性的“否定式”的表述：若本領(lǐng)域普通技術(shù)人員根據現有技術(shù)能夠容易想到本發(fā)明時(shí)，則本發(fā)明不能被授予專(zhuān)利權的規定，換言之，根據字面的描述，除了能夠容易想到（有啟示）以外，默認是可以被授權的。所以審查員在寫(xiě)拒絕理由通知或者準備駁回時(shí)，需要寫(xiě)明為什么是容易想到的、或者為什么有結合的啟示，因此審查員一方負有舉證的責任，這一點(diǎn)與中國的審查實(shí)踐有著(zhù)明顯的差異，這樣做能夠有效地防止“公知常識”、“容易想到”等的濫用，有效地促進(jìn)審查進(jìn)程。

　?。?strong>三）中、日關(guān)于創(chuàng )造性及其判斷標準的對比的思考

　　根據以上對中、日兩國在創(chuàng )造性的判斷標準以及判斷方法的對比分析，我們可以看到尤其是在“公知常識”、“容易想到”等的舉證責任方面存在較大的差異，因此導致兩國的專(zhuān)利審查人員在對于創(chuàng )造性的判定和書(shū)寫(xiě)審查意見(jiàn)時(shí)的思路、裁量以及發(fā)出審查意見(jiàn)通知書(shū)后對專(zhuān)利權利產(chǎn)生的影響和擔負的責任方面都會(huì )存在較大的差異，從而直接影響了兩國對于創(chuàng )造性評價(jià)的客觀(guān)性、一致性以及公平性，造成一件專(zhuān)利在兩國申請，即使對比文件完全一致，審查意見(jiàn)也大致相同，卻遭遇迥然不同的審查結果的現狀。

　　故此，筆者認為，在國際交流日益頻繁，專(zhuān)利國際申請日益增加，知識產(chǎn)權日益受到重視的今天，日本在專(zhuān)利審查中的舉證要求對我國的專(zhuān)利審查來(lái)說(shuō)也有一定的借鑒意義。如果兩國能夠在專(zhuān)利審查標準、評價(jià)方法、以及責任界定等層面相互交流，互相借鑒，盡可能客觀(guān)地統一標準，增強審查人員的責任意識，則能夠使得公知常識等的判斷較為客觀(guān)，避免審查人員草率地套用行話(huà)，同時(shí)減少專(zhuān)利從業(yè)人員的困惑、減少當事人難以信服而引發(fā)爭議，進(jìn)一步增加國際專(zhuān)利審查中的公平、公正性。

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　　綜上所述，筆者認為專(zhuān)利保護應當充分考慮到專(zhuān)利權人和社會(huì )公眾二者利益的平衡，既要公平公正地尊重專(zhuān)利權人付出的創(chuàng )造性勞動(dòng)，鼓勵發(fā)明創(chuàng )造，鼓勵各行業(yè)的人更多地申請專(zhuān)利，提高整個(gè)行業(yè)的科研水平、創(chuàng )新能力，又要給社會(huì )公眾一定的實(shí)施新技術(shù)的空間。對此，我國的審查實(shí)踐在堅持獨立審查制度的基礎上，也可以同時(shí)借鑒或參考各國的審查實(shí)踐中的經(jīng)驗，從而盡可能客觀(guān)公證地對公知常識等進(jìn)行判斷和認定，兼顧專(zhuān)利確權程序的公平與效率。只要我們不斷吸取別人的經(jīng)驗并加以消化、完善，并形成自己的審查制度，將會(huì )對我國的專(zhuān)利事業(yè)及科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步和發(fā)展起到非常重大的推動(dòng)作用。

　　以上，對中、日兩國專(zhuān)利審查實(shí)踐中，關(guān)于創(chuàng )造性的評價(jià)作了初步的梳理，以期進(jìn)一步的探討和思考。如有不妥之處，敬請指正。

　　參考文獻：

　　[1] 國家知識產(chǎn)權局，專(zhuān)利審查指南2010

　　[2] 日本特許法

　　[3] 日本特許廳，《發(fā)明、實(shí)用新型審查基準》（2010年6月修訂）

　　[4] 淺談“公知常識”的證據認定及考量因素----倪曉紅（復審委審查員）