文/集佳知識產(chǎn)權代理有限公司 杜燕霞

　　在國外進(jìn)行商標注冊，是否需要提前進(jìn)行檢索呢？不少企業(yè)有這樣的困惑。首先，檢索的成本太高，國外律師的檢索費和提交一件注冊申請的代理費差不多。其次，對于公司的核心商標而言，哪怕檢索出在先商標，也必須申請，從而認為商標檢索的意義不大。于是，不少企業(yè)選擇了直接提交注冊申請，等待官方的審查結果。既然如此，那么商標檢索是否真的有必要呢？

　　在討論檢索的意義前，我們首先要明確下什么是商標檢索。商標檢索，通常也稱(chēng)為商標查詢(xún)，是指在商標注冊申請前，對商標注冊和使用進(jìn)行的可行性的評估。有過(guò)商標注冊經(jīng)歷的企業(yè)都明白，商標是有門(mén)檻的，需要滿(mǎn)足顯著(zhù)性、區分性（足以與其他在先商標區分開(kāi)來(lái)，排除致使在來(lái)源混淆的可能性）等要求，因此在選擇某個(gè)標識作為商標之前，需要對其是否滿(mǎn)足商標基本要求、能否注冊成功、可否投放市場(chǎng)進(jìn)行評估。這一評估過(guò)程，便是本文旨在討論的商標檢索。

　　既然商標檢索是評估商標注冊和使用的可行性的，那么商標檢索結果揭示的，就是商標注冊和使用的風(fēng)險，即商標注冊不能的風(fēng)險和使用不能的風(fēng)險。字面來(lái)講，注冊不能的風(fēng)險是指商標存在駁回風(fēng)險、異議風(fēng)險等，可能致使商標無(wú)法成功注冊。使用不能的風(fēng)險是指，商標無(wú)法投入使用，或者一旦使用則存在侵犯他人合法權利的風(fēng)險。在法律上，由于不同國家對商標注冊要件進(jìn)行了不同的規定，因此注冊風(fēng)險在不同國家體現出不同特征。例如，在中國、日本、韓國等有在先權利審查的國家，審查員有權引證在先商標來(lái)駁回在后申請，那么商標注冊風(fēng)險既可能來(lái)自商標顯著(zhù)性問(wèn)題，又可能存在在先注冊/申請商標的障礙。而在歐盟以及歐盟多數成員國內，由于審查員不會(huì )依職權進(jìn)行在先權利審查，因此若商標通過(guò)絕對理由審查后，公告期內無(wú)人異議的，則商標可以核準注冊。因此，在這些國家中，注冊風(fēng)險來(lái)自于商標的顯著(zhù)性要求和第三方的異議。第三方是否會(huì )提出異議，則與該企業(yè)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)情況、商標使用現狀、以及商標保護策略密切相關(guān)。整體而言，由于不少商標是防御注冊的，或者并未投入使用的，因此商標異議的可能性是遠低于審查員駁回的可能性的。同樣的，使用風(fēng)險也因為各國不同法律制度的不同而有較大差異。例如，美國、加拿大等商標權源于使用的國家，哪怕使用注冊商標，也可能會(huì )侵犯他人未注冊的、因在先使用而產(chǎn)生的商標權。由于各國商標法律制度直接決定了商標注冊和使用的風(fēng)險，那么這種風(fēng)險評估就需要結合著(zhù)各國商標法律制度來(lái)進(jìn)行，商標檢索的對象和范圍是有所差異的。換句話(huà)說(shuō)，不同法律制度下，商標風(fēng)險的來(lái)源是不同的。因此，用國內標準，或者同一標準去判斷商標的風(fēng)險，顯然是不合理的。

　　風(fēng)險管理是企業(yè)管理非常重要的課題，那么企業(yè)是否可以承受商標不進(jìn)行檢索的風(fēng)險呢？我們需要看看不進(jìn)行商標檢索而帶來(lái)的后果。首先，商標注冊不能的不利后果是企業(yè)投入了時(shí)間和費用，但最終未能成功注冊商標。由于這些基本上是經(jīng)濟上的指標，而不同企業(yè)的在經(jīng)濟上的承受力是不同的，因此很難得出一個(gè)確定的結論。其次，使用不能的不利后果是商標雖得以注冊，但不能使用，或者一旦使用即侵犯他人權利。商標侵權責任中，除了停止使用外，還有消除影響，賠償損失等。無(wú)論對于各種規模的企業(yè)而言，這種后果都是不容忽視的。因為除了經(jīng)濟損失外，還將破壞企業(yè)經(jīng)過(guò)長(cháng)期努力、精心積累的商譽(yù)。

　　雖然，不同企業(yè)對于風(fēng)險承受能力有較大的差異，但從企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策角度而言，每件商標的選擇、設計、啟用都是資源投入，也是創(chuàng )意者寶貴的勞動(dòng)成果，商標順利注冊是企業(yè)有序經(jīng)營(yíng)的有力保障。此外，避免侵權、避免資源閑置和浪費，也是企業(yè)良好經(jīng)營(yíng)的訴求。因此，對于企業(yè)而言，申請前進(jìn)行商標檢索的必要性不言而喻。

　　其實(shí)，商標檢索，除了可以排查注冊不能和使用不能的風(fēng)險外，還有一些很重要、但卻常被忽視的作用。例如，商標檢索報告可以證明在后商標注冊人的主觀(guān)善意，因為檢索可以證明其對他人的在先商標盡到了必要的注意義務(wù)，特別是在沒(méi)有相對理由審查的國家中，此意義尤為重要。此外，商標檢索可以使得申請人在盡早獲得注冊/使用障礙后獲得解決問(wèn)題的先機。部分國家的審查周期非常長(cháng)，例如巴西、委內瑞拉等國家，若申請后2-3年才發(fā)現有在先商標，那么還將花費更長(cháng)的時(shí)間來(lái)清除權利障礙。同時(shí)，值得注意的是，這些在先商標可能已經(jīng)經(jīng)過(guò)了可以爭議的時(shí)間限制。

　　事實(shí)上，越來(lái)越多的企業(yè)重視起商標檢索。根據筆者經(jīng)歷，企業(yè)進(jìn)行商標檢索的比例在逐年提升。以筆者公司代理的案件來(lái)看，2015年查詢(xún)比例是11.3%，2016年為12.5%，2017年已經(jīng)提升至15%。商標注冊前進(jìn)行檢索，已成為一種趨勢。

　　既然商標檢索的意義重大，那么是否有辦法有效降低檢索成本呢？商標檢索成本分為兩部分，一部分是數據庫的費用，另一部分是律師或代理人提供法律意見(jiàn)的費用。就前者而言，目前不少?lài)液蛧H性組織正在致力于此。例如，世界知識產(chǎn)權組織國際局開(kāi)發(fā)的http://www.wipo.int/branddb/en和歐洲知識產(chǎn)權組織的https://www.tmdn.org/tmview/welcome，他們旨在通過(guò)匯總各國數據庫來(lái)提供“一站式”查詢(xún)服務(wù)。這些數據庫都是免費開(kāi)放的，因此數據庫的成本已經(jīng)逐漸在降低。另一方面，隨著(zhù)競爭壓力，各國代理律師和代理人的服務(wù)費用也在逐步的壓縮，提供專(zhuān)業(yè)但收費合理的法律服務(wù)成為一種必然。

　　商標檢索的重要性在日益凸顯，相信越來(lái)越多的中國企業(yè)會(huì )使用這種利器，為民族品牌的振興之路鋪平道路。