文/北京市集佳律師事務(wù)所 侯玉靜

　　一、“顯著(zhù)特征改變”標準的由來(lái)

　　根據現行商標法第四十九條第二款之規定，注冊商標“沒(méi)有正當理由連續三年不使用”的，任何單位或者個(gè)人可以向商標局申請撤銷(xiāo)該注冊商標（簡(jiǎn)稱(chēng)“撤三”）；在很多“撤三”案件中，商標權人提供的使用證據所顯示的商標樣式，與注冊商標圖樣存在一定差別，那么這種差別的存在是否會(huì )導致這些使用證據不被采納？根據2010年4月20日發(fā)布并施行的《最高人民法院關(guān)于審理商標授權確權行政案件若干問(wèn)題的意見(jiàn)》第20條，“實(shí)際使用的商標與核準注冊的商標雖有細微差別，但未改變其顯著(zhù)特征的，可以視為注冊商標的使用”。也就是說(shuō)，實(shí)際使用的商標樣式與注冊商標圖樣之間的差別，如果達到了“改變顯著(zhù)特征”的程度，該注冊商標就可能被判斷為在指定期間內“未使用”從而被撤銷(xiāo)；如果顯著(zhù)特征未發(fā)生改變，即可以維持注冊。2017年3月1日起施行的《最高人民法院關(guān)于審理商標授權確權行政案件若干問(wèn)題的規定》第26條第二款，除了將“商標”這一用語(yǔ)修改為“商標標志”之外，基本上沿用了前述規定。本文中將這種判斷實(shí)際使用的商標標志能否被視為注冊商標的使用、從而判斷該注冊商標應予維持還是撤銷(xiāo)的標準，稱(chēng)為“顯著(zhù)特征改變”標準。

　　二、“撤三”案件中認定注冊商標“顯著(zhù)特征改變”的原則、方法

　　撤銷(xiāo)三年不使用商標制度的立法本意并非是對商標權人的懲罰，其目的在于鼓勵商標權人積極使用商標，防止商標資源的浪費，因而在撤銷(xiāo)三年不使用商標的現有法律制度框架下，對于商標使用證據的把握標準通常是寬松的而不是嚴格的，甚至在法律的適用中更加傾向于盡可能地維持注冊商標的存在。2016年北京市高級人民法院發(fā)布的《當前知識產(chǎn)權審判需要注意的法律問(wèn)題》中闡述的涉及“撤三”制度的司法政策，再次強調“撤三”制度“既不是對商標注冊人不使用行為的處罰，也并非為商標注冊人設定了使用的義務(wù)，只是為了在商標注冊人連續三年不使用導致注冊商標的作用長(cháng)期沒(méi)有發(fā)揮時(shí)，使該商標標志重新回到公有領(lǐng)域，方便他人注冊，激活商標資源的一種措施。因此，對使用的認定應當符合市場(chǎng)實(shí)際，在使用證據的認定上，也就應當堅持優(yōu)勢證據原則，不宜過(guò)于苛刻?！?

　　至于如何判斷顯著(zhù)特征已經(jīng)發(fā)生變化，不妨先從“規范”使用的定義進(jìn)行探討。根據《最高人民法院關(guān)于審理民事糾紛案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第九條，“商標相同，是指被控侵權的商標與原告的注冊商標相比較，二者在視覺(jué)上基本無(wú)差別”；《商標審查標準》也采用了類(lèi)似的表述，“商標相同是指兩商標在視覺(jué)上基本無(wú)差別”，并進(jìn)一步列舉了文字商標、圖形商標、組合商標能夠認定“商標相同”的具體情形，比如字體、字母大小寫(xiě)或者文字排列方式有橫排與豎排之分使兩商標存在細微差別的，非指定顏色商標的顏色變化，仍判定為相同商標。由此我們可以推論，如果實(shí)際使用的商標與注冊商標相比，在字體、字母大小寫(xiě)、排列方式、顏色上發(fā)生變化，仍然應判定為注冊商標的“規范”使用。司法實(shí)踐中，商標局、商評委、法院也通常在“撤三”案件中掌握較為寬松的標準，注冊商標在實(shí)際使用中存在字體、字母大小寫(xiě)、排列方式、顏色以及繁簡(jiǎn)體之間的改變，通常都會(huì )被認為屬于“未改變其顯著(zhù)特征”，可以視為注冊商標的使用。

　　稍有爭議的是，當注冊商標“拆分”、“組合”，甚至“拆分+組合”后的實(shí)際使用方式，是否屬于“顯著(zhù)特征”已經(jīng)發(fā)生了改變。筆者曾經(jīng)詳細梳理過(guò)涉及注冊商標變形使用的案例1，在大多數案件中，法院認定圖文組合商標中的圖形部分在票據、牌匾等載體上被省略，符合商業(yè)慣例；反過(guò)來(lái)，文字商標與圖形結合使用，亦不會(huì )導致文字商標顯著(zhù)特征發(fā)生改變。中英文組合商標，或中文拼音組合商標中，兩部分之間通常存在一一對應、互為指代的關(guān)系，單獨使用組合要素之一，仍然可以視為組合商標的使用；反過(guò)來(lái)，中文商標、英文商標或拼音商標，與對應的翻譯形式結合使用，也不會(huì )導致顯著(zhù)特征的變化。整體來(lái)看，絕大多數司法判例從“撤三”制度的立法目的出發(fā)，通常寬松掌握、適用“顯著(zhù)特征改變”這一標準。

　　三、“顯著(zhù)特征改變”標準遭遇“系列”商標

　　實(shí)踐中，同一企業(yè)通常會(huì )圍繞核心標志申請注冊多枚商標。這些屬于同一申請人的多個(gè)商標，又存在兩種情況：第一，同一申請人將某個(gè)商標及與其近似的若干商標，在同一種商品或者類(lèi)似商品上注冊，即所謂“聯(lián)合商標”，商標所有人對“聯(lián)合商標”既無(wú)實(shí)際使用的意圖也通常不會(huì )有實(shí)際使用的行為，其注冊的主要目的是為了防止他人摹仿其主商標，比如哇哈哈杭州娃哈哈集團有限公司在注冊“娃哈哈”商標的同時(shí)，在第32類(lèi)的“無(wú)酒精飲料”商品上，同時(shí)注冊了“娃娃哈”、“哈哈娃”、“爺哈哈”等系列商標。第二，同一企業(yè)同時(shí)擁有多個(gè)注冊商標，這些注冊商標擁有相同的核心要素（主商標），同時(shí)配合該主商標增加其他文字、圖形或對應翻譯，形成“系列”商標。筆者認為“聯(lián)合商標”不構成不進(jìn)行實(shí)際使用的“正當理由”，應予撤銷(xiāo)；本案中，筆者僅就第二種情況即“系列”商標進(jìn)行討論。

　　筆者能夠查詢(xún)到的最早涉及“系列”商標的“撤三”案件，為北京市高級人民法院2014年6月判決的德?tīng)柾吡χZ公司第861516號“BUCCELLATI”（復審商標）商標撤銷(xiāo)復審一案2。該案中，德?tīng)柾吡χZ公司在第14類(lèi)貴重金屬藝術(shù)品、珠寶等商品上，除復審商標外，還申請有第861515號“FEDERICO BUCCELLATI”商標，德?tīng)柾吡χZ公司提交的商標使用證據所體現的商標均為“FEDERICO BUCCELLATI”商標。商評委認為在案證據能夠證明復審商標的實(shí)際使用；但一審法院認為，在德?tīng)柾吡χZ公司同時(shí)擁有復審商標和第861515號“FEDERICO BUCCELLATI”商標的情況下，上述使用證據中的商標應認定為第861515號“FEDERICO BUCCELLATI”商標，而非本案復審商標“BUCCELLATI”商標；二審法院支持一審法院的觀(guān)點(diǎn)，并指出，雖然第861515號“FEDERICO BUCCELLATI”商標中完整包含了復審商標的文字，但不能據此認定銷(xiāo)售發(fā)票、海關(guān)出口文件中出現的“FEDERICO BUCCELLATI”商標是對復審商標的使用。

　　2015年10月，北京知識產(chǎn)權法院在關(guān)于所羅門(mén)公司第4587241號“JIM”商標（訴爭商標）撤銷(xiāo)復審一案3中，法院認為訴爭商標為“JIM及圖”，其中圖形占有顯著(zhù)位置，而證據顯示的商標僅為“JIM”，二者并非相同或基本相同的商標；除訴爭商標外，所羅門(mén)公司還獲準注冊第9220695號“JIM”商標，因此在案證據并非對訴爭商標的使用行為。但是，該一審判決在2016年4月被北京市高級人民法院二審改判4。二審法院認為，復審商標系組合商標，由字母“JIM”及圖組成，發(fā)票上標注了“JIM”，雖未體現圖形，但該做法符合正常的商業(yè)慣例，可以認定為真實(shí)、合法的使用；原審法院認為所羅門(mén)公司還有其他注冊商標，進(jìn)而認定上述證據并非對復審商標的使用，缺乏依據。

　　2016年1月，北京市高級人民法院在關(guān)于3159414號“WEWE”（訴爭商標）撤銷(xiāo)復審一案中5，二審法院推翻了一審法院關(guān)于“實(shí)際使用的商標與核準注冊的商標雖有細微差別，但未改變顯著(zhù)特征”的認定，并進(jìn)一步指出，“如果訴爭商標權利人實(shí)際使用的改變后的標志，系直接指向了其自身的其他注冊商標，或者他人注冊商標的，則該使用行為可能并非系對訴爭商標具有使用的意圖，也就無(wú)法形成與訴爭商標專(zhuān)用權的唯一對應關(guān)系。在此情況下，即使實(shí)際使用中訴爭商標的顯著(zhù)特征能夠識別，也不能認為系對訴爭商標的使用”。

　　北京高院先后作出的“WEWE”、“JIM”兩案，就“系列”商標如何掌握使用證據方面存在明顯分歧；而北京知識產(chǎn)權法院似乎采取了對“系列”商標使用證據從嚴掌握的審判思路。2016年12月，在第6213389號“蒙塔果+Montagu及圖”（復審商標）撤銷(xiāo)復審一案中6，由于復審商標注冊人同時(shí)擁有第16518285號“蒙塔果+Montagu”商標，北京知識產(chǎn)權法院認為，如果商標權利人實(shí)際使用改變后的標志，直接指向其自身的其他注冊商標，在商業(yè)交易文書(shū)及產(chǎn)品標簽中頻繁使用復審商標之外的其他有效注冊商標，使得復審商標與其注冊人一一對應關(guān)系被大大削弱，進(jìn)而認定復審商標應予撤銷(xiāo)。該案的二審判決目前尚未作出。

　　上述幾個(gè)案例中，假設不涉及商標所有人自身其他的注冊商標，實(shí)際使用商標與注冊商標存在字體變化（如“WEWE”案）、文字商標與其他文字組合使用（如“BUCCELLATI”案）、圖文組合商標在實(shí)際使用中省略圖形（如“JIM及圖”案、“蒙塔果+Montagu及圖”案），訴爭商標都應該被維持，因為實(shí)際使用的商標標志與核準注冊的商標標志相比，很難說(shuō)顯著(zhù)特征已經(jīng)發(fā)生了變化。那么，為什么商標所有人擁有的其他注冊商標，能夠成為對其不利的一個(gè)因素？在“撤三”案件中對“系列”商標從嚴掌握證明標準，是否具有足夠的依據？“他山之石，可以攻玉”，國際公約及國外已有的法律條文、判例，雖未必應該照搬照抄，但至少可資借鑒。

　　四、國外判例之借鑒

　　首先，中國1985年加入的《保護工業(yè)產(chǎn)權巴黎公約》，是我國需要執行和遵守的國際公約之一，各成員國的國內法律規則應與巴黎公約確立的各項準則作一致解釋。巴黎公約第五條C(2)款規定，“商標所有人使用的商標，在形式上與其在本聯(lián)盟國家之一所注冊的商標形式只有一些要素不同，而并非改變其顯著(zhù)性的，不應導致注冊無(wú)效，也不應減少對商標所給予的保護”7。最高院的關(guān)于商標授權確權的意見(jiàn)和規定，與巴黎公約的該條規定基本一致。無(wú)論是巴黎公約，還是最高院的意見(jiàn)和規定，有沒(méi)有改變顯著(zhù)特征，是判斷變形使用的商標標志能否視為注冊商標實(shí)際使用的唯一條件，這里并沒(méi)有隱含著(zhù)另一個(gè)條件：變形使用的商標標志本身不能是一個(gè)注冊商標。

　　變形使用的商標標志本身也是另一枚注冊商標，能否成為認定注冊商標實(shí)際使用的障礙？就這一問(wèn)題，德國《商標和其他標志保護法（商標法）》第26條第（3）項有明確規定：“以與該商標注冊的形式不同的形式使用，也應視為對該注冊商標的使用，只要該不同的因素不改變該商標的顯著(zhù)性。如果該商標也在其使用的形式上獲準注冊，則也應適用第l句的規定?！?2012年10月25日歐洲法院第三法庭審理的“PROTI”商標一案9，法院認為前述德國商標法第26條第2句之規定，與歐盟商標指令及巴黎公約的規定一致；歐盟商標指令(Directive 89/104)第10條（2）（a）應該被理解為，注冊商標所有人可以依據變形使用的事實(shí)主張注冊商標實(shí)際使用，只要實(shí)際使用的這種形式與注冊商標的形式相比顯著(zhù)特征沒(méi)有發(fā)生變化，即便注冊商標變形使用的形式本身也被注冊這一事實(shí)亦不排除前述規則10。

　　前述“PROTI”商標一案，法院認定變形使用的商標標志本身也獲準注冊這一事實(shí)不影響“顯著(zhù)特征改變”標準的適用，并進(jìn)行了合理性論證：首先，商標所具有的顯著(zhù)特征是為了區分不同經(jīng)營(yíng)者以及其提供的商品。歐盟商標指令并不要求注冊商標標志和其實(shí)際使用的不同形式之間嚴格一致，目的是允許商標所有者對商標標志進(jìn)行適當變化以適應市場(chǎng)拓展和推廣宣傳的需要，當然適當變化指的是不能改變商標的顯著(zhù)特征。第二，如果將“變形使用的標志本身不能是注冊商標”作為一個(gè)附加條件，就損害了前述目的。實(shí)際上，將一個(gè)注冊商標可能使用的不同形式也注冊為商標，可以使這一注冊商標的形象變化更具有可預期性并適應不斷變化的市場(chǎng)實(shí)際。

　　值得注意的是，在“PROTI”商標一案中，法院援引了關(guān)于“Bridge”系列商標的在先判例11，排除了“聯(lián)合商標”適用類(lèi)似規則的余地。法院認為，某些商標申請注冊的唯一目的，是為了尋求或擴展主商標的保護范圍，這些“防御性”注冊的商標在撤銷(xiāo)案件當中，不能由于主商標的使用而獲得維持。

　　五、小結

　　商標的顯著(zhù)識別特征在區分不同經(jīng)營(yíng)者及其提供的商品或服務(wù)，不在于區分同一個(gè)經(jīng)營(yíng)者擁有的不同注冊商標。如果同一個(gè)經(jīng)營(yíng)者注冊有多個(gè)包含相同核心要素或者說(shuō)顯著(zhù)識別要素的“系列”商標，只要顯著(zhù)識別要素不變，商標的產(chǎn)源指向就不會(huì )發(fā)生改變。當然，如果注冊商標實(shí)際使用的形式，指向了他人擁有的注冊商標，而不是商標所有人自己的其他注冊商標，就需要嚴格把握“顯著(zhù)特征改變”標準。在“撤三”案件當中，判斷實(shí)際使用的商標形式能否視為注冊商標的使用，判斷顯著(zhù)特征是否發(fā)生改變是唯一的標準，變形使用的商標標志本身是否為商標所有人的另一枚注冊商標，或者是否與同一商標所有人的其他注冊商標更為接近，并非法院需要考慮的因素。

　　注釋?zhuān)?
　　1.詳見(jiàn)筆者《如何認定注冊商標在使用過(guò)程中改變顯著(zhù)特征》一文。
　　2.詳見(jiàn)北京市高級人民法院“(2014)高行終字第1366號”《行政判決書(shū)》。
　　3.詳見(jiàn)北京知識產(chǎn)權法院“（2015）京知行初字第534號”《行政判決書(shū)》。
　　4.詳見(jiàn)北京市高級人民法院“（2016）京行終608號”《行政判決書(shū)》。
　　5.詳見(jiàn)北京市高級人民法院“(2015)高行(知)終字第3613號”《行政判決書(shū)》。
　　6.詳見(jiàn)北京知識產(chǎn)權法院“(2016)京73行初3183號”《行政判決書(shū)》。
　　7.原文表述：Use of a trademark by the proprietor in a form differing in elements which do not alter the distinctive character of the mark in the form in which it was registered in one of the countries of the Union shall not entail invalidation of the registration and shall not diminish the protection granted to the mark.
　　8.原文表述：Use of the trademark in a form different from the form in which it was registered shall also be regarded as use of a registered trade mark, provided that the differences do not alter the distinctive character of the mark. The first sentence must also be applied if the trade mark is also registered in the form in which it has been used.
　　9.In Case C-553/11.
　　10.原文表述：the proprietor of a registered trade mark is not precluded from relying, in order to establish use of the trade mark for the purposes of that provision, on the fact that it is used in a form which differs from in which it was registered, without the differences between the two forms altering the distinctive character of that trade mark, even though that different form is itself registered as a trademark.
　　11.IL Ponte Finanziaria SPA V. OHIM, 2007年9月13日，In case C-234/06 P.