文/集佳知識產(chǎn)權代理有限公司 李春暉

　　摘要

　　法釋〔2016〕1號對功能性特征提出了定義，其包括形式定義和對非功能性特征的實(shí)質(zhì)性排除兩部分。形式識別功能性特征的關(guān)鍵在于判斷何為功能/效果的表達。例如對涉及計算機程序的產(chǎn)品權利要求，不能將與方法步驟對應的“裝置+功能” 一概認作功能性特征。實(shí)質(zhì)排除非功能性特征時(shí)，本領(lǐng)域技術(shù)人員從權利要求所確定的具體實(shí)施方式可以是實(shí)現功能/效果的產(chǎn)品結構或方法步驟，可能來(lái)源于功能執行主體的術(shù)語(yǔ)本身、對功能執行主體的具體實(shí)施方式限定及從功能/效果描述能確定的具體實(shí)施方式。前述“功能+裝置”特征的具體實(shí)施方式即為實(shí)現該功能的方法步驟，而非硬件結構。在識別功能性特征時(shí)，只能依據權利要求自身和外部證據，而不能查看說(shuō)明書(shū)。

　　關(guān)鍵詞：功能性特征 定義 功能 效果 具體實(shí)施方式

　　一、引言：功能性特征之定義與解釋的發(fā)展

　　作為權利要求撰寫(xiě)會(huì )用到的一種特征描述方式，1993年審查指南即已涉及“功能性限定”即“用功能限定……特征的寫(xiě)法”1，以及“使用功能或者效果特征來(lái)限定發(fā)明”或“技術(shù)特征”2。這些說(shuō)法一直延續到2010年專(zhuān)利審查指南，并引入了“功能性限定的（技術(shù)）特征”的說(shuō)法3。

　　在專(zhuān)利審查實(shí)踐中，不提倡用功能/效果來(lái)限定技術(shù)特征。作為對該撰寫(xiě)方式（及其他過(guò)寬上位概念）的限制，國家知識產(chǎn)權局與其他專(zhuān)利局一樣基于最寬解釋原則來(lái)進(jìn)行支持問(wèn)題和新穎性、創(chuàng )造性問(wèn)題等的審查。

　　很多人一度認為侵權司法實(shí)踐中對技術(shù)特征的解釋原則與確權階段是一致的。那么功能性限定的技術(shù)特征將被“理解為覆蓋了所有能夠實(shí)現所述功能的實(shí)施方式”4。但功能性限定的技術(shù)特征與使用本領(lǐng)域通用術(shù)語(yǔ)的普通技術(shù)特征（上位概念）的區別在于，后者已有較明確的內涵和外延，覆蓋范圍是有限的；而功能性限定的技術(shù)特征雖有較明確的功能/效果，但外延尚未明確，不能明了究竟涵蓋哪些有限的具體實(shí)施方式，理論上的覆蓋范圍是無(wú)限的，可能大大超出發(fā)明人所作技術(shù)貢獻。

　　在此情況下，《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專(zhuān)利權糾紛案件應用法律若干問(wèn)題的解釋》（下稱(chēng)《解釋》）5規定：對于以功能或效果表述的技術(shù)特征，應當“結合說(shuō)明書(shū)和附圖描述的該功能或者效果的具體實(shí)施方式及其等同的實(shí)施方式，確定該技術(shù)特征的內容?！比绱私忉尩谋Ｗo范圍明顯小于其字面含義。此時(shí)，一個(gè)技術(shù)特征是被判定為功能或效果表述的技術(shù)特征還是普通技術(shù)特征，對保護范圍有重要影響。因此，如何定義和識別“以功能或者效果表述的技術(shù)特征”非常重要。

　　對此人民法院和行政執法機關(guān)均進(jìn)行了有益的探討，例如《專(zhuān)利侵權判定指南》6及《專(zhuān)利侵權判定標準和假冒專(zhuān)利行為認定標準指引（征求意見(jiàn)稿）》（下稱(chēng)《指引》）7。

　　在各種爭鳴的基礎上，《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專(zhuān)利權糾紛案件應用法律若干問(wèn)題的解釋?zhuān)ǘ罚ㄏ路Q(chēng)《解釋二》）規定：“功能性特征，是指對于結構、組分、步驟、條件或其之間的關(guān)系等，通過(guò)其在發(fā)明創(chuàng )造中所起的功能或者效果進(jìn)行限定的技術(shù)特征，但本領(lǐng)域普通技術(shù)人員僅通過(guò)閱讀權利要求即可直接、明確地確定實(shí)現上述功能或者效果的具體實(shí)施方式的除外?！?該定義以但書(shū)為界分為兩個(gè)部分：前一部分是對功能性特征的形式定義，后面的但書(shū)部分是從實(shí)質(zhì)上對非功能性特征的排除。

　　《解釋二》還引入了另一大的變化9：對于功能性特征，其等同特征僅覆蓋“以基本相同的手段，實(shí)現相同的功能，達到相同的效果”的技術(shù)特征10，不同于普通技術(shù)特征的“手段、功能、效果”均為“基本相同”的等同標準。 該規定為功能性特征的最終保護范圍，不應再對功能或效果進(jìn)行“二次等同”11。如此，一技術(shù)特征是否被認定為功能性特征，所產(chǎn)生的保護范圍的差別就更加明顯，因此正確識別功能性特征變得尤為重要。

　　《解釋二》定義的具體執行標準尚不明確。何種語(yǔ)言表示功能/效果而何種語(yǔ)言不是？何種情況算是“本領(lǐng)域普通技術(shù)人員僅通過(guò)閱讀權利要求即可直接、明確地確定實(shí)現……功能或者效果的具體實(shí)施方式”？

　　二、美國專(zhuān)利法之功能性特征簡(jiǎn)介

　　《解釋》及《解釋二》的規定類(lèi)似于美國專(zhuān)利法第112條(f)款的規定：被表達為執行指定功能的手段或步驟的特征（未記載支持該功能的結構、材料或動(dòng)作）應被解釋為覆蓋說(shuō)明書(shū)中所描述的相應結構、材料或動(dòng)作，以及其等同方案12。該條款不僅適用于侵權訴訟，也適用于USPTO的專(zhuān)利審查：基于該條款來(lái)解釋功能性特征被認為仍然符合最寬解釋原則13。從豐富的司法實(shí)踐中，USPTO之MPEP歸納了確定何時(shí)適用第112條(f)款的規則14，相當于對功能性特征進(jìn)行了定義。簡(jiǎn)言之該規則有三方面的要素：1）無(wú)具體結構含義的術(shù)語(yǔ)作為功能執行主體；2）功能性語(yǔ)言的修飾；3）沒(méi)有充分描述功能的具體實(shí)施方式。

　　可見(jiàn)，《解釋二》與MPEP對功能性特征給出定義的方式不同。MPEP遵循了英美法一貫的分析傳統。而《解釋二》則體現了中國式的重實(shí)質(zhì)和綜合判斷、輕程序和分析的傳統。兩種方式各有優(yōu)缺點(diǎn)。側重于分析的定義易于操作，但有時(shí)未免機械僵化，比如美國專(zhuān)利實(shí)踐常因法官對個(gè)案的分析，而機械式地避免或有意使用某些詞匯。側重于綜合判斷的定義則反之，可能強調了實(shí)質(zhì)的公平正義，然而由于缺乏分析，不易操作。例如在《解釋二》中，如公知常識問(wèn)題一樣，將判斷的關(guān)鍵交付給了放之四海而皆準的“本領(lǐng)域普通技術(shù)人員”。這種做法可能會(huì )增加結論的任意性，不利于司法標準的統一。

　　因此本文的目的在于在中國專(zhuān)利法語(yǔ)境之下，針對《解釋二》的定義提出的兩個(gè)問(wèn)題，探討行之有效的識別功能性特征的方法。

　　三、功能性特征之形式識別

　　3.1 一般情形

　　權利要求有兩種基本類(lèi)型，即物的權利要求（產(chǎn)品）和活動(dòng)的權利要求（方法）15。相應的技術(shù)特征一般為結構特征和方法特征16。在特殊情況下，產(chǎn)品權利要求也可包括方法特征17，方法權利要求也可包括所涉產(chǎn)品/設備的結構特征。

　　相應地，功能性特征既可針對產(chǎn)品結構也可針對方法步驟。審查指南僅針對產(chǎn)品權利要求規定了對功能性特征的使用限制18，但并未否定其他類(lèi)型的權利要求也可包括功能性特征。MPEP的定義或者說(shuō)判定標準涉及對手段（或裝置，means）和步驟的功能性限定?！督忉尪返亩x所涉及的特征類(lèi)型涵蓋了《專(zhuān)利侵權判定指南》和《指引》，包括“結構、組分、步驟、條件或其之間的關(guān)系”。其中“組分”可視為廣義“結構”之一種，“條件”和“關(guān)系”皆附屬于“結構”或“步驟”。

　　這樣，形式上看，標準的功能性特征是滿(mǎn)足MPEP的三項判定標準的樣式：“用于實(shí)現某功能/效果的裝置/步驟”。其中，作為中心詞的功能執行主體是否有具體實(shí)施方式（結構）的含義，對技術(shù)特征的描述是否包括對具體實(shí)施方式的描述以及這種描述是否足夠，需依據《解釋二》定義的但書(shū)部分進(jìn)行實(shí)質(zhì)判定。

　　毫無(wú)疑問(wèn)，功能性特征之核心在于功能/效果，因此形式上的初步識別的關(guān)鍵在于對功能/效果的識別。通常認為，功能是表示“做什么”，而功能的具體實(shí)施方式是解決“如何做”的問(wèn)題19。在產(chǎn)品技術(shù)方案中，“如何做”即體現為具體的結構描述，因此在產(chǎn)品權利要求中表示功能/效果的語(yǔ)言在結構特征的背景下易于區分。

　　3.2 功能/效果與方法步驟特征之區分

　　對于針對方法步驟的功能性特征的識別則不太容易，因為在方法權利要求中“如何做”與“做什么”的界限仍難把握。不同于產(chǎn)品中“如何做”是通過(guò)結構實(shí)現，方法中的“如何做”仍是“做什么”的一種。即，方法步驟中功能/效果是作為終極目的的“做什么”，“如何做”則是作為手段的“做什么”。而何為手段，何為終極目的，界限有時(shí)并不分明，須個(gè)案考慮。

　　此外，在產(chǎn)品權利要求也可以包括方法特征例如產(chǎn)品部件的動(dòng)作時(shí)，其在產(chǎn)品的其他結構特征的映襯之下，很容易被視為對該部件的功能性限定，而實(shí)質(zhì)可能并非如此。

　　這種糾結在涉及計算機程序（軟件）的專(zhuān)利中表現極為明顯。此類(lèi)專(zhuān)利一般包括（但不限于）方法權利要求以及相應的“裝置+功能”產(chǎn)品權利要求，或作為其變形的“處理器+操作步驟”或“存儲器+操作指令”寫(xiě)法。

　　一方面，方法步驟在方法權利要求中理所當然的存在，某種程度上導致了對其中的功能性特征的忽視，即相比較而言不容易將方法步驟認定為功能性特征。另一方面，一旦將其轉換為“裝置+功能”寫(xiě)法，則往往不加區分地認為全部“裝置+功能”都屬于功能性特征。事實(shí)上，兩種權利要求本是同根生，對其中功能性特征的認定應當一致才對。

　　諾基亞訴上海華勤案20就是這種錯誤的典型。涉案專(zhuān)利權利要求是在相應方法步驟特征前附加“被配置為”進(jìn)行限定。兩審法院均認為，在文義上應將“被配置為”理解為使具備或達到其所限定的執行某一步驟的功能/效果，因此直接認定其屬于功能性特征。即，“執行某一步驟”本身被認定為一種功能或效果，而未實(shí)際考察對該步驟本身的限定是否真正為功能性限定。雖然法院隨后也將繼續考察本領(lǐng)域普通技術(shù)人員通過(guò)閱讀權利要求書(shū)（及說(shuō)明書(shū)和附圖——此與《解釋二》不同）是否可以直接、明確地確定技術(shù)內容，但這種考察即使能排除部分也不可能排除所有假功能性特征（見(jiàn)4.2.4節），與從源頭判定是否為功能性特征的結果是不同的。

　　其實(shí)，涉及計算機程序的產(chǎn)品權利要求的所謂“裝置+功能”寫(xiě)法中，雖然也用了“功能”的字眼，但其指相應的“裝置”所要完成的任務(wù)步驟， 與“功能性特征”中的“功能”不可混同。

　　因此，對于本質(zhì)上涉及方法步驟的技術(shù)特征，無(wú)論是在產(chǎn)品權利要求還是在方法權利要求當中，不應根據撰寫(xiě)形式機械地判斷，而應具體考察限定該方法步驟（或者對應的裝置）的技術(shù)特征究竟是對終極功能/效果的描述，還是對作為手段的“如何做”的描述。

　　四、非功能性特征之實(shí)質(zhì)排除

　　4.1 “具體實(shí)施方式”之含義

　　如前所述，功能性特征可以針對結構特征，也可針對方法步驟特征。所謂實(shí)現功能/效果的具體實(shí)施方式，自然是指具體產(chǎn)品結構或方法步驟。

　　與本文第三部分的討論相關(guān)聯(lián)，對于與計算機程序有關(guān)的方法權利要求及以之為基礎的“裝置+功能”產(chǎn)品權利要求，何為“具體實(shí)施方式”同樣是個(gè)問(wèn)題。同樣在諾基亞訴上海華勤案中，在認定了權利要求中的功能性特征后，法院繼續考察其是否屬于“能夠從權利要求確定功能性特征的具體實(shí)施方式”這樣的例外。法院認為，權利要求中的功能性裝置在說(shuō)明書(shū)中沒(méi)有記載具體實(shí)施方式，僅有方法、步驟或功能，因而不清楚，無(wú)法界定有意義的保護范圍。與在第一步判斷中直接將基于方法步驟的“裝置+功能”視為功能性特征一脈相承，法院在此繼續不將有關(guān)方法、步驟的技術(shù)內容（無(wú)論是記載在權利要求還是記載在說(shuō)明書(shū)中的）作為產(chǎn)品權利要求的“裝置+功能”的具體實(shí)施方式，因為其并非結構特征（“缺乏對裝置本身的描述”）。

　　對基于計算機程序的產(chǎn)品權利要求以上述標準進(jìn)行審判是不合理的。事實(shí)上，審查指南已經(jīng)規定此類(lèi)裝置權利要求應理解為計算機程序實(shí)現解決方案的功能模塊架構，而非硬件實(shí)現的實(shí)體裝置21。類(lèi)似問(wèn)題在美國司法實(shí)踐中也已得到完美解決：對于軟件算法所執行的功能，所對應的“結構”即為算法本身22。注意，這里的算法并非一定指體現為軟件代碼的具體算法，而可以是自然語(yǔ)言的技術(shù)方案描述，如體現為方法步驟的程序流程。

　　亦即，對于涉及計算機程序的產(chǎn)品權利要求，其“裝置+功能”特征或類(lèi)似特征的具體實(shí)施方式即為實(shí)現該功能的具體方法步驟。這進(jìn)一步印證了在第三部分所討論的功能/效果的判定中，若“裝置+功能”本身記載了具體算法，則其不應被視為功能性特征?；蛘呒词蛊湓谛问阶R別階段被（錯誤地）認定為功能性特征，那么在實(shí)質(zhì)排除階段，本領(lǐng)域普通技術(shù)人員也應能從權利要求直接、明確地確定具體實(shí)施方式。對于相應方法權利要求的步驟，其是否為功能性特征，或者功能性特征的具體實(shí)施方式為何，是相同的道理。

　　4.2 具體實(shí)施方式之來(lái)源

　　4.2.1 “內部證據”與外部證據

　　《解釋二》定義但書(shū)部分的“本領(lǐng)域普通技術(shù)人員僅通過(guò)閱讀權利要求即可直接、明確地確定實(shí)現……功能或者效果的具體實(shí)施方式”，其基本含義有兩層：

　　1）據以理解功能性特征的具體實(shí)施方式的內部證據限于權利要求自身，而不包括專(zhuān)利文件的其他內容。這就是為何本節標題對“內部證據”使用引號，以區別于在權利要求解釋的語(yǔ)境下通常所稱(chēng)的、包括說(shuō)明書(shū)和附圖在內的內部證據。當借助于說(shuō)明書(shū)來(lái)解釋功能性特征時(shí)，已經(jīng)是例如根據《解釋二》第8條第2款，針對已經(jīng)認定了的功能性特征，根據其在說(shuō)明書(shū)中的具體實(shí)施方式來(lái)判定相同/等同侵權的范疇。這一點(diǎn)曾經(jīng)存在過(guò)混淆不明的情況，例如在《指引》中，可以通過(guò)閱讀權利要求書(shū)、說(shuō)明書(shū)和附圖來(lái)認定“所屬領(lǐng)域普遍知悉的、約定俗成的上位概念”23。

　　2）本領(lǐng)域技術(shù)人員可從權利要求直接、明確地確定具體實(shí)施方式?！爸苯?、明確”的措辭與審查指南涉及修改超范圍問(wèn)題時(shí)所用的措辭“直接地、毫無(wú)疑義地”相近?！督忉尪返闹朴啔v史及此前的爭鳴是十分有意義的參考。比如，《解釋二》征求意見(jiàn)稿包括“當事人舉證證明技術(shù)術(shù)語(yǔ)系本領(lǐng)域約定俗成的”24內容；《專(zhuān)利侵權判定指南》使用了“所述技術(shù)領(lǐng)域的普通技術(shù)人員普遍知曉”的措辭；《指引》則同時(shí)提及“普遍知悉”和“約定俗成”。由此觀(guān)之，“直接、明確”的含義接近于要求基于公知常識進(jìn)行判斷。

　　 “直接、明確”的措辭是否意味著(zhù)不能使用任何外部證據？筆者不這么認為。首先，具體的判定者不等于本領(lǐng)域普通技術(shù)人員。后者所應知曉的知識，具體的個(gè)體未必知道。因此，雖因使用了“本領(lǐng)域普通技術(shù)人員”的概念，外部證據不必反映在功能性特征的定義和判定標準的文字當中，但在實(shí)踐中仍需通過(guò)舉證來(lái)證明本領(lǐng)域普通技術(shù)人員的知識范圍應該是什么。其次，為本領(lǐng)域普通技術(shù)人員所熟知的技術(shù)內容方可能依據權利要求直接、明確地確定，因此多半已反映在技術(shù)詞典、教科書(shū)等公知常識性證據當中。因此，使用外部證據來(lái)證明本領(lǐng)域技術(shù)人員能從權利要求確定的具體實(shí)施方式，不僅是可行的，而且是必要的。

　　4.2.2 功能執行主體所反映的具體實(shí)施方式

　　美國專(zhuān)利法第112條（f）款之“裝置/手段”，《解釋二》之“結構”、“組分”、“條件”、“關(guān)系”均為非結構術(shù)語(yǔ)，未表達任何具體的實(shí)施方式（結構）。類(lèi)似的術(shù)語(yǔ)還有“模塊”、“器件”、“單元”、“部件”、“元件”、“組件”、“設備”、“機器”、“系統”25等。

　　很多情況下，表示功能執行主體的術(shù)語(yǔ)可能具有一定程度的結構含義。比如對于“凸緣”，本領(lǐng)域技術(shù)人員了解其一般有哪些式樣的結構。在前述MPEP判定標準第1）條中，對非結構術(shù)語(yǔ)的要求一般比較剛性。但《解釋二》的綜合判斷方式意味著(zhù)功能執行主體術(shù)語(yǔ)的任何具體實(shí)施方式含義可以是綜合判斷所確定的具體實(shí)施方式的一部分。若術(shù)語(yǔ)的結構含義足以實(shí)現所要實(shí)現的功能/效果，則不會(huì )導致認定功能性特征；反之則需進(jìn)一步進(jìn)行其他方面的判斷 。

　　方法權利要求存在類(lèi)似情形。例如“步驟”、“工藝”等詞匯未反映任何具體實(shí)施方式的信息。而“淬火工藝”、“降噪算法/裝置”則反映了一定的具體實(shí)施方式信息，同樣需進(jìn)一步考察其具體實(shí)施方式是否足以實(shí)現所聲稱(chēng)的功能/效果。

　　4.2.3 對功能執行主體的具體實(shí)施方式限定

　　這對應于MPEP判定標準的第3）條。

　　既用功能/效果，又用至少部分具體實(shí)施方式（例如結構）進(jìn)行了限定的技術(shù)特征，是否被認定為功能性特征，其原理與4.2.2節類(lèi)似，取決于所述具體實(shí)施方式能否實(shí)現所聲稱(chēng)的功能/效果，或者說(shuō)是否為與“功能性或效果性語(yǔ)言”“相應的結構、材料、步驟等特征”26。

　　例如在塞伯訴浙江愛(ài)仕達、杭州家樂(lè )福案27中,權利要求雖然描述了閉鎖裝置的兩個(gè)組成部件閉鎖凸緣和閉鎖抵對凸緣及其位置和相互配合，但所有這些已經(jīng)描述的結構不足以達到所要的效果即“確保安全銷(xiāo)保持在其第二停止位置”，因此屬于功能性特征。

　　4.2.4 功能/效果本身所反映的具體實(shí)施方式

　　一方面，在所屬技術(shù)領(lǐng)域，某些功能/效果的實(shí)現可能具有公認的、常規的實(shí)現方式，故其限定的技術(shù)特征不能被認定為功能性特征。這類(lèi)似于4.2.2節，區別在于在本領(lǐng)域已具有公知具體實(shí)施方式含義的，是有關(guān)功能執行主體的術(shù)語(yǔ)，還是有關(guān)功能/效果的術(shù)語(yǔ)。

　　另一方面，在實(shí)質(zhì)排除階段，某些疑似功能/效果的描述可以被澄清為具體實(shí)施方式。例如，若涉及計算機程序的方法權利要求的方法步驟本身記載的是具體實(shí)施方式（算法），而不含有功能/效果描述，那么與之相應的產(chǎn)品權利要求中的“裝置+功能”，“處理器+步驟”或者“存儲器+指令”特征，即使在形式識別階段被錯誤地暫定為功能性特征，也能因為可以明確其具體實(shí)施方式而最終判定為非功能性特征。

　　然而，這種先暫定為功能性特征、再予以例外排除的方式仍存漏洞。對于“裝置+功能”，如果其中對相應方法步驟的描述包含了不查看說(shuō)明書(shū)無(wú)法具體明確其具體實(shí)施方式的上位概念（但不涉功能/效果），則無(wú)法據《解釋二》定義之但書(shū)予以排除，從而按照《解釋二》第8條第2款，在“等同”方面受到更嚴格的限制。這種情況是不合理的：在相應的方法權利要求中，非功能性限定的方法步驟并不會(huì )被默認為功能性特征，其中即使包含上位概念也并不會(huì )改變該方法步驟的非功能性特征的性質(zhì)，除非該上位概念本身表示功能/效果或能將該方法步驟的限定轉換為對功能/效果的描述。

　　因此，上述漏洞再次表明，基于計算機程序方法的產(chǎn)品權利要求中的“裝置+功能”寫(xiě)法不宜被當然認定為或預先假定為功能性特征。

　　4.3 特殊情形：“單詞”化的功能性特征

　　語(yǔ)言可以簡(jiǎn)化。某些情況下標準的功能性特征甚至能簡(jiǎn)化為單個(gè)詞語(yǔ)。例如，“改變電壓的裝置”可簡(jiǎn)化為“變壓器”等。事實(shí)上，很多普通術(shù)語(yǔ)的淵源正是對其指稱(chēng)的事物所完成的功能或任務(wù)的表述，例如濾波器、剎車(chē)、夾具等28，又如導體、散熱裝置、粘結劑、放大器、變速器、濾波器29等。

　　以上舉例屬于已約定俗成，就其字面所示的功能而言相應的具體實(shí)施方式已為本領(lǐng)域技術(shù)人員所熟知的例子（若涉字面所示之外的功能，則將回歸到4.2節所討論的問(wèn)題），因而也屬于《解釋二》定義但書(shū)部分的例外。即，該類(lèi)詞語(yǔ)徒具功能性特征的外表，實(shí)已為具有確定含義的結構特征30。此為4.2.4節之情形的進(jìn)化，同時(shí)也是向4.2.2節之情形的回歸。

　　然而真正的功能性特征也可能采用類(lèi)似的外表，比如發(fā)明人自造詞。那么如何區分？完全依靠法官的自由心證（所謂本領(lǐng)域普通技術(shù)人員的理解和認知）？鑒于是否認定為功能性特征會(huì )產(chǎn)生在等同原則適用上的巨大差異，如同“公知常識”一樣將似功能性特征的表述是否已含有具體實(shí)施方式的含義托付給自由心證是不謹慎的。如4.2.1節所述，依據外部證據來(lái)判斷是必要的、可行的。在類(lèi)似情況下，MPEP也要求審查員應當查看通用詞典、專(zhuān)業(yè)詞典、現有技術(shù)證據以證明帶有功能的術(shù)語(yǔ)已具有公認或者業(yè)內認可的結構含義31。

　　五、結論與展望

　　概言之，對功能性特征的識別須重點(diǎn)考慮以下要素：

　　1.準確判斷何為功能/效果的表達。其與具體實(shí)施方式的區分在于“做什么”和“如何做”。此看似直觀(guān)的問(wèn)題在本質(zhì)上涉及方法的權利要求（或產(chǎn)品權利要求的方法特征）中須仔細斟酌。尤其是對于涉及計算機程序的權利要求，筆者認為，既不可忽視方法權利要求中可能存在的功能性特征，又不能僅僅基于撰寫(xiě)的形式而將產(chǎn)品權利要求中的“裝置+功能”一概認作功能性特征。相反，應具體問(wèn)題具體分析，考察某具體的描述是終極的功能/效果，還是實(shí)施手段。

　　2. 具體實(shí)施方式的含義。相應于產(chǎn)品與方法權利要求之分，具體實(shí)施方式可能是實(shí)現功能/效果的產(chǎn)品結構或方法步驟。筆者認為，對于涉及計算機程序的權利要求，其中的“功能+裝置”特征的具體實(shí)施方式即為實(shí)現該功能的方法步驟，而非硬件結構。

　　3．具體實(shí)施方式的來(lái)源。本領(lǐng)域技術(shù)人員從權利要求所確定的具體實(shí)施方式可能來(lái)源于三個(gè)部分（可任意組合）：功能執行主體的術(shù)語(yǔ)本身的具體實(shí)施方式含義；對功能執行主體的限定直接描述了的具體實(shí)施方式；以及本領(lǐng)域技術(shù)人員從功能/效果描述已能明了的具體實(shí)施方式。需要注意，語(yǔ)言的濃縮可導致功能性特征進(jìn)化為單個(gè)詞，這樣的單詞可能仍然是不能被但書(shū)排除的功能性特征，也可能是已經(jīng)進(jìn)化為具有具體實(shí)施方式含義的普通技術(shù)術(shù)語(yǔ)。

　　4．證據。在判斷功能執行主體的術(shù)語(yǔ)本身是否具有具體實(shí)施方式的含義，功能/效果是否隱含了具體實(shí)施方式，以及在判斷單獨一個(gè)詞匯的表述本身是否為功能性特征時(shí)，只能依據權利要求自身而不能查看說(shuō)明書(shū)。同時(shí)，所謂“本領(lǐng)域普通技術(shù)人員……直接、明確地確定……具體實(shí)施方式”, 并不排除外部證據包括公知常識性證據如詞典、教科書(shū)等的使用，而且應當以證據為基礎。

　　可以想見(jiàn)，在司法實(shí)踐中，將出現何為功能/效果、何為具體實(shí)施方式的爭鳴和分歧，尤其是在涉及方法步驟的功能性特征的識別方面，筆者期待有更多的司法案例來(lái)充實(shí)本文的探討。不過(guò)，至少對涉及計算機程序的“裝置+功能”特征，筆者認為結論可以是確定的：不可一概視為功能性特征，并且其具體實(shí)施方式即為其具體方法步驟而非硬件結構。

　　此外，筆者十分擔憂(yōu)當站在“本領(lǐng)域普通技術(shù)人員”的角度確定能否從權利要求直接、明確地確定具體實(shí)施方式時(shí)，將面對與目前專(zhuān)利實(shí)踐中確定所謂“公知常識”時(shí)同樣的困難，包括任意性。因此有必要在未來(lái)的司法實(shí)踐中，發(fā)展出更加細致的規則，并重視外部證據的使用。

　　參考文獻：
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　　[06] 最高人民法院. 最高人民法院關(guān)于審理侵犯專(zhuān)利權糾紛案件應用法律若干問(wèn)題的解釋?zhuān)ǘǚㄡ尅?016〕1號）. 2016年3月21日發(fā)布：第8條.
　　[07] 宋曉明，王闖，李劍. 《關(guān)于審理侵犯專(zhuān)利權糾紛案件應用法律若干問(wèn)題的解釋?zhuān)ǘ返睦斫馀c適用[J]. 人民司法.應用，2016(10)：28-31.
　　[08] 35 USC 112(f).
　　[09] In re Donaldson, 16 F.3d at 1194, 29 USPA2d at 1850.
　　[10] MPEP§2181 I.
　　[11] Seal-Flex, Inc. v. Athletic Track and Court Construction, 172 F.3d 836, 850, 50 USPQ2d 1225, 1234 (Fed. Cir.1999) (Rader, J., concurring).
　　[12] 上海市高級人民法院(2013)滬高民三(知)終字第96號民事判決書(shū)（2014年）。
　　[13] WMS Gaming, Inc. v. Int’l Game Tech., 184 F.3d 1339, 1348–49 (Fed. Cir. 1999).
　　[14] 國家知識產(chǎn)權局. 專(zhuān)利侵權行為認定指南（試行）. 2016年5月印發(fā)給各地知識產(chǎn)權局(國知發(fā)管字[2016]31號).
　　[15] 最高人民法院. 最高人民法院關(guān)于審理侵犯專(zhuān)利權糾紛案件應用法律若干問(wèn)題的解釋?zhuān)ǘü_(kāi)征求意見(jiàn)稿）.2014年7月發(fā)布（第八稿）：第10條.
　　[16] 浙江省高級人民法院（2013）浙知終字第59號民事判決書(shū)(2013年)。
　　[17] Greenberg v. Ethicon Endo-Surgery, Inc., 91 F.3d 1580, 1583-84, 39 USPQ2d 1783, 178-87 (Fed.Cir.1996).
　　[18] Ex parte Rodriguez, 92 USPQ2d 1395, 1404 (Bd. Pat. App. & Int. 2009).

　　注釋?zhuān)?
　　1中國專(zhuān)利局. 審查指南1993[M].北京：專(zhuān)利文獻出版社，1993：第二部分第二章3.2.1節第5段.
　　2同前注，3.2.2節第4段。
　　3國家知識產(chǎn)權局. 專(zhuān)利審查指南2010[M].北京:知識產(chǎn)權出版社，2010: 145(第二部分第二章3.2.1節第7-8段).
　　4同前注，第8段。
　　5最高人民法院. 最高人民法院關(guān)于審理侵犯專(zhuān)利權糾紛案件應用法律若干問(wèn)題的解釋(法釋〔2009〕21號). 2009年12月28日發(fā)布：第4條.
　　6北京市高級人民法院. 專(zhuān)利侵權判定指南.2013 年 9 月 4 日下發(fā)至北京市屬中級法院和基層法院：第16條.
　　7國家知識產(chǎn)權局. 專(zhuān)利侵權判定標準和假冒專(zhuān)利行為認定標準指引（征求意見(jiàn)稿）.2013年9月26日發(fā)布：16-17(第一編第1章第2節之5.3).
　　8最高人民法院. 最高人民法院關(guān)于審理侵犯專(zhuān)利權糾紛案件應用法律若干問(wèn)題的解釋?zhuān)ǘ?法釋〔2016〕1號). 2016年3月21日發(fā)布：第8條第1款.
　　9同腳注8：第8條第2款。
　　10本文不討論判斷是否等同的時(shí)間節點(diǎn)和“創(chuàng )造性勞動(dòng)”的問(wèn)題。
　　11宋曉明，王闖，李劍. 《關(guān)于審理侵犯專(zhuān)利權糾紛案件應用法律若干問(wèn)題的解釋?zhuān)ǘ返睦斫馀c適用[J]. 人民司法.應用，2016(10)：28-31.
　　12 35 USC 112(f). 該款規定在A(yíng)IA（《美國發(fā)明法案》）之前為35 USC 112, six paragraph，AIA之后的現行美國專(zhuān)利法中為35 USC 112(f)。
　　13 See In re Donaldson, 16 F.3d at 1194, 29 USPA2d at 1850 (stating that 35 U.S.C. 112, six paragraph “merely sets a limit on how broadly the PTO may construe means-plus-function language under the rubric of reasonable interpretation.”)
　　14 MPEP§2181 I.
　　15同腳注3: 141(第二部分第二章3.1.1節第1段).
　　16同腳注3: 141-142(第二部分第二章3.1.1節第2段).
　　17同腳注16。
　　18同腳注3，第7-9段。
　　19 Seal-Flex, Inc. v. Athletic Track and Court Construction, 172 F.3d 836, 850, 50 USPQ2d 1225, 1234 (Fed. Cir.1999) (Rader, J., concurring) (“Claim elements without express step-plus-function language may nevertheless fall within Section 112, Para.6 if they merely clam the underlying function without recitation of acts for performing that function…. In general terms, the ‘underlying function’ of a method claim element corresponds to what that element ultimately accomplishes in relationship to what the other elements of the claim and the claim as a whole accomplish, ‘Acts,’ on the other hand, correspond to how the function is accomplished. ”)
　　20上海市高級人民法院(2013)滬高民三(知)終字第96號民事判決書(shū)（2014年）。
　　21同腳注3: 272(第二部分第九章5.2節第2段).
　　22WMS Gaming, Inc. v. Int’l Game Tech., 184 F.3d 1339, 1348–49 (Fed. Cir. 1999) (“[T]he corresponding structure for a function performed by a software algorithm is the algorithm itself.”)
　　23但在國家知識產(chǎn)權局2016年5月通過(guò)國知發(fā)管字[2016]31號印發(fā)給各地知識產(chǎn)權局的《專(zhuān)利侵權行為認定指南（試行）》中，完全未涉及權利要求保護范圍的確定。
　　24最高人民法院關(guān)于審理侵犯專(zhuān)利權糾紛案件應用法律若干問(wèn)題的解釋?zhuān)ǘü_(kāi)征求意見(jiàn)稿）.2014年7月發(fā)布（第八稿）：第10條.
　　25MPEP§2181 I.
　　26同腳注6。
　　27浙江省高級人民法院（2013）浙知終字第59號民事判決書(shū)(2013年)。
　　28Greenberg v. Ethicon Endo-Surgery, Inc., 91 F.3d 1580, 1583-84, 39 USPQ2d 1783, 178-87 (Fed.Cir.1996).
　　29同腳注6。
　　30同腳注19, “What is important is not simply that a ‘detent’ or ‘detent mechanism’ is defined in terms of what it does, but that the term, as the name for structure, has reasonably well understood meaning in the art.”
　　31 Ex parte Rodriguez, 92 USPQ2d 1395, 1404 (Bd. Pat. App. & Int. 2009).