文/集佳知識產(chǎn)權代理有限公司 王靜宇

　　對于接觸過(guò)美國專(zhuān)利申請的發(fā)明人、申請人或者專(zhuān)利代理人來(lái)說(shuō)，IDS是一件在美國專(zhuān)利申請中被多次提及的話(huà)題。即使對于美國專(zhuān)利律師而言，IDS也是一個(gè)經(jīng)常會(huì )被探討的話(huà)題，一些美國律所甚至專(zhuān)門(mén)提供有關(guān)IDS提交策略規劃的服務(wù)。由此，IDS的重要性可見(jiàn)一斑。

　　IDS是Information Disclosure Statement的英文縮寫(xiě)，通常被譯為“信息披露聲明”。在美國專(zhuān)利法實(shí)施細則37 CFR 1.56中，明確規定了在專(zhuān)利申請過(guò)程中信息披露的義務(wù)，義務(wù)人包括申請中署名的每一位發(fā)明人、準備或處理專(zhuān)利申請的每一位律師或代理人以及實(shí)質(zhì)性地參與到專(zhuān)利申請準備階段或處理階段的任何其他人，包括受讓人或者任何有權利受讓的任何人。美國專(zhuān)利法中對信息披露義務(wù)的要求規定地極為詳盡的，也極為苛刻。因為如果有義務(wù)提交IDS的人沒(méi)有盡到信息披露的義務(wù)，欺騙或者試圖欺騙美國專(zhuān)利商標局(USPTO)，或采用不誠信的或明知故犯的態(tài)度來(lái)違反信息披露的義務(wù)，那么將會(huì )導致專(zhuān)利不被授權。實(shí)踐中，以專(zhuān)利權人欺騙或意圖欺騙USPTO，判專(zhuān)利在申請中有不正當行為(inequitable conduct)而導致專(zhuān)利最終無(wú)效實(shí)施的案例并不少。

　　美國專(zhuān)利法實(shí)施細則37 CFR 1.56的要求，有信息披露義務(wù)的人應向USPTO披露所有和本申請的可專(zhuān)利性實(shí)質(zhì)相關(guān)(materiality)的所有現有技術(shù)資料，包括單獨或者與其他現有技術(shù)結合影響本申請權利要求可專(zhuān)利性的IDS信息，以及不利于申請人對于本申請中審查員的駁回意見(jiàn)進(jìn)行答辯的IDS信息等。一般來(lái)說(shuō)，包括現有技術(shù)背景資料、伙伴申請(counterpart application)中的檢索報告以及相關(guān)審查意見(jiàn)和引用文獻。實(shí)踐中，最常遇到的就是伙伴申請(counterpart application)中的其他專(zhuān)利局檢索報告中所引用的現有技術(shù)。這些引用的現有技術(shù)主要包括X類(lèi)、Y類(lèi)、A類(lèi)、R類(lèi)、P類(lèi)和E類(lèi)文件。其中，

　　a)X類(lèi)——是在檢索報告中被審查員是認為特別相關(guān)的文件，單獨考慮該文件就能認定本申請是否具有新穎性或創(chuàng )造性，這類(lèi)文件都是需要作為IDS提交的；

　　b)Y類(lèi)——是在檢索報告中被審查員是認為特別相關(guān)的文件，和X類(lèi)相比來(lái)說(shuō)，還需要與其他現有技術(shù)文件結合且該結合對于本領(lǐng)域內的技術(shù)人員來(lái)說(shuō)是顯而易見(jiàn)時(shí)，可以來(lái)判斷本申請不具有創(chuàng )造性，這類(lèi)文件都是需要作為IDS提交的；

　　c)A類(lèi)——是在檢索報告中被審查員認為是不特別相關(guān)的表示現有技術(shù)一般狀態(tài)的文件，屬于背景技術(shù)方面的資料，這類(lèi)文件是否屬于materiality，還需經(jīng)過(guò)專(zhuān)業(yè)代理律師判斷才能最終決定是否提交，一般建議最好都作為IDS提交；

　　d)R類(lèi)——任何單位或個(gè)人在申請日向專(zhuān)利局提交的、屬于同樣的發(fā)明創(chuàng )造的專(zhuān)利或專(zhuān)利申請文件（如同日提交的實(shí)用新型），可以考慮不作為IDS提交；

　　e)P類(lèi)——所謂的“中間文件”，即公布日先于本申請的提交日或國際申請日但遲于所要求的優(yōu)先權日，這類(lèi)文件是否屬于materiality，還需經(jīng)過(guò)專(zhuān)業(yè)代理律師判斷才能最終決定是否提交，一般建議最好都作為IDS提交；

　　f)E類(lèi)——抵觸申請，其先于本申請提交但是遲于本申請的提交日公開(kāi)，一般可以不作為IDS提交。

　　USPTO對于申請人提交的IDS相關(guān)的文件數量以及文件大小都沒(méi)有限制。當并不能判斷一份資料是否與現有技術(shù)實(shí)質(zhì)相關(guān)(materiality)時(shí)，謹慎來(lái)說(shuō)，最好還是作為IDS來(lái)提交。這種情況下，判斷materiality的責任就歸咎于美國的專(zhuān)利審查員，而不是義務(wù)人本身。這也是一種規避IDS風(fēng)險的策略。另外，與核實(shí)資料是否有materiality以及訴訟中被認為沒(méi)有完成IDS義務(wù)而被判在專(zhuān)利申請中有不正當行為(inequitable conduct)相比，提交所有盡可能相關(guān)的文件可能所花費的成本更小。當然，也還是有一定風(fēng)險：有可能在后期訴訟中被認為故意在大量IDS資料中“隱藏”高度相關(guān)的文件。因此，當IDS資料特別巨大時(shí)，建議對資料進(jìn)行分類(lèi)，以便審查員能夠確切地進(jìn)行參考。

　　除了IDS需要提交的資料，美國專(zhuān)利法實(shí)施細則37 CFR 1.97也詳細規定了對于IDS提交期限的要求。一般來(lái)說(shuō)，可以簡(jiǎn)單地認為在專(zhuān)利授權(grant)前，IDS義務(wù)人在首次獲悉了IDS資料時(shí)，就應當在首次獲悉日起的3個(gè)月內向USPTO披露IDS。對于從counterpart application中獲悉IDS，可以理解為counterpart application當局發(fā)文日起的3個(gè)月內應向USPTO進(jìn)行披露IDS。具體來(lái)說(shuō)，主要提交IDS的期限為五個(gè)階段：

　　a.第一階段——通常指本申請提交日起的3個(gè)月內或者是第一次OA下發(fā)之前。此階段提交IDS沒(méi)有官費；

　　b.第二階段——第一次OA(即，non-final OA)下發(fā)之后到Final OA或授權通知(Notice of Allowance)之前。此階段有2種情況，一種是不需要繳納官費，只需要交一份聲明，聲明是在首次獲悉該IDS資料日起3個(gè)內提交的IDS；一種是不符合聲明的情況，需要繳納USD 180官費（大實(shí)體標準）；

　　c.第三階段——final OA后或支付授權費當天或之前。此階段需要繳納USD 180官費（大實(shí)體標準）和一份聲明，USPTO才會(huì )考慮IDS；

　　d.第四階段——有2種情況。一種是在支付授權費以后授權日之前，此種情況下，如果需要遞交IDS，應根據美國專(zhuān)利法實(shí)施細則37 CFR 1.313的規定，提出撤回授權的請求并同時(shí)提交RCE請求，通過(guò)RCE程序重啟案卷，進(jìn)行IDS的提交。自2012年，USPTO實(shí)行了QPIDS項目，為申請人提供了一種更便捷、成本更低的在支付授權費后提交IDS的途徑。 另外一種情況，是在收到final OA的情況下，此時(shí)只能通過(guò)在案卷被審查員關(guān)閉前，提交RCE重啟案卷來(lái)進(jìn)行IDS的提交；

　　e.第五階段——在專(zhuān)利授權日后。一般來(lái)說(shuō)，專(zhuān)利授權發(fā)證以后，IDS義務(wù)結束。但是，當遇到在專(zhuān)利申請過(guò)程中應該提交的關(guān)鍵性IDS資料而沒(méi)有提供時(shí)，還是有解決的辦法來(lái)處理，以避免訴訟中的風(fēng)險。此種情況下，可以考慮通過(guò)領(lǐng)證后的補充審查程序（supplemental examination）來(lái)獲得IDS提交的機會(huì )，或者根據本申請的具體情況，考慮提交再頒專(zhuān)利申請來(lái)進(jìn)行IDS的提交。

　　綜上所述，IDS的重要性決定了美國專(zhuān)利申請人或專(zhuān)利律師在專(zhuān)利申請過(guò)程中要根據現有技術(shù)的materiality，來(lái)決定具體需要提交IDS的內容，根據美國專(zhuān)利申請的每個(gè)階段IDS提交的程序以及首次獲悉IDS資料的時(shí)間來(lái)最終進(jìn)行IDS的提交。