文/集佳知識產(chǎn)權代理有限公司 張偉

　　在專(zhuān)利的審查過(guò)程中，特別是對于發(fā)明申請而言，很少有不經(jīng)過(guò)修改而被直接授權的情況。另一方面，倘若撰寫(xiě)的新申請未經(jīng)（實(shí)質(zhì)性）修改（縮小獨立權利要求的保護范圍）而被直接授權，那么該申請的撰寫(xiě)可能并不是合適的，因為這或許是由于初始撰寫(xiě)的權利要求的保護范圍過(guò)小才使得無(wú)修改授權。但無(wú)論如何，審查過(guò)程中的修改都顯得尤為重要。

　　對于已提交的發(fā)明申請而言，能夠修改的時(shí)機通常概括為兩種，一種是在公開(kāi)后提實(shí)審時(shí)或進(jìn)實(shí)審三個(gè)月內作出的主動(dòng)修改，這種主動(dòng)修改一方面可能是為了擴大或重置原權利要求的保護范圍，另一方面可能是根據同族申請的在先審查而預見(jiàn)性地克服可能的缺陷；而另一種修改時(shí)機是在答復OA階段中為克服審查員指出的缺陷或加快審查程序而進(jìn)行的必要修改。

　　在上述這些修改中，不論修改的時(shí)機與修改的內容，都要遵循專(zhuān)利法33條的規定，即不得超出原始公開(kāi)范圍。

　　這里指的“不得超出原始公開(kāi)范圍”并不僅僅要求將修改限制在原始公開(kāi)的范圍內，而是更嚴格地要求所作的修改必須記載在原權利要求和說(shuō)明書(shū)中或可以毫無(wú)疑義地從原權利要求和說(shuō)明書(shū)中得出。如果所作的修改超出了上述兩個(gè)范圍，則很可能會(huì )被認為是修改超范圍。

　　獲得審查員對修改超范圍的判斷標準不僅能夠在提交修改前對所作修改進(jìn)行預先判斷，以有效地建議客戶(hù)避免被指超范圍的問(wèn)題，還能夠在審查員指出修改超范圍問(wèn)題后有效地判斷審查員的意見(jiàn)并建議客戶(hù)如何克服該問(wèn)題。

　　對于明顯超范圍或者所作修改完全記載在原說(shuō)明書(shū)或權利要求書(shū)中的這兩種情形，顯然很容易判斷，也很少出現爭議。但大多數情形是介于二者之間，既未明確地記載在原說(shuō)明書(shū)或權利要求書(shū)中，又似乎是有據可依，能夠根據原文記載加上一些推定和分析得出，這種模棱兩可的、踩在超范圍界線(xiàn)的情況，不斷地挑戰審查員和代理人的認知能力。

　　其實(shí)，我國專(zhuān)利法對修改超范圍的把握是比較嚴格的，雖然近年來(lái)有些適度放寬，但是對于一些有過(guò)美國專(zhuān)利申請經(jīng)驗的代理人或客戶(hù)而言，可能仍然很難理解我國對修改超范圍的把握尺度之嚴格。下面將通過(guò)幾個(gè)簡(jiǎn)單的示例來(lái)闡述我對修改超范圍的一些理解。

　　首先，先來(lái)討論這樣一個(gè)問(wèn)題：“是不是得到了說(shuō)明書(shū)的支持就一定不超范圍了”。有些人會(huì )覺(jué)得這是顯然的，因為權利要求都得到說(shuō)明書(shū)的支持了，那自然說(shuō)明書(shū)已經(jīng)完全地記載了該權利要求的技術(shù)方案，因而此修改后的權利要求必然不超范圍了。

　　其實(shí)這不是絕對的。修改超范圍和說(shuō)明書(shū)支持的判斷標準有一些重疊，但是二者也有所區別。那么什么情況是修改不超范圍但是說(shuō)明書(shū)不支持呢？比如，修改后的權利要求的所有文字都原樣地記載在說(shuō)明書(shū)的發(fā)明內容部分中，但是，針對該權利要求的技術(shù)方案并未在說(shuō)明書(shū)的具體實(shí)施方式中詳細說(shuō)明，而本領(lǐng)域技術(shù)人員也無(wú)法根據自身所了解的公知常識來(lái)得出該技術(shù)方案，那么該權利要求便可能得不到說(shuō)明書(shū)的支持。更簡(jiǎn)單地，比如本申請權利要求提出了一個(gè)自創(chuàng )術(shù)語(yǔ)，而該術(shù)語(yǔ)并未在說(shuō)明書(shū)中得到解釋和說(shuō)明，也沒(méi)有對應的具體實(shí)施方式的示例，使得本領(lǐng)域技術(shù)人員無(wú)法得知其實(shí)際所要表達的含義，那么即便該權利要求的所有文字均完全記載在說(shuō)明書(shū)中，也得不到說(shuō)明書(shū)支持。

　　那么什么情況是得到了說(shuō)明書(shū)支持但是修改超范圍呢？

　　以金銀銅鐵為例，說(shuō)明書(shū)記載了某部件可以由金銀銅鐵制成，基于該記載，在通常情況下，可以認為特征“該部件由金屬制成”得到了說(shuō)明書(shū)的支持，因為說(shuō)明書(shū)中已經(jīng)明確地記載了該部件可由多種具體的有代表性的金屬制成，但是若將該特征“該部件由金屬制成”添加到權利要求中加以保護，則可能認為此修改超出了原始公開(kāi)范圍，因為此修改將“該部件由除金銀銅鐵以外的其他金屬制成”的技術(shù)方案添加到了權利要求的保護范圍中。

　　那么，修改是否超范圍的界線(xiàn)究竟在哪里呢，嚴格意義上說(shuō)，我認為在于原始公開(kāi)范圍與原始記載范圍的區別之處。

　　原始公開(kāi)的范圍通常理解為：文字記載的內容+直接、毫無(wú)疑義確定的內容+合理預測的變型或替代例，而原始記載的范圍通常理解為：文字記載的內容+直接、毫無(wú)疑義確定的內容。也就是說(shuō)，即便本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠合理地預測出某一替代性特征，但該替代性特征可能也不應被認為是原始記載的內容，即不允許將這種預測的替代性特征添加到權利要求的保護范圍中。

　　簡(jiǎn)單地參照下述例1來(lái)進(jìn)行解釋?zhuān)?/p>

　　例1：申請人意圖將特征“所述支撐桿接合至所述殼體”添加到權利要求1中，而說(shuō)明書(shū)僅記載了“支撐桿通過(guò)螺栓接合至殼體”，在不考慮其他文字記載的情況下，將說(shuō)明書(shū)的具體實(shí)施方式中的具體接合方式“通過(guò)螺栓”省略的做法往往會(huì )被一些審查員認為是修改超范圍的，因為修改后的保護范圍顯然包括了其他接合方式，例如支撐桿通過(guò)焊接或粘接的方式接合至殼體，這往往是不允許，盡管這些常規接合方式是本領(lǐng)域技術(shù)人員所熟知且很可能并不是本申請的發(fā)明點(diǎn)所在。

　　更進(jìn)一步地，如上所述，存在修改超范圍的情況往往不是獲得的范圍超出了原始記載范圍，而是在權利要求中進(jìn)行的所謂的“中位概括”可能無(wú)法被審查員所接受。何為中位概括呢，例如，原權利要求1記載了“一種裝置，其特征在于，A和B”。而說(shuō)明書(shū)的具體實(shí)施方式僅記載了“該裝置的特征在于A(yíng)、B、C和D”。然而，申請人希望將權利要求1修改成（中位概括成）：“一種裝置，其特征在于，A、B和C”。這種將保護范圍從原權利要求1中的由特征A和B限定的范圍縮小到由特征A、B和C限定的范圍，而該縮小的范圍又大于具體實(shí)施方式中的由特征A、B、C和D限定的范圍，這種范圍的居中式的縮小又被稱(chēng)為中位概括。 通常我們通過(guò)判斷特征C和D的緊密程度來(lái)判定這種修改是否超范圍。如果特征C和D的關(guān)聯(lián)性較低，那么這種修改通常會(huì )被審查員所接受。反之，則通常不會(huì )接受。但是在一些情況下，特征C與D的關(guān)聯(lián)性的緊密程度很難判斷。下面將參照例2對特征的關(guān)聯(lián)性進(jìn)行簡(jiǎn)單描述。

　　例2：申請人希望將特征“所述襯套由金屬制成”添加到權利要求1中，而說(shuō)明書(shū)僅記載了“襯套可以由與端子相同的材料制成；該端子可以由任何類(lèi)型的金屬制成”。在這種情況下，往往審查員會(huì )認為上述新增特征“所述襯套由金屬制成”的修改是超范圍的，因為特征“襯套可以由與端子相同的材料制成”和“該端子可以由任一金屬制成”可以被認為是緊密相關(guān)的，很難從這兩個(gè)特征中的任一特征得出“襯套可以由任一金屬制成”而不提及起到起橋梁作用的“襯套和端子是由相同材料制成”這一特征。

　　又如例3所述，例3：申請人欲將特征“所述可動(dòng)構件能夠沿縱向方向移動(dòng)”添加到權利要求1中，而說(shuō)明書(shū)僅記載了“可動(dòng)構件能夠相對于固定構件沿縱向方向移動(dòng)”，在不考慮其他因素的情況下，上述新增特征很難不被認為是超范圍的。然而遇到這種情況，代理人可以盡可能地在說(shuō)明書(shū)中尋找其他相關(guān)內容來(lái)幫助克服修改超范圍問(wèn)題，比如代理人隨后發(fā)現，該案的說(shuō)明書(shū)中還記載了“固定構件固定在殼體上”這一表述，由此可推知，該固定構件也是相對不可動(dòng)的，那么可動(dòng)構件相對于固定構件移動(dòng)可以相當于可動(dòng)構件相對于整個(gè)裝置移動(dòng)，自然特征“相對于固定構件”的有無(wú)對上述新增特征而言并沒(méi)有實(shí)質(zhì)性的限制作用，因而特征“相對于固定構件”通常認為可以被省略。

　　最后，我想說(shuō)，修改超范圍問(wèn)題是個(gè)長(cháng)久以來(lái)一直困擾著(zhù)代理人的難題，這要求代理人一方面要更加細致認真地在原始記載中尋找申請人所作修改的出處，另一方面要在工作中不斷地總結，多與審查員溝通，更準確地把握住審查員對該問(wèn)題的尺度及該尺度的變化趨勢，做好申請人的合格衛士！