文/北京集佳知識產(chǎn)權代理有限公司 王培超

　　摘要：可以使用外觀(guān)設計專(zhuān)利文件判斷某一具體的技術(shù)特征“是否公開(kāi)”，即外觀(guān)設計專(zhuān)利文件可以用于評價(jià)新穎性、或者作為創(chuàng )造性評價(jià)中的最接近的現有技術(shù)。但由于外觀(guān)設計專(zhuān)利文件并不涉及技術(shù)特征的具體作用、效果，因此不適合作為用來(lái)判斷“是否存在技術(shù)啟示”的對比文件。

　　根據專(zhuān)利法的規定，授予專(zhuān)利權的發(fā)明和實(shí)用新型應當具備新穎性、創(chuàng )造性和實(shí)用性。而從實(shí)務(wù)層面來(lái)看，在專(zhuān)利授權確權案件中，大多數案件均以創(chuàng )造性的判斷為爭論焦點(diǎn)。

　　關(guān)于創(chuàng )造性的判斷，《專(zhuān)利審查指南》第二部分第四章明確：審查發(fā)明是否具備創(chuàng )造性，應當審查發(fā)明是否具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)，同時(shí)還應當審查發(fā)明是否具有顯著(zhù)的進(jìn)步。

　　實(shí)踐中，作為“突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)”的判斷方法，通常采用如下的“三步法”。

　?。?）確定最接近的現有技術(shù)，即確定現有技術(shù)中與要求保護的發(fā)明最密切相關(guān)的一個(gè)技術(shù)方案，將其作為判斷發(fā)明是否具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)的基礎；

　?。?）確定發(fā)明的區別特征和發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題，即分析要求保護的發(fā)明與最接近的現有技術(shù)相比有哪些區別特征，然后根據該區別特征在要求保護的發(fā)明中所能達到的技術(shù)效果確定發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題；

　?。?）判斷要求保護的發(fā)明對本領(lǐng)域的技術(shù)人員來(lái)說(shuō)是否顯而易見(jiàn)。即現有技術(shù)中是否給出將上述區別特征應用到該最接近的現有技術(shù)以解決其存在的技術(shù)問(wèn)題（即發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題）的啟示。具體而言，如果所述區別特征為公知常識、或者與最接近的現有技術(shù)相關(guān)的技術(shù)手段、或者為另一份對比文件中披露的相關(guān)技術(shù)手段且該技術(shù)手段在該對比文件中所起的作用與該區別特征在要求保護的發(fā)明中為解決該重新確定的技術(shù)問(wèn)題所起的作用相同，則認定為存在相關(guān)的技術(shù)啟示。

　　在上述三步法中，前兩個(gè)步驟均基于現有技術(shù)與要求保護的發(fā)明的對比結果，相對而言比較客觀(guān)，而難點(diǎn)在于第三步即“是否存在技術(shù)啟示”的判斷。雖然審查指南中也給出了一些具體的判斷例子，并始終強調站在“本領(lǐng)域技術(shù)人員”的角度進(jìn)行判斷，但在審查過(guò)程中，實(shí)際情況千變萬(wàn)化，不可避免會(huì )因判斷主體的不同而發(fā)生分歧?？梢哉f(shuō)，創(chuàng )造性判斷尤其是對于技術(shù)啟示的認定，是專(zhuān)利授權確權案件的重點(diǎn)和難點(diǎn)。

　　近期，筆者在工作中就遇到了審查員在審查意見(jiàn)通知書(shū)中引用外觀(guān)設計專(zhuān)利文件作為對比文件來(lái)評價(jià)發(fā)明創(chuàng )造性的情況。在該案中，審查員基于外觀(guān)設計專(zhuān)利文件的附圖的記載，認定“公開(kāi)了相同的結構”、“相同的結構必然能夠起到相同的作用、解決相同的技術(shù)問(wèn)題、達到相同的技術(shù)效果”，進(jìn)而認定存在相關(guān)的技術(shù)啟示，否定了發(fā)明的創(chuàng )造性。

　　對此，筆者認為審查員的認定欠妥。

　　首先，外觀(guān)設計專(zhuān)利文件的主要公開(kāi)內容在于其圖片或照片，由于缺乏相關(guān)的文字記載、且存在視圖的限制，因此其公開(kāi)內容的不確定性較高，影響因素也較多，很難“直接地、毫無(wú)疑義地確定”其是否公開(kāi)了某一技術(shù)特征。

　　其次，根據專(zhuān)利法的規定，外觀(guān)設計，是指對產(chǎn)品的整體或者局部的形狀、圖案或者其結合以及色彩與形狀、圖案的結合所作出的富有美感并適于工業(yè)應用的新設計。也就是說(shuō)，外觀(guān)設計僅僅是一種“富有美感并適于工業(yè)應用的新設計”，并不涉及具體的技術(shù)內容。因此，即便根據其簡(jiǎn)要說(shuō)明以及圖片、照片等的記載能夠直接地、毫無(wú)疑義地確定其公開(kāi)了某一技術(shù)特征，但在沒(méi)有具體的文字記載等的情況下，無(wú)法僅根據圖片、照片等的記載確定該技術(shù)特征的作用、效果，自然也就談不上“存在技術(shù)啟示”。

　　因此，筆者認為外觀(guān)設計專(zhuān)利文件并不適合作為用于評價(jià)是否存在技術(shù)啟示的對比文件。

　　對此，可以參考最高人民法院在（2020）最高法知行終188號判決中做出的認定。

　　在該案中，在針對申請號為200980158243.5的發(fā)明專(zhuān)利提出的無(wú)效宣告請求中，無(wú)效宣告請求人主張涉案專(zhuān)利的權利要求1相對于對比文件1（CN101380158A號中國發(fā)明專(zhuān)利申請公布說(shuō)明書(shū)）和對比文件2（設計號為000987839-0001的歐洲外觀(guān)設計文件）的結合不具備創(chuàng )造性。

　　請求人主張：

　?。ㄒ唬└鶕Ρ任募?可以直接地、毫無(wú)疑問(wèn)地確定，該帶扣的正側設有沿著(zhù)插入方向的連續的凹凸形狀、凹條線(xiàn)和凸條線(xiàn)。

　?。ǘ┩庥^(guān)設計專(zhuān)利的圖片或照片通常能夠在一定程度上反映出產(chǎn)品外部結構等技術(shù)要素。因此，在對比文件2公開(kāi)了該專(zhuān)利的區別技術(shù)特征時(shí)，其顯然為本領(lǐng)域中的一個(gè)可以進(jìn)行選擇的外觀(guān)設計選項，本領(lǐng)域技術(shù)人員通過(guò)改變對比文件1的外觀(guān)設計，就能夠輕易獲得本專(zhuān)利?！瓕τ诒绢I(lǐng)域技術(shù)人員來(lái)說(shuō)，在對比文件2公開(kāi)其具體結構的基礎上，其可以獲得的技術(shù)效果顯然是可以直接地、毫無(wú)疑問(wèn)地推導出來(lái)的?！?/p>

　　在涉案專(zhuān)利被宣告無(wú)效后，專(zhuān)利權人提出了行政訴訟。

　　最終，最高人民法院在（2020）最高法知行終188號判決中認定：

　?。ㄉ姘笇?zhuān)利）說(shuō)明書(shū)明確記載了借助形成在主體上的凹凸形狀能夠確保剛性、防止因正背方向上的壓迫而變形，相應地能夠使插座的厚度變薄，減少合成樹(shù)脂材料的使用量，以及對腿部進(jìn)行引導等技術(shù)效果?！P(guān)于對比文件2及公知常識是否給出將區別特征應用于最接近的現有技術(shù)，從而解決發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題的技術(shù)啟示。首先，作為對比文件的現有技術(shù)公開(kāi)的內容應當是本領(lǐng)域技術(shù)人員能直接地、毫無(wú)疑義地確定的內容，根據對比文件2的圖片示出的內容，凸條線(xiàn)下方有一條直線(xiàn)，其有可能表示上表面的內側面，該種情形下凸條線(xiàn)并非位于內表面上，也不能與凹條線(xiàn)形成凹凸結構。因此，根據對比文件2的圖片并不能確定凸條線(xiàn)是否在內表面上及是否形成凹凸結構。從對比文件2中亦無(wú)法得出凹凸形狀沿著(zhù)插入件的插入方向連續形成的結論?！浯?，基于本專(zhuān)利實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題，應當考慮現有技術(shù)是否給出了用凹凸形狀解決防止因正背方向上的壓迫而變形等技術(shù)問(wèn)題的啟示，而對比文件2為外觀(guān)設計專(zhuān)利文件，并沒(méi)有公開(kāi)相應結構的作用，故對比文件2即使公開(kāi)了相同的形狀，其亦不能給出用該結構解決相應技術(shù)問(wèn)題的技術(shù)啟示。

　　從上述判決可見(jiàn)，關(guān)于技術(shù)啟示的判斷，最高人民法院也持較為謹慎的觀(guān)點(diǎn)，認為：在沒(méi)有明確的文字記載等的情況下，即便外觀(guān)設計專(zhuān)利文件中公開(kāi)了相應的結構，也不能簡(jiǎn)單地判定為給出了相應的技術(shù)啟示。

　　那么，外觀(guān)設計專(zhuān)利文件是否就絕對不能作為新創(chuàng )性審查中的對比文件呢？

　　筆者認為也不盡然。

　　首先，外觀(guān)設計專(zhuān)利文件也是一種客觀(guān)存在的技術(shù)資料，顯然也屬于專(zhuān)利法意義上的“公開(kāi)出版物”。

　　其次，對比文件的公開(kāi)內容不僅包括明確記載在對比文件中的內容，還包括對于所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員來(lái)說(shuō)，隱含的且可直接地、毫無(wú)疑義地確定的技術(shù)內容。因此，根據外觀(guān)設計專(zhuān)利文件的簡(jiǎn)要說(shuō)明以及圖片、照片能夠直接地、毫無(wú)疑義地確定的內容屬于該外觀(guān)設計專(zhuān)利文件的“公開(kāi)內容”。

　　綜上，筆者認為，可以使用外觀(guān)設計專(zhuān)利文件判斷某一具體的技術(shù)特征“是否公開(kāi)”，即外觀(guān)設計專(zhuān)利文件可以用于評價(jià)新穎性、或者作為創(chuàng )造性評價(jià)中的最接近的現有技術(shù)。但由于外觀(guān)設計專(zhuān)利文件并不涉及技術(shù)特征的具體作用、效果，因此不適合作為用來(lái)判斷“是否存在技術(shù)啟示”的對比文件。

　　參考資料：

　　1.中華人民共和國專(zhuān)利法

　　2.專(zhuān)利審查指南

　　3.（2020）最高法知行終188號判決