文/北京集佳知識產(chǎn)權代理有限公司 穆云麗

　　提到專(zhuān)利法第九條第一款，即專(zhuān)利法關(guān)于禁止重復授權的規定，相信每一個(gè)專(zhuān)利人都非常熟悉。第九條第一款中的但書(shū)規定，即，“但是，同一申請人同日對同樣的發(fā)明創(chuàng )造既申請實(shí)用新型專(zhuān)利又申請發(fā)明專(zhuān)利，先獲得的實(shí)用新型專(zhuān)利權尚未終止，且申請人聲明放棄該實(shí)用新型專(zhuān)利權的，可以授予發(fā)明專(zhuān)利權”，這是關(guān)于“同一發(fā)明創(chuàng )造只能授予一項專(zhuān)利權”的例外規定。這個(gè)但書(shū)規定，使得專(zhuān)利申請人可以就其發(fā)明創(chuàng )造及時(shí)獲得專(zhuān)利保護，同時(shí)又能夠獲得保護期限更長(cháng)的發(fā)明專(zhuān)利權，因而是很多申請人在專(zhuān)利申請實(shí)務(wù)中會(huì )選擇的一種申請策略。但是也是這個(gè)但書(shū)規定，如在專(zhuān)利申請過(guò)程中不加以注意，后期可能會(huì )給專(zhuān)利權人埋下“陷阱”，影響專(zhuān)利權的保護范圍和穩定性。下面筆者將從一個(gè)行政判決案例出發(fā)，結合專(zhuān)利申請實(shí)務(wù)，對在專(zhuān)利申請過(guò)程中如何避開(kāi)這個(gè)“陷阱”進(jìn)行探討。

　　案例觀(guān)察

　　在（2018）京73行初3561號行政判決書(shū)中，北京知識產(chǎn)權法院以“某光電公司同日對同樣的發(fā)明創(chuàng )造既申請了實(shí)用新型專(zhuān)利又申請了發(fā)明專(zhuān)利，而實(shí)用新型專(zhuān)利權在發(fā)明專(zhuān)利授權前已獲授權并因未在期限內繳納或繳足年費而終止，不屬于專(zhuān)利法第九條第一款所規定的例外情形”為由，駁回了原告專(zhuān)利權人某光電（深圳）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)某光電公司）的訴訟請求，維持了被告國家知識產(chǎn)權局專(zhuān)利復審委員會(huì )于2018年2月1日作出的被訴無(wú)效決定：即，涉案專(zhuān)利的權利要求1-10不符合專(zhuān)利法第九條的規定，應予以全部無(wú)效。

　　某光電公司不服一審判決，向最高人民法院提起上訴。最高人民法院經(jīng)審理后作出終審判決（（2019）最高法知行終118號行政判決書(shū)），駁回了某光電公司的全部上訴請求，維持了一審判決。最高人民法院認為：專(zhuān)利法第九條所規定的例外情形中，同一申請人同日對同樣的發(fā)明創(chuàng )造既申請實(shí)用新型專(zhuān)利又申請發(fā)明專(zhuān)利的，要獲得發(fā)明專(zhuān)利的授權，需同時(shí)滿(mǎn)足兩項條件：一是實(shí)用新型專(zhuān)利權尚未終止；二是申請人聲明放棄該實(shí)用新型專(zhuān)利權。本案顯然不滿(mǎn)足這兩項條件，因而不符合專(zhuān)利法第九條規定的例外情形。此外，從法理上來(lái)說(shuō)，在發(fā)明專(zhuān)利授予之前，實(shí)用新型專(zhuān)利權已經(jīng)終止，其所保護的技術(shù)方案就已經(jīng)進(jìn)入公有領(lǐng)域，公眾可以自由實(shí)施。若是再對同樣的技術(shù)方案授予發(fā)明專(zhuān)利權，將不利于發(fā)明創(chuàng )造的應用，損害社會(huì )公眾利益。因此，對于同一申請人同日對同樣的發(fā)明創(chuàng )造既申請實(shí)用新型專(zhuān)利又申請發(fā)明專(zhuān)利，實(shí)用新型專(zhuān)利權已經(jīng)終止的，根據禁止重復授權原則，不得再授予發(fā)明專(zhuān)利權。

　　為了使得本案的時(shí)間脈絡(luò )一目了然，筆者根據涉案發(fā)明專(zhuān)利和與其同日提交的實(shí)用新型專(zhuān)利的重要時(shí)間節點(diǎn)繪制了以下時(shí)間軸：

　　根據上圖所示的時(shí)間軸可以清楚地看出，發(fā)明專(zhuān)利的授權公告日在2016年5月11日，而與其同日提交的實(shí)用新型專(zhuān)利早在2013年8月4日就因未按時(shí)繳納年費而終止，顯然不符合專(zhuān)利法第九條關(guān)于重復授權的例外規定。因此，筆者認為，國家知識產(chǎn)權局宣告涉案發(fā)明專(zhuān)利全部無(wú)效的決定并無(wú)不妥之處。

　　另外，在本案中，專(zhuān)利權人某光電公司發(fā)表了如下觀(guān)點(diǎn)：一、專(zhuān)利法意義上的“禁止重復授權”是指同樣的發(fā)明創(chuàng )造不能有兩項或者兩項以上的處于有效狀態(tài)的專(zhuān)利權同時(shí)存在，而不是同樣的發(fā)明創(chuàng )造只能被授予一次專(zhuān)利權。二、專(zhuān)利審查部門(mén)在審查過(guò)程中未提及重復授權的問(wèn)題，也沒(méi)有告知某光電公司能夠通過(guò)修改權利要求的方式避免重復授權，這說(shuō)明在授權審查階段，相關(guān)部門(mén)認為本專(zhuān)利不存在重復授權的問(wèn)題。

　　對于“同樣的發(fā)明創(chuàng )造只能授予一項專(zhuān)利權”的理解，學(xué)術(shù)界曾存在兩種不同的觀(guān)點(diǎn)，一種是同樣的發(fā)明創(chuàng )造不能有多項處于有效狀態(tài)的專(zhuān)利權同時(shí)存在的“狀態(tài)說(shuō)”，也就是上述觀(guān)點(diǎn)一；另一種是同樣的發(fā)明創(chuàng )造不能被授予兩次專(zhuān)利權的“動(dòng)作說(shuō)”。雖然在2007年的“舒學(xué)章”案中最高院支持了“狀態(tài)說(shuō)”，但是2008年修改實(shí)施的專(zhuān)利法實(shí)際上已經(jīng)從立法層面上確立了“動(dòng)作說(shuō)”，即，同樣的發(fā)明創(chuàng )造性只能授予一次專(zhuān)利權。首先，從語(yǔ)義邏輯上來(lái)看，2008年修改實(shí)施的專(zhuān)利法第九條第一款中的“但書(shū)規定”，確立了滿(mǎn)足“重復授權”的例外規定的三個(gè)必備條件，必備條件之一就是先授權的實(shí)用新型專(zhuān)利尚未終止，這即相當于是隱含地確定了“動(dòng)作說(shuō)”。否則如果立法本義是支持“狀態(tài)說(shuō)”，那么強調先授權的實(shí)用新型專(zhuān)利尚未終止又有何意義？其次，從社會(huì )公眾利益的角度來(lái)講，如復審委和最高院在上述案例中所強調的，如果對一項已經(jīng)進(jìn)入公眾領(lǐng)域自由實(shí)施的發(fā)明創(chuàng )造再次授予專(zhuān)利權，這對公眾來(lái)說(shuō)是顯失公平的，將會(huì )嚴重損害公眾利益。

　　對于上述觀(guān)點(diǎn)二，筆者在此不對國家知識產(chǎn)權局在對涉案發(fā)明專(zhuān)利授予專(zhuān)利權時(shí)是否負有合理的注意義務(wù)（即，對同日提交的實(shí)用新型專(zhuān)利權的法律狀態(tài)進(jìn)行核實(shí)）進(jìn)行討論，因為無(wú)論如何，權利是自己的，專(zhuān)利權的穩定性和無(wú)瑕疵性是所有專(zhuān)利權人都希望和追求的，因此，專(zhuān)利權人/申請人在專(zhuān)利申請過(guò)程中理應對明顯不符合專(zhuān)利法授權規定的情形加以注意并主動(dòng)避坑。

　　筆者以專(zhuān)利法第九條第一款作為法律依據，在裁判文書(shū)網(wǎng)上進(jìn)行了案例檢索，發(fā)現因不符合專(zhuān)利法第九條第一款的但書(shū)規定而導致專(zhuān)利申請被駁回或者專(zhuān)利權被宣告無(wú)效的案例并非唯一。這說(shuō)明在實(shí)踐中可能存在相當一部分申請人/專(zhuān)利權人都誤入了專(zhuān)利法第九條第一款的“陷阱”。

　　專(zhuān)利法第九條第一款的但書(shū)規定，使得為避免重復授權，申請人除了可以通過(guò)修改授權在后的發(fā)明專(zhuān)利申請而使其具有與授權在先的實(shí)用新型專(zhuān)利不同的保護范圍之外，還可以通過(guò)聲明放棄實(shí)用新型專(zhuān)利而獲得發(fā)明專(zhuān)利權。根據專(zhuān)利法、專(zhuān)利法實(shí)施細則及專(zhuān)利審查指南的相關(guān)規定，通過(guò)聲明放棄實(shí)用新型專(zhuān)利而獲得發(fā)明專(zhuān)利授權需滿(mǎn)足兩個(gè)條件：1.申請人在提出申請時(shí)分別做出聲明；2.發(fā)明專(zhuān)利授權公告時(shí)實(shí)用新型專(zhuān)利尚未終止。

　　筆者以下將結合在實(shí)踐中遇到的具體案例，結合上述兩個(gè)條件，對在專(zhuān)利申請過(guò)程中如何盡量避開(kāi)專(zhuān)利法第九條第一款之“陷阱”進(jìn)行探討。

　　“陷阱”之一——提出申請時(shí)遺漏聲明

　　在（2018）京73行初2796號行政判決書(shū)中，北京知識產(chǎn)權法院以“原告蘇某在涉案申請及該實(shí)用新型申請時(shí)均未說(shuō)明對同樣的發(fā)明創(chuàng )造已申請另一專(zhuān)利，因此應當依照專(zhuān)利法第九條第一款關(guān)于同樣的發(fā)明創(chuàng )造只能授予一項專(zhuān)利權的規定處理”為由，駁回了原告蘇某的訴訟請求，維持了國家知識產(chǎn)權局專(zhuān)利復審委員會(huì )于2017年12月13日作出的被訴復審決定：即，涉案申請的權利要求1-10與實(shí)用新型專(zhuān)利的權利要求1-10的保護范圍相同，屬于同樣的發(fā)明創(chuàng )造，因此，涉案申請的權利要求1-10不符合專(zhuān)利法第九條第一款的規定。

　　在這個(gè)案例中，原告蘇某在發(fā)明專(zhuān)利申請的實(shí)審和復審程序中，雖經(jīng)國家知識產(chǎn)權局多次提醒，仍堅持不對發(fā)明專(zhuān)利申請進(jìn)行修改，認為該發(fā)明專(zhuān)利申請可以適用專(zhuān)利法第九條第一款關(guān)于重復授權的例外規定，從而導致了該發(fā)明專(zhuān)利申請最終被駁回。原告對法條的理解和適用固然存在不當之處，但是如果原告在提出申請時(shí)聲明對同樣的發(fā)明創(chuàng )造已申請另一專(zhuān)利，那么后續就可以通過(guò)放棄授權在先的實(shí)用新型專(zhuān)利而獲得發(fā)明專(zhuān)利的授權，這樣既不會(huì )損失保護范圍，又可以獲得具有更長(cháng)保護年限的發(fā)明專(zhuān)利。

　　因而，究其根本，為避免后續誤入專(zhuān)利法第九條第一款之“陷阱”，首要就是要做到，在提出申請時(shí)避免遺漏聲明！

　　“陷阱”之二——未維持實(shí)用新型專(zhuān)利直至發(fā)明專(zhuān)利授權公告

　　從上述行政訴訟案例（2018）京73行初3561號可以看出，相比于“陷阱”一，發(fā)明專(zhuān)利授權公告時(shí)實(shí)用新型專(zhuān)利已終止這個(gè)“陷阱”更為隱蔽，因而也更容易誤入，導致的后果也往往更為嚴重。在這部分，筆者將重點(diǎn)討論如何盡量幫助申請人/專(zhuān)利權人避開(kāi)這個(gè)“陷阱”。

　　在實(shí)踐中，最常見(jiàn)的誤區之一就是：已收到了發(fā)明專(zhuān)利的授權通知書(shū)并且先前已針對實(shí)用新型專(zhuān)利提交了放棄聲明，因此無(wú)需再維持實(shí)用新型。下圖給出了一個(gè)非常典型的此類(lèi)誤區的案例。

　　根據上圖所示的時(shí)間軸可以看出，在2020年10月27日發(fā)明專(zhuān)利申請收到了授權通知書(shū)，隨后專(zhuān)利權人在2021年1月11日收到了實(shí)用新型專(zhuān)利的繳費通知書(shū)?？赡軐?zhuān)利權人認為發(fā)明專(zhuān)利已經(jīng)授權了并且先前已經(jīng)聲明了放棄實(shí)用新型專(zhuān)利權，那么此時(shí)就無(wú)需再繳納相關(guān)年費了，從而導致該實(shí)用新型專(zhuān)利因未繳年費而終止的日期是2020年12月5日，而此時(shí)發(fā)明專(zhuān)利尚未授權公告，這顯然并不滿(mǎn)足專(zhuān)利法第九條第一款的例外規定。雖然在該案例中發(fā)明專(zhuān)利獲得了授權，但是該權利并非是無(wú)瑕疵的因而也并不穩定，在后續行使專(zhuān)利權時(shí)存在因重復授權被無(wú)效的風(fēng)險。

　　簡(jiǎn)言之，避開(kāi)“陷阱”之二，核心就在于要確保實(shí)用新型專(zhuān)利權與發(fā)明專(zhuān)利權之間無(wú)縫銜接，即同一項專(zhuān)利權必須始終處于有效的保護狀態(tài)，否則后續就無(wú)法適用專(zhuān)利法第九條第一款的例外規定。

　　為了確保兩項專(zhuān)利權的無(wú)縫銜接，那么在發(fā)明專(zhuān)利授權公告之前，任何有可能導致實(shí)用新型專(zhuān)利終止的動(dòng)作都務(wù)必要慎重。無(wú)論是在收到專(zhuān)利權人關(guān)于實(shí)用新型專(zhuān)利的明確放棄指示時(shí)還是在收到實(shí)用新型專(zhuān)利因未按時(shí)繳納年費而下發(fā)的繳費通知書(shū)或終止通知書(shū)時(shí)，都應該給予專(zhuān)利權人相應的提示：與該實(shí)用新型專(zhuān)利同日提交的發(fā)明專(zhuān)利申請尚未公告授權，如實(shí)用新型專(zhuān)利已終止，后續無(wú)法通過(guò)放棄實(shí)用新型專(zhuān)利權而獲得發(fā)明專(zhuān)利的授權。如果已經(jīng)在答復發(fā)明專(zhuān)利申請的審查意見(jiàn)通知書(shū)時(shí)提交了實(shí)用新型專(zhuān)利權的放棄聲明，那么就需要建議專(zhuān)利權人繼續維護該實(shí)用新型專(zhuān)利，否則后續假如發(fā)明專(zhuān)利獲得了授權并且實(shí)用新型專(zhuān)利進(jìn)入了放棄程序，如果忽略了實(shí)用新型專(zhuān)利已經(jīng)提前終止的情況，那么發(fā)明專(zhuān)利權就存在因重復授權而被無(wú)效的風(fēng)險。更極端的情況，如上述案例中所示，如果已經(jīng)收到了發(fā)明專(zhuān)利申請的授權通知書(shū)并且授權通知書(shū)中說(shuō)明了實(shí)用新型專(zhuān)利進(jìn)入了放棄程序（發(fā)明專(zhuān)利申請的授權通知書(shū)中會(huì )對提交過(guò)放棄聲明的實(shí)用新型專(zhuān)利是否進(jìn)入放棄程序進(jìn)行說(shuō)明），那么就需要告知專(zhuān)利權人必須要繼續維護該實(shí)用新型專(zhuān)利直至對應的發(fā)明專(zhuān)利授權公告為止，否則后續獲得的發(fā)明專(zhuān)利權有被無(wú)效的風(fēng)險。

　　小結

　　根據上述討論可以看出，對于同日提交的發(fā)明專(zhuān)利申請和實(shí)用新型專(zhuān)利申請，尤其是在實(shí)用新型已授權公告之后，實(shí)用新型專(zhuān)利的案件狀態(tài)會(huì )影響后續發(fā)明專(zhuān)利申請的授權范圍甚至是專(zhuān)利權的有效性，很容易誤入專(zhuān)利法第九條第一款的“陷阱”。因此，在處理這類(lèi)案件時(shí)不能孤立地進(jìn)行，筆者建議可以采取一種“聯(lián)動(dòng)式”管理策略。

　　更具體而言，對于發(fā)明案的管理，可以從以下幾方面予以注意：

　　1.提交申請時(shí)：做好案卷特殊標記，避免提交申請時(shí)遺漏聲明。

　　2.收到授權通知書(shū)時(shí)：核實(shí)授權通知書(shū)中關(guān)于實(shí)用新型案的放棄情況是否與實(shí)際情況（即，該案是否應該放棄）一致。不一致的，要及時(shí)向國家知識產(chǎn)權局提交意見(jiàn)陳述下發(fā)更正的授權通知書(shū)，以避免后續產(chǎn)生的權利不穩定隱患。

　　3.收到證書(shū)時(shí)：如果授權通知書(shū)中標記同日提交的實(shí)用新型專(zhuān)利進(jìn)入放棄程序，那么需核實(shí)是否同時(shí)收到了實(shí)用新型專(zhuān)利的放棄專(zhuān)利權的手續合格通知書(shū)，并及時(shí)更新實(shí)用新型專(zhuān)利的案卷狀態(tài)，以避免后續誤繳年費等操作。

　　對于實(shí)用新型案的管理，可以從以下幾方面予以注意：

　　1.提交申請時(shí)：做好案卷特殊標記，避免提交申請時(shí)遺漏聲明。

　　2.進(jìn)行放棄操作時(shí)：對已授權公告的實(shí)用新型專(zhuān)利，需核實(shí)同日提交的發(fā)明案的狀態(tài)，如發(fā)明案尚未公告授權，需告知專(zhuān)利權人該放棄操作可能導致的后果（重復授權、發(fā)明無(wú)法獲得相同保護范圍）。

　　3.收到繳費通知書(shū)或終止通知書(shū)時(shí)：需核實(shí)同日提交的發(fā)明案的狀態(tài)，如發(fā)明案尚未公告授權，需告知專(zhuān)利權人不按時(shí)繳納年費可能導致的后果（重復授權、發(fā)明無(wú)法獲得相同保護范圍）。

　　4.提供實(shí)用新型的放棄專(zhuān)利權聲明時(shí)：需提示專(zhuān)利權人即使提交了放棄專(zhuān)利權聲明，也需繼續維護該實(shí)用新型直至發(fā)明專(zhuān)利授權公告，否則后續也有無(wú)效風(fēng)險。

　　以上僅是筆者根據工作中遇到的同日申請的各類(lèi)情況，從避免后續因不符合專(zhuān)利法第九條第一款關(guān)于重復授權的例外規定而導致專(zhuān)利權不穩定甚至被無(wú)效的角度出發(fā)進(jìn)行的經(jīng)驗總結，實(shí)際中的情況可能更加復雜，期望此篇淺論能夠提供關(guān)于同日申請的更佳管理策略的啟發(fā)。