文/北京集佳知識產(chǎn)權代理有限公司 韓爍

　　筆者在處理歐洲檢索報告或審查意見(jiàn)時(shí)，偶爾會(huì )遇到審查員在發(fā)出的通知書(shū)中指出待決申請存在違反EPC123（2）條“中位概括（intermediate generalisation）”規定的案例。那EPC123（2）條主要涉及什么內容，以及如何應對呢？筆者在這里結合自身的實(shí)務(wù)經(jīng)驗，嘗試做一些相關(guān)內容的簡(jiǎn)要介紹，以使廣大代理人同仁在處理歐洲案件時(shí)，尤其是涉及到需要對權利要求進(jìn)行修改時(shí)，了解和掌握一些需要注意的規則和應對措施。

　　關(guān)于A(yíng)rticle 123 EPC，大家都較為熟悉，其為歐洲專(zhuān)利公約中有關(guān)修改規定的法條，其原文如下：The European patent application or European patent may not be amended in such a way that it contains subject-matter which extends beyond the content of the application as filed，即，任何對專(zhuān)利文件的修改不能超出提交時(shí)的申請文件所包括的內容，這與我國專(zhuān)利法第33條有關(guān)修改超范圍的內容大體對應。

　　在EPC123條，包括三款內容，其中EPC123（2）就是本文所要涉及的內容。該款規定主要包括如下內容：在對權利要求進(jìn)行的修改時(shí)，申請人對權利要求的修改介于上位概括和具體實(shí)施方案之間，則這種修改不被允許，即使沒(méi)有超出原始申請文件的范圍。

　　并且，EPC中具體列出以下四種判斷形式：

　　1.從方法權利要求中的連續步驟中抽取單獨的步驟（e.g., among a sequence of steps A-D, only Step C is extracted），作為新的修改內容，則屬于中位概括；

　　2.當希望通過(guò)引入具有可授權特征的從屬權利要求來(lái)使獨立權利要求獲得授權時(shí)，一般應將所涉及從權的所有特征都應包含在新的獨權中，否則屬于不允許的中位概括。但如果本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠認識到該從權的一個(gè)特征與其他特征之間或者在該一個(gè)特征與該從屬權利要求中提及的其他從屬權利要求的教導之間沒(méi)有密切的功能或結構關(guān)系，則被允許；

　　3.如果加入了說(shuō)明書(shū)中的可選地或優(yōu)選地（optional or preferred）的特征，則被認為是沒(méi)有“可明確識別的功能或結構關(guān)系”，其屬于允許的中位概括；

　　4.關(guān)于附圖中公開(kāi)的實(shí)施例是否能夠單獨構成獨立權利要求中添加的特征的充分基礎：如果附圖及相應的文字描述沒(méi)有給出任何相關(guān)特征產(chǎn)生的效果的指示，無(wú)法識別是否滿(mǎn)足“可明確識別的功能或結構關(guān)系”，進(jìn)而不能認識到在本發(fā)明的背景下所選擇的特征有意實(shí)現何種目的，因此不能認為是為解決所涉及的技術(shù)問(wèn)題而進(jìn)行的技術(shù)考慮的故意結果，屬于不允許的中位概括。

　　由上可見(jiàn)，對于“中位概括”缺陷的認定的核心在于：如果在說(shuō)明書(shū)中原始記載的一個(gè)實(shí)施方案中，只有在特定組合的特征之間沒(méi)有任何可明確識別的功能或結構關(guān)系(clearly recognisable functional or structural relationship)的情況下，或者如果提取的特征與那些特征沒(méi)有不可分割的聯(lián)系(not inextricably linked with those features)，才允許進(jìn)行中間概括；不能從組合使用的具體實(shí)施例單獨抽出孤立的特征（the extraction of isolated features from a set of features originally disclosed only in combination）。

　　舉例來(lái)說(shuō)：在一個(gè)具有創(chuàng )造性的實(shí)施例中：包括：特征A、B、C、D以及E。原始權利要求1：修改后加入了A+B+C特征，但省略了D和E，如果：

　　1）A+B+C特征組成的方案導致本領(lǐng)技術(shù)人員不能直接、無(wú)疑義的從原始公開(kāi)中得出，或者D+E是實(shí)施方案的關(guān)鍵因素；

　　2）與僅看過(guò)原始公開(kāi)的本領(lǐng)域技術(shù)人員相比，看過(guò)新修改的技術(shù)人員能夠從新修改中衍生更多的附加信息，

　　則，這種中位概括不予接受，申請人就需要將以上A-E全部五個(gè)特征同時(shí)引入。

　　由以上實(shí)例可以看出，首先如果修改只加入了A+B+C特征，其沒(méi)有引入新的特征，并且實(shí)質(zhì)上縮小了修改后的保護范圍，當仍會(huì )以“中位概括”的理由，進(jìn)而以修改超范圍的法條不被接受，在歐洲審查意見(jiàn)中會(huì )出現這種較為特殊的情形。

　　那么，上述法條在答復審查意見(jiàn)時(shí)，會(huì )對申請人帶來(lái)何種影響呢？筆者在這里嘗試粗淺地探討一下：

　　1.對申請人是否帶來(lái)實(shí)質(zhì)影響？“中位概括”的相關(guān)缺陷多出現在申請人在答復上一次檢索報告或審查意見(jiàn)時(shí)對權利要求進(jìn)行的修改，申請人可能不愿將可授權的權項的全部?jì)热莶⑷?，例如權利要?中，通常的做法是選擇部分特征并入，這在國內審查時(shí)是較為常見(jiàn)且可行的答復策略。然而，歐洲的審查員會(huì )對修改的標準嚴格，除了核查是否超出原始記載的范圍，也會(huì )審查是否滿(mǎn)足上述“在特定組合的特征之間沒(méi)有任何可明確識別的功能或結構關(guān)系”，往往會(huì )導致發(fā)出下一次審查意見(jiàn)。

　　2.申請人或代理人在應對此種審查意見(jiàn)時(shí)，首先應以上述標準重新審視所做出的修改，并在認為必要時(shí)結合技術(shù)方案、公知常識、現有技術(shù)等可利用的角度進(jìn)行爭辯，但一般來(lái)說(shuō)效果有限，審查員基本不會(huì )接受，最終大概率還是要回到并入完整的權限獲得授權的結果。

　　3.為此，申請人要想避免上述問(wèn)題，還是要從申請文件撰寫(xiě)的時(shí)候入手，注意細節，為后續的修改提供更大的組合空間。筆者下列幾點(diǎn)可行作為有益的預防措施：

　　a.說(shuō)明書(shū)撰寫(xiě)的時(shí)候多用句號，少用逗號；多用短句，少寫(xiě)長(cháng)句，這樣在形式上能夠避免被直接認定為“在特定組合的特征之間沒(méi)有任何可明確識別的功能或結構關(guān)系”；

　　b.段首可以用Alternative或者Preferably引導；

　　c.多寫(xiě)一些實(shí)施例的組合方式，這一點(diǎn)其實(shí)對其他可能的缺陷也很必要，例如是否存在單一性缺陷等。

　　以上是筆者針對歐洲專(zhuān)利實(shí)踐中有關(guān)歐洲專(zhuān)利公約EPC123（2）條有關(guān)“中位概括”條款的簡(jiǎn)單介紹。其與中國專(zhuān)利法中的法三十三條的修改超范圍的相關(guān)法條對應但又有其特殊性。申請人或代理人在遇到需要修改的權項時(shí)，一定要全面審核修改策略的合理性、合規性，并且應在合理權利保護范圍和法律程序減少之間做出合理的妥協(xié)。此外，在針對有可能進(jìn)入歐洲的專(zhuān)利申請，在一開(kāi)始專(zhuān)利文件的撰寫(xiě)時(shí)就還應該做好相應的措施，養成良好的撰寫(xiě)習慣。

　　參考文獻

　　【1】歐專(zhuān)局相關(guān)法條的網(wǎng)址：https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/e/ar123.html

　　【2】歐專(zhuān)局相關(guān)案例：https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/caselaw/2022/e/clr_ii_e_1_9.htm