文/北京集佳知識產(chǎn)權代理有限公司 邢雨辰
在美國專(zhuān)利審查過(guò)程中，限制性要求（Restriction/Election Requirement，以下簡(jiǎn)稱(chēng)RR）是一種較為常見(jiàn)的審查意見(jiàn)。該審查意見(jiàn)主要基于法條35 U.S.C 121，其規定在一個(gè)專(zhuān)利申請要求保護兩個(gè)或者更多“獨立且有區別（independent and distinct）”的發(fā)明時(shí)，美國專(zhuān)利與商標局的局長(cháng)可以要求將該申請限制在這些發(fā)明之一上。進(jìn)一步的要求出現在37 CFR中，例如，37 CFR 1.142a規定了在上述情況下，審查員在審查意見(jiàn)通知（Office action，以下簡(jiǎn)稱(chēng)OA）中需要要求申請人選擇一個(gè)發(fā)明并將權利要求限制在該發(fā)明上。因此，從概念上來(lái)看，RR中的“限制性（Restriction/Election）”可以理解為要求申請人選擇一組發(fā)明作為后續的審查基礎（MPEP 802.02）。
1 RR與單一性要求的聯(lián)系
從以上規定來(lái)看，RR非常類(lèi)似于其他國家和地區（例如中國、歐洲等等）專(zhuān)利審查中的“單一性（Unity）”要求。如果僅考慮RR的目的、基本要求以及在審查中的出現時(shí)間，RR確實(shí)與單一性要求具有不少共同點(diǎn)。具體而言：
?。?）從目的上來(lái)看，RR與單一性要求都是為了減輕審查員在檢索和審查單個(gè)專(zhuān)利申請時(shí)的負擔，避免申請人在單個(gè)專(zhuān)利申請中放入多個(gè)關(guān)聯(lián)度較低的發(fā)明，以較低的申請成本占用過(guò)多的審查資源。
?。?）從基本要求上來(lái)看，RR與單一性要求都是要求申請人將單個(gè)專(zhuān)利申請的檢索與審查限制在部分發(fā)明（單一發(fā)明或者有明顯聯(lián)系的多個(gè)發(fā)明）上。這一限制允許申請人在多個(gè)發(fā)明之中自主選擇，且未選擇的發(fā)明能夠以分案的形式來(lái)獲得檢索、審查和授權的機會(huì )。
?。?）從出現時(shí)間上來(lái)看，RR與單一性要求均可以針對申請人在審查過(guò)程中任何時(shí)候提交的權利要求，既包括實(shí)審前提交的權利要求也包括在實(shí)審過(guò)程中修改的權利要求。因此，RR與單一性要求均可以出現在任何常規的OA中。例如，37 CFR 1.142a中規定了RR通常會(huì )在正式OA之前下發(fā)，但其可以在終局OA（Final OA）之前的任何時(shí)候下發(fā)。
2 RR與單一性要求的區別
實(shí)際上，以上三個(gè)主要的相同點(diǎn)只是RR審查的冰山一角，其詳細要求、判斷邏輯與對審查的具體影響與單一性要求仍然有天壤之別。由于專(zhuān)利代理師通常對于單一性要求較為熟悉，以下將從RR與單一性要求的四個(gè)主要的區別點(diǎn)來(lái)對RR進(jìn)行詳細介紹。
2.1 判斷標準
RR和單一性要求的下發(fā)是否合理涉及同一申請中不同發(fā)明之間關(guān)系的判斷，這也是兩者之間最為重要的區別點(diǎn)。需要注意，在美國的專(zhuān)利申請審查中，RR涉及的判斷標準與申請途徑密切相關(guān)。對于通過(guò)專(zhuān)利合作條約（Patent Cooperation Treaty，PCT）的國家階段在美國遞交的申請，即基于35 U.S.C 371提交的申請，針對其下發(fā)的RR實(shí)際上是常規的單一性要求（37 CFR 1.499, MPEP 823, MPEP 1893.03d），即判斷標準與中國、歐洲等國家或地區的單一性問(wèn)題一致。因此，本節以下內容所提及的RR特指針對美國國家申請（即通過(guò)35 U.S.C. 111a遞交的申請，例如在美國直接提交的正式申請以及通過(guò)by-pass途徑進(jìn)入美國的PCT申請）所下發(fā)的RR，而通過(guò)PCT國際階段遞交的美國申請的RR直接參考單一性要求即可，并不在此處RR判斷標準的討論范圍之內。
單一性問(wèn)題在各個(gè)國家和地區通常具有較為簡(jiǎn)單的判斷標準，即不同發(fā)明對應的權利要求是否具有“涉及一個(gè)或多個(gè)相同或者對應的特定技術(shù)特征”作為其間的技術(shù)性關(guān)聯(lián)，如果存在這種技術(shù)性關(guān)聯(lián)，可以認為這些發(fā)明具有單一性。如果不存在這種技術(shù)性關(guān)聯(lián)，即無(wú)法在對應權力要求中尋找到上述“特定技術(shù)特征”，那么審查員就可以針對這些發(fā)明下發(fā)單一性要求。
相比之下，下發(fā)RR的判斷標準要更加復雜一些，較為的籠統的標準可以概括為兩個(gè)方面：首先是同一申請中的不同的發(fā)明之間是“獨立或者有區別（independent or distinct）”的，其次對該申請檢索和審查會(huì )對審查員造成“嚴重負擔（serious burden）”（MPEP 802.03）。
2.1.1獨立性和區別性判斷
對RR下發(fā)是否合理的判斷首先需要明確美國專(zhuān)利審查中對不同發(fā)明之間關(guān)系的幾個(gè)定義，即，發(fā)明之間是否“獨立（independent）”以及發(fā)明之間是否“有區別（distinct）”。
在美國專(zhuān)利審查中，“獨立”是指兩個(gè)發(fā)明之間在“設計（design）、運作（operation）和效果（effect）”上沒(méi)有聯(lián)系，例如方法和不能使用該方法的設備（MPEP 802.01）。與之相對的，如果兩個(gè)發(fā)明之間在設計、運作和效果中至少一方面相互關(guān)聯(lián)，那么這兩個(gè)發(fā)明就被認為是“相關(guān)（related）”的。從這一概念可以看出，如果兩個(gè)發(fā)明具有相同或者對應的特定技術(shù)特征，那么這兩個(gè)發(fā)明一定在設計、運作和效果至少一方面上有所關(guān)聯(lián)，這就意味著(zhù)兩個(gè)發(fā)明具有單一性可以視為兩個(gè)發(fā)明相關(guān)的充分條件。因此在實(shí)踐中，按照單一性要求撰寫(xiě)的權利要求通常不會(huì )因為獨立性的問(wèn)題而遇到RR。
與獨立性相比，“有區別”則是一個(gè)更加寬泛的概念。在美國專(zhuān)利審查中，“有區別”是指（1）要求保護的兩個(gè)發(fā)明之前在設計、運作和效果中至少一方面沒(méi)有聯(lián)系，且（2）一個(gè)發(fā)明相對另一個(gè)發(fā)明滿(mǎn)足新創(chuàng )性要求的，即相對另一個(gè)發(fā)明是新穎且非顯而易見(jiàn)的（MPEP 802.01）。其中條件（1）顯然可以涵蓋大量的情況，例如兩種裝置在部分制作或者部分使用方法上有所區別。而條件（2）則是在條件（1）的基礎上進(jìn)行了一定的限制，即兩個(gè)發(fā)明即便有一定的區別，但如果兩者是本質(zhì)上一致或者是顯而易見(jiàn)的變體，那么依然可以認為他們是“無(wú)區別（not distinct）”的。從專(zhuān)利保護范圍上來(lái)看，條件（2）主要是為了避免過(guò)于嚴苛的無(wú)區別標準導致RR產(chǎn)生的分案與母案之間出現重復授權的問(wèn)題，從而使損害申請人的利益。具體來(lái)說(shuō)，被認定有區別的兩個(gè)發(fā)明在分案后被禁止用重復授權駁回（MPEP 806.04h），這意味著(zhù)RR的下發(fā)在一定程度上保護了分案相對于母案的新創(chuàng )性。
為了進(jìn)一步明確兩個(gè)發(fā)明之間是否有區別，美國審查實(shí)踐對幾種較為常見(jiàn)的出現在同一申請中的發(fā)明類(lèi)型組合提供了更為明確的判斷標準。
2.1.1.1 組合/子組合
“組合 (combination) ”和“子組合（subcombination）”是不同發(fā)明之間相對的概念。要求保護的發(fā)明往往可以視為由多個(gè)元素（element）構成的整體。組合 (combination) 可以理解為由子組合或者元素（element）為部件構成的整體（MPEP 806.05a）。例如，如果一個(gè)發(fā)明具有三個(gè)元素A、B和C來(lái)描述，另一個(gè)發(fā)明具有兩個(gè)元素A和B，那么發(fā)明ABC為組合，發(fā)明AB為子組合。當然，此時(shí)發(fā)明BC和發(fā)明AC也可以視為子組合。、
在這種類(lèi)型組合下，比較典型的情況是兩個(gè)發(fā)明是組合與子組合的關(guān)系。此時(shí)，如果（1）組合的可專(zhuān)利性（即新創(chuàng )性）的不需要子組合中的細節，且（2）子組合自身或者在另一種組合中能夠具有實(shí)用性，那么就可以認為這兩個(gè)發(fā)明是有區別的（MPEP 806.05c）。
例如，組合為ABbr，即包含元素A與元素B較為上位的表述，而子組合為Bsp，即元素B較為下位的表述，則此時(shí)可以認為組合的可專(zhuān)利性并不需要Bsp這種下位概念。如果Bsp本身具有實(shí)用性，或者Bsp在另一中組合（例如CBsp）中能夠具有實(shí)用性，那么ABbr和Bsp之間就被認為是有區別的。
相對的，如果組合為ABsp，子組合為Bsp，此時(shí)無(wú)法證明組合的可專(zhuān)利性不需要Bsp，因此，ABsp和Bsp之間可以認為是無(wú)區別的。但是，如果組合ABbr和組合ABsp同時(shí)存在，ABsp的存在并不能改變ABbr和Bsp之間的關(guān)系，因為ABbr發(fā)明的存在本身就意味著(zhù)其不需要Bsp這種下位概念。
另一種比較典型的情況是兩個(gè)發(fā)明均為子組合。此時(shí)，如果兩個(gè)子組合不能夠被同時(shí)使用，那么顯然二者在設計、運作和效果中至少一方面無(wú)法關(guān)聯(lián)，那么兩個(gè)子組合是有區別的。如果兩個(gè)子組合能夠被同時(shí)使用，但（1）彼此之間范圍不重疊（即范圍互斥）且并非顯而易見(jiàn)的變體，同時(shí)（2）能夠被分開(kāi)使用，那么這兩個(gè)子組合通常也會(huì )被認為是有區別的（MPEP 806.05d）。
特別需要注意的是，如果此時(shí)與兩個(gè)子組合對應的組合也存在，那么任何一個(gè)子組合本身都意味著(zhù)組合的可專(zhuān)利性不需要另一個(gè)子組合中的細節，那么任何一個(gè)子組合都會(huì )被認為與組合有區別。
2.1.1.2 有關(guān)聯(lián)的方法/裝置/產(chǎn)品
在這種類(lèi)型組合下，比較典型的情況是一個(gè)發(fā)明為產(chǎn)品，而另外一個(gè)發(fā)明為該產(chǎn)品的生產(chǎn)裝置、生產(chǎn)方法或者使用方法。此時(shí)，如果（1）產(chǎn)品可以相應的通過(guò)另一種本質(zhì)不同的裝置來(lái)生產(chǎn)、通過(guò)另一種本質(zhì)不同的方法來(lái)生產(chǎn)、通過(guò)另一種本質(zhì)不同的方法得到使用，或者（2）該裝置或者方法可以相應的生產(chǎn)或者使用另一種本質(zhì)不同的產(chǎn)品，那么就可以認為這兩個(gè)發(fā)明是有區別的（MPEP 806.05f, g, h）。
另一種比較典型的情況是一個(gè)發(fā)明為方法，另一發(fā)明為實(shí)現該方法的裝置。此時(shí)，如果（1）該方法可以通過(guò)另一種本質(zhì)不同的裝置來(lái)實(shí)現，或者（2）該裝置可以用于實(shí)現另一種本質(zhì)不同的方法，那么就可以認為這兩個(gè)發(fā)明是有區別的（MPEP 806.05e）。
由此可見(jiàn)，如果兩個(gè)發(fā)明屬于方法/裝置/產(chǎn)品中不同的類(lèi)型且相互關(guān)聯(lián)，其無(wú)區別的前提是這兩個(gè)發(fā)明的特征嚴格的相互對應，一言以蔽之，從一個(gè)發(fā)明中無(wú)法推導得到與另一發(fā)明類(lèi)型相同但范圍不同的發(fā)明。
不過(guò)，上述情況有一種較為特殊的場(chǎng)景，即產(chǎn)品、產(chǎn)品生產(chǎn)方法和產(chǎn)品使用方法同時(shí)存在。此時(shí)，如果當產(chǎn)品和產(chǎn)品生產(chǎn)方法按上述標準無(wú)區別時(shí)，那么當產(chǎn)品使用方法相對產(chǎn)品有區別時(shí)只需要下發(fā)“產(chǎn)品+生產(chǎn)方法”與使用方法之間的RR，無(wú)需針對生產(chǎn)方法和使用方法之間的區別進(jìn)行判斷（MPEP 806.05i）。
當然，更為簡(jiǎn)單的情況是兩個(gè)發(fā)明同屬于方法/裝置/產(chǎn)品，此時(shí)，如果兩個(gè)要求保護的發(fā)明（a）在范圍上不重合、（b）不屬于顯而易見(jiàn)的變體且（c）無(wú)法一起使用或者能夠具有實(shí)質(zhì)不同的設計、運作或效果，則可以認為這兩個(gè)發(fā)明是有區別的（MPEP 806.05j）。顯然，這里的c相當于之前區別性判斷的條件（1），而a和b相當于之前區別性判斷的條件（2）。
2.1.2嚴重負擔判斷
與獨立性和區別性相比，對審查員是否造成嚴重的檢索和審查負擔的判斷標準更為明確。具體而言，審查員在下發(fā)RR時(shí)需要指明為何在不進(jìn)行RR時(shí)將會(huì )有嚴重的檢索和審查負擔 （MPEP 803, MPEP 808.02）。
針對檢索，嚴重負擔的判斷標準通常包含兩個(gè)發(fā)明具有不同的分類(lèi)、面臨不同的技術(shù)現狀或者需要在不同領(lǐng)域內進(jìn)行檢索。而針對審查，嚴重負擔的判斷標準通常會(huì )要求審查員解釋其中一個(gè)發(fā)明有很大可能性面臨嚴重的專(zhuān)利適格性問(wèn)題（35 U.S.C. 101）或者可實(shí)施性問(wèn)題（35 U.S.C. 112a），且該問(wèn)題與另一個(gè)發(fā)明不相關(guān)。
2.2 選擇對象
單一性要求的選擇對象僅限于權利要求所限定的發(fā)明，同時(shí)其要求的具體形式也是對權利要求形成的分組進(jìn)行選擇。
對于RR，雖然其選擇對象仍然是基于申請要求保護的發(fā)明，但具體體現形式可以是權利要求限定的發(fā)明，也可以是在說(shuō)明書(shū)或附圖中體現為實(shí)施例的發(fā)明，后者在被稱(chēng)為“類(lèi)型（species）”（MPEP 806.01）。從法條來(lái)看，一個(gè)美國國家專(zhuān)利申請不能要求保護兩個(gè)或者更多獨立且有區別的發(fā)明，除非：不同的權利要求保護的是一個(gè)發(fā)明的多個(gè)類(lèi)型，該申請中對應這些類(lèi)型的總括性權利要求是可以授權的，且其他與這些類(lèi)型的對應的權利要求均為總括性權利要求的從屬權利要求或者均包含總括性權利要求的所有特征（37 CFR 1.141(a)）。此外，如果一個(gè)發(fā)明包含了超過(guò)合理數量的類(lèi)型，那么審查員可以首先要求申請人選擇合理數量的類(lèi)型然后在考慮是否下發(fā)RR（37 CFR 1.146）。
由于在申請中可以為一個(gè)發(fā)明提供不同的實(shí)施例，該發(fā)明可以被稱(chēng)為“總括性（generic）”發(fā)明，與其對應的權利要求可以稱(chēng)為總括性權利要求，而這些實(shí)施例所對應的發(fā)明則為稱(chēng)為類(lèi)型，同時(shí)對應這些實(shí)施例的權利要求可以被稱(chēng)為類(lèi)型性權利要求。如果一個(gè)類(lèi)型性權利要求僅對應一個(gè)實(shí)施例，其可以被稱(chēng)為類(lèi)型限定的權利要求（MPEP 806.04e）。由于一個(gè)總括性發(fā)明可以對應多個(gè)類(lèi)型，一個(gè)總括性權利要求也可以關(guān)聯(lián)多個(gè)類(lèi)型性權利要求，且總括性權利要求并不包含類(lèi)型性權利要求之外的其他元素，相對的，類(lèi)型性權利要求的保護范圍為具有總括性權利要求的所有特征（MPEP 806.04d）。
具體而言，屬于總括性發(fā)明的類(lèi)型可能是獨立的或者是有區別的，且這些類(lèi)型可能會(huì )帶來(lái)過(guò)重的檢索或者審查負擔，那么此時(shí)審查員就可以針對這些類(lèi)型下發(fā)RR（MPEP 806.01，MPEP 806.04b）。一種較為典型的情況是不同類(lèi)型的范圍是互斥的（即，不重合），那么此時(shí)就有符合了獨立性或者是區別性的要求（MPEP 806.04f）。
因此，在實(shí)際的RR中，審查員有時(shí)不僅要求申請人將申請限制在部分權利要求所限定的某一個(gè)發(fā)明上，也會(huì )進(jìn)一步要求申請人在多個(gè)對應實(shí)施例的類(lèi)型中選擇一個(gè)類(lèi)型。此時(shí)，申請人需要聲明與該類(lèi)型相符合的權利要求，以便審查員確定后續的審查基礎。這種情況下，選擇的結果雖然最終也表現為一組確定的權利要求，但選擇直接對象并非是權利要求本身，而是申請中的是特定實(shí)施方式。
2.3 答復與后續審查
由于單一性的判斷標準中“特定技術(shù)特征”需要相對現有技術(shù)具有可專(zhuān)利性（即新穎性和創(chuàng )造性），審查員有時(shí)會(huì )利用現有技術(shù)主張不同發(fā)明之間的共有特征并非特定技術(shù)特征。在實(shí)踐中，通常情況下，由于單一性問(wèn)題的判斷標準相對簡(jiǎn)單明確，申請人與審查員之間較少就特定技術(shù)特征的對應或者相同與否產(chǎn)生分歧，主要矛盾往往集中在審查員所使用的現有技術(shù)文件是否能夠將共有特征從非特定技術(shù)中排除。由于針對這一問(wèn)題所提交的答復往往也是針對新穎性和創(chuàng )造性的答復，此時(shí)的單一性要求在一定程度上和新創(chuàng )性要求有一定重疊，并不會(huì )要求申請人對權利要求的范圍進(jìn)行過(guò)多額外的調整。
當然，如果申請人和審查員之間并不存在分析，申請人也可以為不同的發(fā)明構造新的特定技術(shù)特征。不過(guò)，如果采用構造或者爭辯特定技術(shù)特征而非直接刪除權項的方式回應單一性請求，后續依然有可能再次面對因為現有技術(shù)而帶來(lái)的單一性請求。
相比之下，RR的判斷標準均不涉及現有技術(shù)，所以審查員下發(fā)RR主要基于申請本身的內容。相應的，申請人和審查員對RR是否合理的爭議也主要集中在同一申請不同發(fā)明之間獨立性和區別性以及獨立或有區別的發(fā)明是否會(huì )帶來(lái)較重的審查或檢索負擔。顯然，與單一性要求相比，RR的獨立性、區別性、嚴重負擔的判斷標準更為主觀(guān)和模糊，同時(shí)與發(fā)明相對現有技術(shù)的可專(zhuān)利性關(guān)聯(lián)較小。因此，為了避免對RR結論的分歧影響到后續對實(shí)質(zhì)性?xún)热莸膶彶?，美國?zhuān)利審查中賦予了審查員對RR的最終決定權。
具體來(lái)說(shuō)，審查員對特定發(fā)明首次下發(fā)RR（也被稱(chēng)為臨時(shí)RR）之后，申請人可以對審查員在RR中出陳述的理由表示同意或者反對（37 CFR 1.143），但無(wú)論反對或者同意均需要針對RR選擇相應的發(fā)明或者類(lèi)型 （MPEP 818.01b）。同時(shí)，在反對時(shí)必須提供反對的理由，否則會(huì )視為同意（MPEP 818.01a）。如審查員認可反對理由可以撤回臨時(shí)RR（MPEP 821.01），否則其可以在下一次OA中做出維持RR的決定，此時(shí)臨時(shí)RR會(huì )轉為最終RR。在最終RR中，審查員會(huì )將申請人選擇的發(fā)明或者類(lèi)型直接確定為本申請的后續審查基礎。當然，在極少數情況下，審查員在申請人未進(jìn)行反對時(shí)會(huì )主動(dòng)撤回RR（MPEP 821.02）。
也就是說(shuō)，在對RR進(jìn)行答復時(shí)，申請人對審查員只有一次提出異議的權利，且必需提供反對理由，而審查員能夠自由裁量是否采納申請人的反對理由。然而，只要申請人給出了反對理由，其在最終RR之后依然保留有請求美國專(zhuān)利與商標局局長(cháng)對RR進(jìn)行審查的權利（37 CFR 1.144, MPEP 818.01b），該請求可以推遲到終局OA之后提交，但提出時(shí)間需要不晚于申訴（appeal）。需要注意的是，請求權利的前提僅需要申請人對RR提出具體的反對意見(jiàn)，而不需要申請人在后續審查中保留不同發(fā)明/類(lèi)型之間的總括性權利要求。也就是說(shuō)，即便是兩個(gè)類(lèi)型的總括性權利要求在審查中被刪除，申請人依然可以請求對針對這兩個(gè)類(lèi)型的最終RR進(jìn)行審查（MPEP 818.01d）。
另外需要注意，申請人在答復RR時(shí)所做出的選擇可以通過(guò)直接聲明選擇的發(fā)明/類(lèi)型，也可以通過(guò)刪除未選擇的發(fā)明/類(lèi)型來(lái)間接選擇（MPEP 818.02c,d）
2.4 選擇可逆性
針對單一性要求所做出的選擇通常是不可逆的，即未選擇的權利要求將從申請中刪除，在分案之前無(wú)法獲得審查，也無(wú)法再次加入到當前申請中。
相比之下，針對RR所做出的選擇有一定的可逆性。在RR未被撤銷(xiāo)的情況下，未選擇的發(fā)明/類(lèi)型所對應的權利要求會(huì )處于“撤回（withdrawn）”的狀態(tài)（37 CFR 1.142b），在審查過(guò)程中，處于該狀態(tài)的權利要求可以被修改也可以被刪除。此時(shí)，未被刪除的被撤回的權利要求仍然屬于當前申請的一部分，并在當前申請獲得授權時(shí)有機會(huì )被重新加入到該申請中（MPEP 821.04），即直接處于可授權狀態(tài)。
當RR的對象是屬于相同的類(lèi)別（例如方法、裝置或者產(chǎn)品）時(shí)，如果一個(gè)被撤回的權利要求在授權時(shí)包含至少一個(gè)可授權權利要求的所有特征（例如，引用該可授權權利要求，或者為該可授權權利要求的組合），那么該權利要求可以被重新加入申請中。
比較特殊的情況涉及到針對產(chǎn)品和相應產(chǎn)品制作/使用方法的RR。如果申請人在RR時(shí)選擇了產(chǎn)品，那么當產(chǎn)品對應的權利要求獲得授權時(shí)，包含了產(chǎn)品權利要求所有特征的方法權利要求可以被重新加入到申請中（MPEP 806.05f,h, MPEP 821.04b）。這種包含可以是將產(chǎn)品權利要求的特征直接寫(xiě)在方法權利要求中，也可以直接在方法權利要求中引用方法產(chǎn)品權利要求。
從整體上看，與單一性要求相比，RR通過(guò)設置額外的標準和審查流程來(lái)進(jìn)一步減輕審查員的檢索和審查負擔。不過(guò)，雖然RR對發(fā)明的要求比單一性更加嚴苛，但因此而未被選擇的權利要求有一定可能性在授權時(shí)重新回到申請中，在整體效果上二者可以認為殊途同歸。
3 權利要求的構建
以上基于與單一性要求的不同之處對RR的特點(diǎn)進(jìn)行了介紹。從以上特點(diǎn)可以看出，雖然相關(guān)規則允許將未被選擇的部分權利要求在授權時(shí)重新加入到申請中，但考慮到實(shí)質(zhì)審查中對比文件的不確定性，更為穩妥的策略依然是在應對RR時(shí)盡可能爭取更廣的審查范圍。因此，無(wú)論是在遞交申請、答復RR還是實(shí)審修改的環(huán)節，均需要考慮構建相關(guān)且無(wú)區別的權利要求。在構建時(shí)，申請人可以特別關(guān)注的幾個(gè)要點(diǎn)。
3.1 具有包含關(guān)系的獨立權利要求
在這種情況下，需要注意不同主體的使用是否是當然對應的。例如，權利要求1為“一種A，其特征在于……”，另一個(gè)權利要求2為“一種B，其特征在于包括A，……”。在這種情況下，權利要求1和權利要求2會(huì )形成子組合與組合之間的關(guān)系，如果A本身可以應用于B之外的場(chǎng)景，且說(shuō)明書(shū)中描述了B中除A之外其余部分的細節，那么權利要求1和權利要求2就會(huì )對應有區別的類(lèi)型，從而導致審查員下發(fā)RR。
此時(shí)，如果申請人將權利要求1修改為“一種應用/部署于B的A，其特征在于，……”，那么權利要求1和權利要求2就無(wú)法滿(mǎn)足“子組合能夠單獨或在其他組合中具有實(shí)用性”這一要求，從而使得權利要求1和權利要求2對應無(wú)區別的類(lèi)型?；蛘?，如果申請人將權利要求2中除A以外的其他元素刪除，那么權利要求2的可專(zhuān)利性將依賴(lài)于權利要求1的可專(zhuān)利性，從而使得權利要求1和權利要求2對應無(wú)區別的類(lèi)型。
當然，在上述示例中，B實(shí)際上包含了A中所有的特征，因此即便是在遇到RR的情況下，申請人依然可以選擇權利要求1對應的類(lèi)型并在其授權時(shí)將權利要求2重新加入到申請中。
3.2 分別涉及不同方法/裝置/產(chǎn)品類(lèi)別的對應獨立權利要求
在這種情況下，需要特別注意不同類(lèi)別的獨權是否在特征上是完全對應的。例如，如果在產(chǎn)品權利要求中有特征“包含第一材料層”，而生產(chǎn)方法權利要求中對應特征為“沉積第一材料層”，那么二者之間就會(huì )有區別，因此第一材料層有可能通過(guò)沉積之外的其他手段來(lái)制備。
此時(shí)，如果申請人將方法權利要求中的特征修改為“形成/提供第一材料層”，那么二者之間的區別性就可以被消除。
當然，在上述示例中，“沉積第一材料層”是可以使得最終產(chǎn)品“包含第一材料層”這一特征的（不考慮后續移除），因此即便是在遇到RR的情況下，申請人依然可以選擇產(chǎn)品權利要求并在其授權是將生產(chǎn)方法權利要求重新加入到申請中。
3.3 部分特征重疊的同類(lèi)主體獨立權利要求
這種情況通常出現于在技術(shù)交底書(shū)階段或者優(yōu)先權階段通過(guò)合案形成的申請，需要特別注意是否存在總括性權利要求，即僅包含重疊特征的獨立權利要求。
例如，獨立權利要求1的形式為“特征A+特征B+特征C”，獨立權利要求2的形式為“特征A+特征B+特征D”，此時(shí)二者范圍不重合，如果特征C和特征D不能視為顯而易見(jiàn)的兩種變體，那么權利要求1和權利要求2就對應了有區別的發(fā)明/類(lèi)型。
此時(shí)，需要構建僅包含“特征A+特征B”或者額外包含特征C和D共同的上位特征E的獨立權利要求3，來(lái)作為權利要求1和2的總括性發(fā)明，并將權利要求1和2改寫(xiě)為權利要去3的從屬權利要求。如果審查員針對權利要求1和2下發(fā)了RR，那么只需要將權利要求3置于后續審查基礎中，就有機會(huì )在權利要求3獲得授權后將未選擇的權利要求1或者2重新加入到申請中。
3.4 多個(gè)對應單一實(shí)施例的從屬權利要求（即類(lèi)型限制權利要求）
與上一情況類(lèi)似，對于存在大量實(shí)施例的申請，需要對相似的實(shí)施例進(jìn)行歸納，以得到范圍介于獨立權利要求和類(lèi)型限制權利要要求的過(guò)渡從屬權利要求，用這些從屬權利要求來(lái)覆蓋盡可能多的實(shí)施例。這樣，即便審查員在RR中要求對單個(gè)實(shí)施例進(jìn)行選擇，在相應的過(guò)渡從屬權利要求授權后也可以將相近的其他實(shí)施例重新加入到該申請中。
4 RR應對策略
如前所述，以下從遞交申請、答復RR和實(shí)審修改三個(gè)環(huán)節簡(jiǎn)單介紹申請人可以采取的應對策略。
4.1 申請遞交
申請人確定申請的遞交途徑時(shí)可以將申請中不同發(fā)明之間的關(guān)系作為參考因素。由于通過(guò)PCT國家階段遞交和作為美國國家申請直接遞交會(huì )面臨不同的RR規則，如果申請中包含的發(fā)明/類(lèi)型按照前述獨立性和區別性的判斷標準是相關(guān)且無(wú)區別的，那么申請人可以按照其他音素自由選擇申請途徑；如果申請中所包含的發(fā)明/類(lèi)型有較大的可能性是獨立或者是有區別的，那么申請人可以?xún)?yōu)先考慮通過(guò)PCT國家階段遞交的申請途徑，以爭取讓在審查中將更多的內容作為審查基礎。
當然，如果已經(jīng)確定需要按照美國國家申請遞交，申請人可以考慮對權利要求進(jìn)行修改以使其盡量符合相關(guān)且無(wú)區別的標準，也就是在申請遞交階段即構建較為合理的權利要求已盡可能規避RR對實(shí)質(zhì)審查范圍產(chǎn)生的影響。
4.2 RR答復
在對RR進(jìn)行答復時(shí)，申請人首先需要檢查審查員下發(fā)RR的理由是否合理，即其是否正確的使用了涉及獨立性和相關(guān)性的判斷標準，以及相關(guān)發(fā)明是否因為分類(lèi)、專(zhuān)利適格性或者支持性等問(wèn)題存在嚴重的檢索或者審查負擔。在對合理性進(jìn)行判斷之后，申請人可以據此確定是否要提出反對理由。
其次，此時(shí)也是申請人對權利要求進(jìn)行修改的機會(huì )。如果申請人認為RR分類(lèi)和分組可能會(huì )導致舍棄較多的審查基礎，可以考慮通過(guò)修改權利要求來(lái)盡可能構建相關(guān)且無(wú)區別的發(fā)明。在修改之后，申請可以對RR提出反對意見(jiàn)，并主張審查員提出RR的理由不再適用修改后的權利要求。
之后，受限于RR的相關(guān)要求，申請人無(wú)論是否同意審查員下發(fā)RR的理由，均需要對RR中的發(fā)明分組/類(lèi)別進(jìn)行選擇。在選擇時(shí)可以兼顧以下三點(diǎn)：（1）發(fā)明分組/類(lèi)別的重要性，（2）發(fā)明分組/類(lèi)別對應的權利要求數量以及（3）發(fā)明分組/類(lèi)別是否含有能夠涵蓋其他分組/類(lèi)別的總括性發(fā)明。在進(jìn)行選擇時(shí)，重要性較高、對應權利要求較多、具有總括性發(fā)明的分組/類(lèi)別通常是較優(yōu)的選擇對象。
然后，申請人需要指明所選擇的發(fā)明分組/類(lèi)別所對應的權利要求，此時(shí)，任何符合如下特征的權利要求均可以被歸為選擇的發(fā)明分組/類(lèi)別：（1）該權利要求中沒(méi)有特征與審查員對該發(fā)明分組/類(lèi)別的描述沖突，且（2）該權利要求中沒(méi)有特征明確的指向未選擇的發(fā)明分組/類(lèi)別。
最后，在答復時(shí)需要聲明保留未選擇的發(fā)明分組/類(lèi)別的相關(guān)權利，比如利用其進(jìn)行后續分案的權利、在授權后重新加入當前申請的權利，等等。
4.3 實(shí)審修改
在RR之后的實(shí)質(zhì)審查過(guò)程中，申請人主要需要注意以下兩點(diǎn)。
首先，對于在RR中未選擇而被撤回的權利要求，需要與保留的權利要求進(jìn)行同步修改，已使其盡量符合授權時(shí)重新加入申請的條件。例如，在修改產(chǎn)品權利要求的特征時(shí)對撤回的產(chǎn)品生產(chǎn)方法權利要求對應的特征進(jìn)行同步修改，以及在修改子組合權利要求時(shí)對撤回的組合權利要求對應的特征進(jìn)行同步修改。
其次，在答復OA時(shí)，如果需要增加新的權利要求或者在現有權利要求中補入新的特征，需要注意新權利要求或者新特征對應的發(fā)明是否屬于未選擇的分組/類(lèi)別。特別是在加入新權利要求時(shí)，申請人需要向審查員表明新加入的權利要求對應選擇的發(fā)明分組/類(lèi)別。
另外，如果申請人在答復RR時(shí)提出過(guò)反對意見(jiàn)，在實(shí)審中如果所選擇的分組/類(lèi)別的授權前景比較渺茫，且未選擇的分組/類(lèi)別有可專(zhuān)利性較強的權利要求，那么可以考慮適時(shí)請求美國商標專(zhuān)利局對RR進(jìn)行審查。如果審查后RR被撤回，那么可以在無(wú)需分案的情況下獲得更多的審查基礎。