文/北京市集佳律師事務(wù)所上海分所 戈韞益

　　專(zhuān)利成果轉化是盤(pán)活專(zhuān)利資產(chǎn)、實(shí)現專(zhuān)利經(jīng)濟價(jià)值的重要方式?！吨R產(chǎn)權強國建設綱要（2021－2035年）》提出，“建立規范有序、充滿(mǎn)活力的市場(chǎng)化運營(yíng)機制”，并支持開(kāi)展知識產(chǎn)權轉化增值服務(wù)。在此背景下，各地也不斷開(kāi)展專(zhuān)利成果轉化活動(dòng)。2022年11月16日，江蘇省專(zhuān)利（成果）拍賣(mài)季南京專(zhuān)場(chǎng)活動(dòng)在南京江寧經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區舉辦，共有14件專(zhuān)利現場(chǎng)成交，成交額高達1068.5萬(wàn)元，涉及的技術(shù)領(lǐng)域覆蓋電子信息、智能制造、生物醫藥、新材料、新能源與節能環(huán)保等?？梢?jiàn)，專(zhuān)利轉讓已經(jīng)成為專(zhuān)利成果轉化中最常見(jiàn)的方式之一。

　　但實(shí)踐中，專(zhuān)利效力與合同效力的關(guān)系往往成為專(zhuān)利成果轉化中的爭議焦點(diǎn)問(wèn)題。本文從實(shí)際案例出發(fā)，梳理合同效力的法律依據，并結合實(shí)務(wù)經(jīng)驗，探討專(zhuān)利轉讓中的注意事項。

　　案情回顧

　　在北京L公司（原告）訴北京H公司（被告）專(zhuān)利權轉讓合同糾紛一案中[案號：（2019）最高法知民終394號]，北京L公司主張，根據北京L公司與北京H公司雙方簽訂的《專(zhuān)利轉讓協(xié)議》中的相關(guān)約定，北京H公司不得將涉案專(zhuān)利轉讓給任何第三方，否則應當支付北京L公司100萬(wàn)元違約金。北京L公司提供了證據證明北京H公司將涉案專(zhuān)利轉讓給第三方并獲得100萬(wàn)元的不當得利，故原告北京L公司請求判令被告北京H公司支付違約金100萬(wàn)元。

　　一審法院查明事實(shí)，涉案專(zhuān)利已被專(zhuān)利復審委員會(huì )宣告全部無(wú)效。一審法院認為，根據《專(zhuān)利法》的相關(guān)規定，宣告無(wú)效的專(zhuān)利權視為自始即不存在。鑒于涉案專(zhuān)利已經(jīng)被宣告無(wú)效，對于涉案協(xié)議中已經(jīng)履行完畢的不再追溯，未履行的可不再履行。且涉案協(xié)議中的違約條款雖然約定了100萬(wàn)元的違約金，但涉案專(zhuān)利被宣告無(wú)效是由于其本身專(zhuān)利性存在問(wèn)題，而并非北京H公司的違約行為所致。因此，一審法院駁回了北京L公司的訴訟請求。

　　二審法院經(jīng)審查后認為，雖然涉案專(zhuān)利已被無(wú)效，但不影響北京L公司和北京H公司簽訂的專(zhuān)利權轉讓合同的效力；北京H公司違反專(zhuān)利權轉讓合同中的相關(guān)約定構成違約。綜上，二審法院支持了北京L公司的訴訟請求，判決北京H公司賠償北京L公司15萬(wàn)元。

　　專(zhuān)利權被宣告無(wú)效并非導致專(zhuān)利轉讓合同無(wú)效的法定事由

　　本案中，涉案專(zhuān)利已被宣告無(wú)效，那么，專(zhuān)利權被宣告無(wú)效前已經(jīng)簽訂的專(zhuān)利轉讓合同的效力如何？由于該案審判過(guò)程中《民法典》尚未實(shí)施，裁判法官使用了《民法總則》和《合同法》的相關(guān)規定作為法律依據。

　　2021年1月1日起實(shí)施的《民法典》中對于民事法律行為的效力亦有相關(guān)規定。具體而言，《民法典》第一百四十三條規定：“具備下列條件的民事法律行為有效：（一）行為人具有相應的民事行為能力；（二）意思表示真實(shí)；（三）不違反法律、行政法規的強制性規定，不違背公序良俗?！?/p>

　　根據《民法典》，無(wú)效的民事法律行為有以下情形：

　　第一，無(wú)民事行為能力人實(shí)施的民事法律行為（《民法典》第一百四十四條）；

　　第二，行為人與相關(guān)人以虛假的意思表示實(shí)施的民事法律行為（《民法典》第一百四十六條）；

　　第三，違反法律、行政法規的強制性規定、違背公序良俗的民事法律行為（《民法典》第一百五十三條）；

　　第四，行為人與相對人惡意串通，損害他人合法權益的民事法律行為（《民法典》第一百五十四條）。

　　根據《民法典》，可撤銷(xiāo)的民事法律行為有以下情形：

　　第一，一方以欺詐手段，使對方在違背真實(shí)意思的情況下實(shí)施的民事法律行為（《民法典》第一百四十八條）；

　　第二，第三人實(shí)施欺詐行為，使一方在違背真實(shí)意思的情況下實(shí)施的民事法律行為，對方知道或者應當知道該欺詐行為的（《民法典》第一百四十九條）；

　　第三，一方或者第三人以脅迫手段，使對方在違背

　　真實(shí)意思的情況下實(shí)施的民事法律行為（《民法典》第一百五十條）；

　　第四，一方利用對方處于危困狀態(tài)、缺乏判斷能力等情形，致使民事法律行為成立時(shí)顯失公平的（《民法典》第一百五十一條）。

　　本案中，相關(guān)合同系當事人的真實(shí)意思表示，不違反法律、行政法規的強制性規定，不違背公序良俗，也不存在導致民事法律行為無(wú)效或者可撤銷(xiāo)的其他事由，不能僅僅因為專(zhuān)利權被宣告無(wú)效而認定無(wú)效前已經(jīng)簽訂的轉讓合同無(wú)效。因此，專(zhuān)利權被宣告無(wú)效并非導致合同無(wú)效的事由。

　　專(zhuān)利效力對尚未履行的違約責任的溯及力

　　宣告無(wú)效的專(zhuān)利權對于尚未履行的違約責任是否又具有溯及力？本案中，二審法院認為，專(zhuān)利權被宣告無(wú)效時(shí)尚未履行的部分，是否一概不再履行，需要考慮未履行部分涉及的利益是否系因行使專(zhuān)利權所直接獲得的利益，即專(zhuān)利權價(jià)值的對價(jià)，例如許可費、轉讓費、侵權損害賠償等。對于這部分利益，由于專(zhuān)利權已經(jīng)被宣告無(wú)效，權利人自然無(wú)權再要求繼續履行。如果未履行部分涉及的利益并非專(zhuān)利權價(jià)值的對價(jià)，而是因當事人違反合同約定或者擅自實(shí)施其他行為而對專(zhuān)利權人造成的損害，這種損害與專(zhuān)利權的價(jià)值本身通常并不具有直接的關(guān)聯(lián)性，專(zhuān)利權人有權要求對方繼續履行。

　　具體而言，北京L公司與北京H公司簽訂的《專(zhuān)利轉讓協(xié)議》第二條約定：“H公司不得將專(zhuān)利轉讓任何第三方?！钡诹鶙l約定：“任何一方違反上述協(xié)議必須向對方支付違約金人民幣100萬(wàn)元?！鄙鲜黾s定系雙方當事人在簽訂專(zhuān)利轉讓合同時(shí)對各自權利義務(wù)作出的明確約定，不僅是對損害賠償的事先約定，還具有擔保涉案合同正常簽訂以及履行的功能。對于雙方當事人自愿協(xié)商作出的上述權利義務(wù)安排，應當予以尊重和保護，不應基于涉案專(zhuān)利被宣告無(wú)效而導致上述約定也隨之無(wú)效。北京H公司實(shí)施擅自向第三方轉讓涉案專(zhuān)利時(shí)，涉案專(zhuān)利是有效的，北京H公司明知其不得向第三方轉讓仍然實(shí)施違約行為，理應承擔相應的不利后果。否則，如果僅僅因為專(zhuān)利權事后被宣告無(wú)效而免除北京H公司本應承擔的違約責任，將導致北京L公司對于合同正常履行的利益無(wú)法受到保護，也是對違約方的不當縱容。因此，在涉案專(zhuān)利被宣告無(wú)效后，北京L公司與北京H公司簽訂的《專(zhuān)利轉讓協(xié)議》仍然有效，北京H公司仍應就其于涉案專(zhuān)利無(wú)效前擅自向第三方轉讓涉案專(zhuān)利的違約行為承擔相應的違約責任。

　　專(zhuān)利轉讓合同中的注意事項

　　專(zhuān)利轉讓合同的生效要件

　　根據《專(zhuān)利法》第十條規定，專(zhuān)利申請權和專(zhuān)利權可以轉讓。中國單位或者個(gè)人向外國人、外國企業(yè)或者外國其他組織轉讓專(zhuān)利申請權或者專(zhuān)利權的，應當依照有關(guān)法律、行政法規的規定辦理手續。轉讓專(zhuān)利申請權或者專(zhuān)利權的，當事人應當訂立書(shū)面合同，并向國務(wù)院專(zhuān)利行政部門(mén)登記，由國務(wù)院專(zhuān)利行政部門(mén)予以公告。專(zhuān)利申請權或者專(zhuān)利權的轉讓自登記之日起生效。簽訂書(shū)面合同是專(zhuān)利轉讓合同的形式條件，向國家知識產(chǎn)權局辦理著(zhù)錄項目變更手續是專(zhuān)利轉讓合同的生效要件。

　　在北京L公司訴北京H公司專(zhuān)利權轉讓合同糾紛一案中，二審法院查明，北京H公司將涉案專(zhuān)利轉讓給第三方的轉讓合同上蓋有北京H公司的公章，應當認定北京H公司存在擅自轉讓涉案專(zhuān)利的違約行為。筆者認為，判決書(shū)中未詳細記錄裁判法官是否審查了涉案專(zhuān)利的專(zhuān)利登記簿副本，在審查專(zhuān)利轉讓行為時(shí)，除了應當審查書(shū)面合同外，還應當審查轉讓人或受讓人是否辦理著(zhù)錄項目變更手續，具體而言，審查專(zhuān)利登記簿副本，以確認專(zhuān)利權是否完成了轉移。如果雙方當事人只是簽訂了書(shū)面合同而并未辦理著(zhù)錄項目變更手續，那么該專(zhuān)利轉讓合同不生效，而專(zhuān)利轉讓行為也并未履行。

　　專(zhuān)利轉讓合同的解除情形

　　專(zhuān)利權被宣告無(wú)效，不影響無(wú)效前已經(jīng)簽訂專(zhuān)利轉讓合同。除非能證明訂立合同之時(shí)，一方或雙方有諸如損害國家利益行為，使合同自始無(wú)效；或能證明一方具有欺詐行為，或訂立合同之時(shí)一方利用自身優(yōu)勢違反公平、等價(jià)有償的原則（顯失公平），使合同可以被撤銷(xiāo)；除以上情形外，根據法律不溯及既往原則，已經(jīng)履行的專(zhuān)利權轉讓合同依然有效。專(zhuān)利權被宣告無(wú)效對合同履行產(chǎn)生的后果，應當是與專(zhuān)利權相關(guān)的義務(wù)履行不能。由于合同客觀(guān)上無(wú)法繼續履行，當事人可以主張解除合同，合同的權利義務(wù)終止。

　　在訂立合同之時(shí)，無(wú)論作為轉讓人（專(zhuān)利權人）亦或是受讓人，都應當全面、謹慎地審查合同條款，考慮各種因素、如專(zhuān)利轉讓費的付款條件、專(zhuān)利權的穩定性、單方解除情形，并在合同中加以約束。

　　對于專(zhuān)利轉讓受讓人，為了更好地保護自身利益，建議在專(zhuān)利轉讓合同中明確約定支付轉讓費的條件，如專(zhuān)利轉讓合同生效后支付轉讓費；如因轉讓人的過(guò)錯致使專(zhuān)利轉讓合同未生效，受讓人有單方解除權；如已經(jīng)支付轉讓費用，受讓人有權要求退還轉讓費用，并有權要求轉讓人承擔賠償責任。

　　除此之外，專(zhuān)利權人對該專(zhuān)利的“三性”最為熟悉，最容易收集無(wú)效該專(zhuān)利的證據，對受讓人不利，建議在轉讓合同中明確：轉讓人不得提出專(zhuān)利無(wú)效宣告，否則視為轉讓人違約，需要退還轉讓費用，并有權要求轉讓人承擔賠償責任。

　　除了在合同中明確約定單方解除權以及違約賠償，建議受讓人在簽訂專(zhuān)利轉讓合同前，提前評估專(zhuān)利的穩定性，尤其是針對實(shí)用新型專(zhuān)利和/或外觀(guān)設計專(zhuān)利的轉讓?zhuān)ㄗh受讓人同時(shí)要求轉讓人（專(zhuān)利權利人）提供專(zhuān)利權穩定性評價(jià)報告或者價(jià)值報告，以更好地評估專(zhuān)利成果轉讓的必要性和可行性，從而更好地保護自身利益。