文/北京集佳知識產(chǎn)權代理有限公司 韓爍

　　一般而言，在構思一件專(zhuān)利申請前，優(yōu)先于對技術(shù)方案的撰寫(xiě)、主張權利范圍的確定，發(fā)明人或申請人首先要明確自己的發(fā)明主題本身是否是可專(zhuān)利的。各國都結合自身的文明制度特征、歷史沿革、及科技發(fā)展的階段等大的背景環(huán)境來(lái)對專(zhuān)利的主題加以規范和限定，例如美國、歐洲和中國對于疾病治療方法能否獲得專(zhuān)利授權分別給出了相反的規定。本文主要圍繞美國的專(zhuān)利實(shí)踐來(lái)介紹美國的專(zhuān)利適格性及實(shí)用性法律規定，嘗試給讀者一些相關(guān)的簡(jiǎn)要介紹，以避免因為相關(guān)缺陷造成損失。

　　美國專(zhuān)利相關(guān)法律體系中，對專(zhuān)利適格性的相關(guān)規定主要集中于美國專(zhuān)利法101條（35 U.S.C §101），該法條通常解釋為對專(zhuān)利適格性以及實(shí)用性?xún)煞矫孢M(jìn)行了規定。其具體內容如下：

　　凡發(fā)明或發(fā)現任何新穎而實(shí)用的方法、機器、產(chǎn)品、組合物、或其任何新穎而實(shí)用的改進(jìn)者，可以依據本編規定的條件和要求取得專(zhuān)利權。

　　(“Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title”)

　　接下來(lái)，筆者就分別從專(zhuān)利實(shí)用性及專(zhuān)利適格性?xún)煞矫孀鲆恍┖?jiǎn)單的描述。

　　一、專(zhuān)利實(shí)用性

　　在眾多主流國家的專(zhuān)利法實(shí)踐中，對專(zhuān)利申請的實(shí)質(zhì)性判定基本都包括：新穎性（可預見(jiàn)性）審查、創(chuàng )造性（非顯而易見(jiàn)性）審查以及實(shí)用性審查。美國專(zhuān)利法101條也對發(fā)明的實(shí)用性審查方面進(jìn)行了規定。

　　一般來(lái)說(shuō)，企業(yè)或者投資人不會(huì )投入大量資源在一項雖然新穎但無(wú)實(shí)用性的研發(fā)上，此外，即使獲得無(wú)實(shí)用性的表示獨占許可的專(zhuān)利權，其實(shí)質(zhì)上也不會(huì )對社會(huì )公眾的利益造成損害，因此，實(shí)踐中對一項發(fā)明的實(shí)用性審查往往大多似乎只是走走過(guò)場(chǎng)而已。

　　然而，專(zhuān)利法101條對“有用性”的規定仍然會(huì )引出一些疑問(wèn)：一項新發(fā)明應該有用到什么程度？是必須對現有技術(shù)的改進(jìn)還是只要能實(shí)現應用的目標即可？使用應該通過(guò)經(jīng)濟、社會(huì )、甚至環(huán)境效果來(lái)判斷其有用性？

　　基于上述對“有用性”（或者說(shuō)實(shí)用性）的考量，在美國實(shí)踐中，通常將其劃分為三種類(lèi)型進(jìn)行判斷：有益實(shí)用性、基本實(shí)用性、以及特定實(shí)用性（beneficial, general and special）

　　對于有益實(shí)用性，美國法官的共識是：衡量發(fā)明的“有用性”，應排除主觀(guān)道德考量，即使該發(fā)明具有欺騙性，專(zhuān)利法并不是為防止商業(yè)欺詐而服務(wù)的，欺騙性并不一定影響實(shí)用性。例如，賭博用具被視為具有實(shí)用性。

　　又例如，一個(gè)物品能夠被改變而使其被當做另一個(gè)物品，這本身就具有一種特別的價(jià)值，并充分滿(mǎn)足實(shí)用性的法定要求，將鋯石仿造成鉆石、將仿真黃金飾品仿制成真金飾品，都在專(zhuān)利法意義上具有“有用性”。

　　就這一點(diǎn)而言，與我國專(zhuān)利法大相徑庭，我國專(zhuān)利法五條規定：對違反法律,社會(huì )公德或者妨害公共利益的發(fā)明創(chuàng )造,不授予專(zhuān)利權。但依據美國專(zhuān)利法，顯然不存在因為本身存在道德問(wèn)題而被拒授專(zhuān)利權的情形。

　　對于基本實(shí)用性，其僅要求發(fā)明能夠產(chǎn)生實(shí)際效果，但不一定要求產(chǎn)生期待的效果或者超越現有技術(shù)?；蛘吒鼫蚀_地說(shuō)，僅考量該發(fā)明是否違背自然規律從而不能實(shí)現，例如，基于“永動(dòng)機”原理的發(fā)明是不具備“有用性”的，這一點(diǎn)與我國實(shí)用性的規定比較相似。

　　對于特定實(shí)用性，通常而言，發(fā)明都能夠產(chǎn)生符合設計目標的效果。而在生物化學(xué)領(lǐng)域，對于發(fā)明人所創(chuàng )造出的新的化合物或者生物序列，很多情況下要通過(guò)未來(lái)很長(cháng)時(shí)間才能發(fā)現其特定用途。因此，發(fā)明人對于這類(lèi)發(fā)明僅能依據相似合成物或序列的功能來(lái)猜測其潛在的用途。

　　當然，在具體的業(yè)務(wù)實(shí)踐中，筆者作為專(zhuān)利從業(yè)者，極少遇到適用上述專(zhuān)利實(shí)用性條款作為理由進(jìn)行駁回的專(zhuān)利申請案，但申請人仍需注意，實(shí)用性仍然是實(shí)質(zhì)的可專(zhuān)利性法規。

　　二、專(zhuān)利適格性

　　專(zhuān)利的適格性問(wèn)題是考察發(fā)明“可專(zhuān)利性”其他要求（包括實(shí)用性、新穎性、非顯而易見(jiàn)性等）之前的前提性事項?，F實(shí)中，一些客體即使符合其他要求，也不能申請專(zhuān)利，需要考慮這些殼體是否具有適格性。

　　由上述法條可見(jiàn)，其從正面對適格專(zhuān)利進(jìn)行了分類(lèi)：方法（process）、機器（machine）、產(chǎn)品（manufacture）、組合物（composition of matter），以及對他們的任何新的、有用的改進(jìn)，都可以視為具有專(zhuān)利適格性，從而獲得專(zhuān)利權。

　　關(guān)于方法（process），通常來(lái)說(shuō)，不同于其他三個(gè)具有具體形態(tài)的類(lèi)別，根據美國專(zhuān)利法100條b款的規定（35 U.S.C §100（b））,“方法”是指流程、工藝或方式，包括對一切已知方法、機器、產(chǎn)品或組合物或材料的新用途。由此可見(jiàn)，通常意義的方法中大部分都具有專(zhuān)利適格性的。然而，這里要提出以下幾種特殊方案：

　　1.與計算機有關(guān)的方法。經(jīng)過(guò)長(cháng)期演變，美國公認的相關(guān)專(zhuān)利實(shí)踐是：計算機軟件通過(guò)執行程序從而對計算機的數據進(jìn)行操縱，從專(zhuān)利角度而言其是適格的，但必須將例如軟件等作為用于存儲該軟件指令的“非暫時(shí)性計算機可讀介質(zhì)”的方式來(lái)要求保護。

　　2.商業(yè)方法專(zhuān)利。一般來(lái)說(shuō)，如果將商業(yè)方法看作是一種計算機應用技術(shù)，則具有專(zhuān)利適格性。但通常，影響商業(yè)方法專(zhuān)利授權的障礙在于其是否具有新穎性和非顯而易見(jiàn)性。

　　3.醫療方法。在美國，醫療方法是具有專(zhuān)利適格性的，這與歐洲和我國的專(zhuān)利實(shí)踐截然相反。但出于對威脅公眾健康、影響醫生履行醫療救助職責、增加醫療負擔等方面的擔憂(yōu)，美國公布了相應的救濟條款，即，執業(yè)醫師在執行侵權的醫療活動(dòng)時(shí)不受懲罰。

　　4.組合物/生物技術(shù)。通常來(lái)說(shuō)，組合物具有專(zhuān)利適格性并沒(méi)有任何疑問(wèn)。但對于人工創(chuàng )造的自然界本身沒(méi)有的微生物個(gè)體是否具有專(zhuān)利適格性仍存在爭議。但當前的總體趨勢是認同人工創(chuàng )造或合成的微生物具有專(zhuān)利適格性，但更多的取決于權利要求的撰寫(xiě)格式，例如一項基因序列不應單獨存在一個(gè)權利要求中，否則會(huì )造成其是否已經(jīng)為自然界中存在的質(zhì)疑。

　　以上是筆者針對美國專(zhuān)利實(shí)踐中有關(guān)美國專(zhuān)利法101條有關(guān)專(zhuān)利適格性和實(shí)用性的簡(jiǎn)單介紹。其與中國專(zhuān)利法中的法五條、法二十五條（不授予專(zhuān)利權的客體）以及法二十二條四款有關(guān)實(shí)用性的規定相對應，對兩者之間的區別還是比較突出的，申請人在各國申請專(zhuān)利應提前考慮到這些區別的存在，以更好地選擇自己專(zhuān)利的保護客體的調整以及相應的撰寫(xiě)方式，來(lái)規避法律障礙。

　　參考文獻：

　　【1】《美國專(zhuān)利申請撰寫(xiě)及審查處理策略》（第二版） 作者：皓普曼（美國） 知識產(chǎn)權出版社

　　【2】《美國專(zhuān)利法》作者：Martin.J.Adeiman etc. 知識產(chǎn)權出版社

　　【3】美國專(zhuān)利商標局美國專(zhuān)利審查操作指南 https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/