文/北京市集佳律師事務(wù)所 閆春德

　　在激烈的市場(chǎng)競爭中，各種經(jīng)營(yíng)手段花樣翻新，改裝或翻新正品后再行銷(xiāo)售即為其表現形式之一。在司法實(shí)踐中，對于改裝正品后再行銷(xiāo)售是否構成商標侵權這一問(wèn)題，因此前比較欠缺最高人民法院層面的司法判例予以參考，而給商標權人進(jìn)行維權帶來(lái)一定困擾。類(lèi)似的問(wèn)題還有翻新正品后是否構成商標侵權。

　　本文擬從最高人民法院公布的一則案例出發(fā)，就正品改裝后轉售行為的商標侵權認定問(wèn)題進(jìn)行簡(jiǎn)要探討，以期明晰此類(lèi)案件的裁判規則。

　　在廣州知識產(chǎn)權法院一審【(2016)粵73民初2529號】、廣東省高級人民法院二審【(2017)粵民終2659號】、最高人民法院再審【(2019)最高法民申4241號】的多米諾印刷科學(xué)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)為“多米諾公司”）與廣州市杜高精密機電有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)為“杜高公司”）、廣州心可工業(yè)設計有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)為“心可公司”）侵害商標權糾紛案件中，從最高人民法院層面明確了此類(lèi)案件的裁判規制，即：商品通過(guò)正常合法的商業(yè)渠道售出后，再行轉售的，通常不構成侵權。但是，如果商品在轉售過(guò)程中進(jìn)行了實(shí)質(zhì)性改變，導致商品與來(lái)源之間的聯(lián)系發(fā)生改變，在該商品上繼續使用涉案商標且未對消費者履行合理告知義務(wù)的情況下，容易導致混淆并損害商標權人的利益，構成商標侵權。該案亦因其典型性，再審入選《最高人民法院知識產(chǎn)權案件年度報告（2020）》55件典型案件，二審入選“2018年廣東知識產(chǎn)權司法保護十大案件”。

　　基本案情

　　多米諾公司系注冊在第九類(lèi)“噴墨打印機”商品上的商標權人。杜高公司、心可公司回收多米諾公司生產(chǎn)銷(xiāo)售的A200噴碼機的主板，用于組裝成自己的噴碼機產(chǎn)品，又回收多米諾公司生產(chǎn)銷(xiāo)售的E50噴碼機，對內部的墨路系統進(jìn)行改裝后整機再銷(xiāo)售。多米諾公司認為杜高公司、心可公司侵犯其商標權，既構成刑事犯罪，也構成民事侵權。涉案刑事訴訟歷經(jīng)上訴、發(fā)回重審、上訴、改判四個(gè)程序后，因法院認定不屬于“相同商品”而最終改判被告單位無(wú)罪，即不構成假冒注冊商標罪。

　　民事訴訟一二審法院均認定屬于“類(lèi)似商品”。一審判決確認杜高公司、心可公司在其A200噴碼機上以及杜高公司在其E50噴碼機上使用被訴侵權標識的行為均侵害了多米諾公司的注冊商標專(zhuān)用權，杜高公司賠償多米諾公司經(jīng)濟損失及合理開(kāi)支共計人民幣106萬(wàn)余元，心可公司對其中的101萬(wàn)余元承擔連帶賠償責任。杜高公司和心可公司均不服一審判決而向廣東高院上訴，廣東省高級人民法院二審認為回收A200主板另行組裝噴碼機的行為因商標權利用盡而不侵權；改裝多米諾公司A50噴碼機的行為阻卻商標識別功能，構成商標侵權，故二審判決撤銷(xiāo)一審判決，確認杜高公司生產(chǎn)、銷(xiāo)售的E50噴碼機的行為構成商標侵權，改判杜高公司賠償多米諾公司經(jīng)濟損失及合理開(kāi)支共計人民幣63萬(wàn)余元。

　　杜高公司不服二審判決而向最高院申請再審，最高院經(jīng)再審審查裁定駁回杜高公司的再審申請。

　　案例簡(jiǎn)析

　　本案即屬于正品改裝后轉售的情形，亦為權利用盡的典型案例。本案中，兩種被訴侵權行為涉及改裝或組裝商品正品。廣州知識產(chǎn)權法院一審認為兩種被訴行為均構成商標侵權，而廣東省高級人民法院二審認為一種行為構成侵權，另一種行為因商標權利用盡而不侵權。具體而言，未經(jīng)商標權人同意對商品進(jìn)行了實(shí)質(zhì)替換，商品品質(zhì)發(fā)生了實(shí)質(zhì)變化，則人為地將商品和商標進(jìn)行了分離，無(wú)論在銷(xiāo)售時(shí)是否明確告知相關(guān)公眾該改裝情況，均阻礙了商標功能的發(fā)揮，構成商標侵權。而如果回收利用的是原產(chǎn)品中的一個(gè)部件，該組裝行為并非對原有整個(gè)產(chǎn)品的改裝，不是改變原產(chǎn)品質(zhì)量的行為，也不是直接去除原產(chǎn)品上的商標后再次投入市場(chǎng)的行為，不屬于阻礙商標對商品識別來(lái)源功能的發(fā)揮，而應當合理地給予回收利用行為一定的自由空間，商標權人基于商標權對商品及其零部件的控制相應地受到一定限制，在此情形下宜認定商標權利用盡。

　　最高人民法院在再審裁定中進(jìn)一步明確，需要根據個(gè)案的情況具體判斷改裝后的再次銷(xiāo)售是否侵害商標權。從商標標示特定商品與特定來(lái)源之間聯(lián)系的功能出發(fā)，通?？梢愿鶕难b程度是否足以實(shí)質(zhì)性影響商品性質(zhì)以及消費者的選擇來(lái)判斷該種改裝后再次出售的行為是否構成商標侵權。如果商品在轉售過(guò)程中進(jìn)行了實(shí)質(zhì)性改變，導致商品與來(lái)源之間的聯(lián)系發(fā)生改變，在該商品上繼續使用涉案商標且未對消費者履行合理告知義務(wù)的情況下，容易導致混淆并損害商標權人的利益，構成商標侵權。

　　本案亦屬刑民交叉的典型案例，充分體現了在商標保護方面，刑法與民法在功能與定位上的差別，以及在知識產(chǎn)權保護體系中的互補。本案亦為權利用盡的典型案例，兩種被訴侵權行為一種行為構成侵權，另一種行為因商標權利用盡而不侵權，定性形成強烈反差，恰恰突顯了商標功能的發(fā)揮與商品的自由流通之間，存在辯證關(guān)系和利益權衡。

　　本案經(jīng)最高人民法院再審，對于二審法院關(guān)于正品改裝后的轉售行為是否構成商標侵權的基本裁判思路進(jìn)行了確認。該再審案件的審理和裁判思路可供后續類(lèi)案參考、借鑒。

　　在先類(lèi)案

　　在最高人民法院就上述案件再審作出裁定前，已存在多份判決將此類(lèi)行為認定為構成商標侵權的案例，部分還入選當地法院的年度十大知識產(chǎn)權保護案件。如，廣東省廣州市中級人民法院審結的“ZIPPO打火機”案【(2012)穗中法知民初字第54號】；浙江省杭州市余杭區人民法院審結的“不二家糖果”案【(2015)杭余知初字第416號】，該案入選“2015年浙江法院十大知識產(chǎn)權保護案件”；廣東省深圳市寶安區人民法院審結的“VIVO手機”案【(2019)粵0306民初16415號】；江蘇省蘇州市中級人民法院審結的“美的洗衣機”案【(2018)蘇05民初1020號】等。以下通過(guò)列表的形式展示相關(guān)參考信息：