文/北京集佳知識產(chǎn)權代理有限公司 席兵

　　第四次修訂后的中國《專(zhuān)利法》已于2021年6月1日起實(shí)施。新修《專(zhuān)利法》第四十二條新增了兩款關(guān)于專(zhuān)利權期限補償的規定，即第四十二條第二款的“一般專(zhuān)利權期限補償”和第三款的“藥品專(zhuān)利權期限補償”，業(yè)內通常將兩種專(zhuān)利權期限補償分別對應于美國專(zhuān)利法所規定的PTA（Patent Term Adjustment）和PTE（Patent Term Extension）。因此，中國《專(zhuān)利法》的這部分修改思路，可以從美國的相關(guān)專(zhuān)利實(shí)踐中找到某些借鑒之處。本文的討論只針對《專(zhuān)利法》第四十二條第二款規定的一般專(zhuān)利權期限補償。

　　根據國家知識產(chǎn)權局《關(guān)于施行修改后專(zhuān)利法的相關(guān)審查業(yè)務(wù)處理暫行辦法》第五條的規定，專(zhuān)利權人可以根據《專(zhuān)利法》第四十二條第二款在專(zhuān)利權授權公告之日起三個(gè)月內通過(guò)紙件形式提出專(zhuān)利權期限補償請求，后續再按照國家知識產(chǎn)權局發(fā)出的繳費通知繳納相關(guān)費用。國家知識產(chǎn)權局將在新修改的《專(zhuān)利法實(shí)施細則》施行后審查專(zhuān)利權期限補償請求。

　　截至2021年底，筆者所在的代理機構已經(jīng)提交了大量的專(zhuān)利權期限補償請求，客戶(hù)就官費、可補償時(shí)間、法律后果等也提出了很多問(wèn)題，但因為新修改的《專(zhuān)利法實(shí)施細則》和《專(zhuān)利審查指南》尚未正式發(fā)布，筆者只能在現有法律法規的基礎上針對上述問(wèn)題作一般性的答復。本文就是在這些答復的基礎上所作的總結和概括。

　　一、適用對象

　　《關(guān)于施行修改后專(zhuān)利法的相關(guān)審查業(yè)務(wù)處理暫行辦法》第五條明確了《專(zhuān)利法》第四十二條第二款適用于2021年6月1日及以后授權公告的發(fā)明專(zhuān)利。

　　二、適用條件

　　《專(zhuān)利法》第四十二條第二款規定：“自發(fā)明專(zhuān)利申請日起滿(mǎn)四年，且自實(shí)質(zhì)審查請求之日起滿(mǎn)三年后授予發(fā)明專(zhuān)利權的，國務(wù)院專(zhuān)利行政部門(mén)應專(zhuān)利權人的請求，就發(fā)明專(zhuān)利在授權過(guò)程中的不合理延遲給予專(zhuān)利權期限補償，但由申請人引起的不合理延遲除外?！痹摋l規定了適用專(zhuān)利權期限補償的一般性條件，即自申請日起超過(guò)四年且自實(shí)質(zhì)審查請求之日起超過(guò)三年授予發(fā)明專(zhuān)利權，且是因為非申請人引起的不合理延遲導致授權時(shí)間超出上述四年和三年期限。此處需要明確如下幾個(gè)與時(shí)間有關(guān)的問(wèn)題。

　　?申請日的計算基礎

　　《專(zhuān)利法實(shí)施細則》第十一條第一、二款規定：“除專(zhuān)利法第二十八條和第四十二條規定的情形外，專(zhuān)利法所稱(chēng)申請日，有優(yōu)先權的，指優(yōu)先權日。本細則所稱(chēng)申請日，除另有規定的外，是指專(zhuān)利法第二十八條規定的申請日?！?/p>

　　新修改的《專(zhuān)利法實(shí)施細則》征求意見(jiàn)稿并未對該條進(jìn)行修改，因此，《專(zhuān)利法》第四十二條第二款所規定的專(zhuān)利權期限補償涉及的申請日的計算基礎，原則上應該是《專(zhuān)利法》第二十八條和第四十二條一1款（即原《專(zhuān)利法》第四十二條）規定的申請日。這個(gè)結論適用于直接提交（direct filing）的中國專(zhuān)利申請（包括首次申請和要求優(yōu)先權的申請）應該是沒(méi)有疑問(wèn)的。但對于PCT中國階段的申請和分案申請，該結論是否適用尚不明確。

　　《專(zhuān)利法實(shí)施細則》第一百零二條規定，對于PCT中國階段的申請，國際申請日視為《專(zhuān)利法》第二十八條所稱(chēng)的申請日?！秾?zhuān)利審查指南》第五部分第三章2.3.2.1和2.3.2.2也都相應規定，分案的申請日是指原申請的申請日。因此，從《專(zhuān)利法》規定的申請日的角度來(lái)看，專(zhuān)利期限補償所涉及的PCT中國階段申請和分案申請的申請日也應該按照《專(zhuān)利法》第二十八條和專(zhuān)利法第四十二條第一款的規定來(lái)計算。

　　然而從專(zhuān)利局的角度來(lái)看，無(wú)論直接申請、PCT中國階段申請還是分案申請，都是在中國專(zhuān)利局實(shí)際提交后才開(kāi)始審查的。因此，如果把在實(shí)際提交之前的階段也計算在上述四年和三年期限內，從而計算在專(zhuān)利局授權過(guò)程中的不合理延遲中，這顯然是不合理的。從這個(gè)角度看，《專(zhuān)利法》第四十二條第二款所規定的專(zhuān)利權期限補償涉及的申請日的計算基礎，應該是在中國專(zhuān)利局的實(shí)際提交日（actual filing date）。

　　美國專(zhuān)利法第154條(b)(1)(B)部分明確規定了PTA所涉及的三年申請在審時(shí)間（3-year application pendency），是從實(shí)際提交日開(kāi)始計算。事實(shí)上，中國專(zhuān)利局新修改的《專(zhuān)利審查指南》征求意見(jiàn)稿中增加了專(zhuān)利權期限補償所涉及的申請日的規定，即：“此處的專(zhuān)利申請日，是指專(zhuān)利法第二十八條規定的申請日。對于國際申請，是指進(jìn)入中國國家階段的日期。對于分案申請，是指分案申請遞交日?！钡@個(gè)部門(mén)規章的規定，實(shí)際上與相應的法規（即《專(zhuān)利法實(shí)施細則》）第十一條存在一定沖突。不過(guò)，目前《專(zhuān)利法實(shí)施細則》和《專(zhuān)利審查指南》的修改稿都沒(méi)有正式發(fā)布，最終是否還有修改，還需拭目以待。

　　?實(shí)質(zhì)審查請求之日的計算基礎

　　從字面和中國專(zhuān)利實(shí)踐來(lái)看，實(shí)質(zhì)審查請求之日本身是沒(méi)有歧義的，就是實(shí)質(zhì)審查請求日，也就是實(shí)質(zhì)審查請求提交的日期。但中國專(zhuān)利局新修改的《專(zhuān)利審查指南》征求意見(jiàn)稿中，增加了專(zhuān)利權期限補償所涉及的實(shí)質(zhì)審查請求之日的規定，即：“實(shí)質(zhì)審查請求之日是指實(shí)質(zhì)審查請求生效日，實(shí)質(zhì)審查請求生效日為發(fā)明專(zhuān)利申請進(jìn)入實(shí)質(zhì)審查階段通知書(shū)的發(fā)文日?！?/p>

　　《專(zhuān)利法》第三十五條第一款對實(shí)質(zhì)審查請求做了一般性規定，即：“發(fā)明專(zhuān)利申請自申請日起三年內，國務(wù)院專(zhuān)利行政部門(mén)可以根據申請人隨時(shí)提出的請求，對其申請進(jìn)行實(shí)質(zhì)審查?！薄秾?zhuān)利審查指南》第一部分第一章6.4.1對此進(jìn)行了明確和細化，即：“實(shí)質(zhì)審查請求應當在自申請日（有優(yōu)先權的，指優(yōu)先權日）起三年內提出，并在此期限內繳納實(shí)質(zhì)審查費?！庇纱丝梢?jiàn)，實(shí)質(zhì)審查請求是指提交實(shí)質(zhì)審查請求書(shū)并繳納實(shí)質(zhì)審查費，跟進(jìn)入實(shí)質(zhì)審查階段顯然不是一回事。

　　然而，根據中國的專(zhuān)利實(shí)踐，《專(zhuān)利審查指南》的上述修改其實(shí)是有其合理性的。中國的實(shí)質(zhì)審查是請求制，也就是說(shuō)，原則上只有申請人提交了實(shí)質(zhì)審查請求，專(zhuān)利局才能啟動(dòng)實(shí)質(zhì)審查。根據《專(zhuān)利法》第三十五條第一款的規定，申請人可以在申請提交當天到三年期限屆滿(mǎn)前隨時(shí)請求實(shí)質(zhì)審查。對于同一天提交的不同申請，實(shí)質(zhì)審查請求日有可能會(huì )相差很大；對于首次提交的申請，相差甚至可能達到三年。但中國專(zhuān)利局真正開(kāi)始實(shí)質(zhì)審查的日期，則是進(jìn)入實(shí)質(zhì)審查階段通知書(shū)的發(fā)文日。根據“先公開(kāi)后審查”的原則，這個(gè)通知書(shū)要在申請公開(kāi)后才能發(fā)出。仍然以上文提到的首次申請舉例，如果不請求提前公開(kāi)，則申請日后18個(gè)月該申請才公開(kāi)；也就是說(shuō)，如果在申請日同時(shí)請求實(shí)質(zhì)審查，要在18個(gè)月后才能開(kāi)始實(shí)質(zhì)審查，而把這18個(gè)月包含在上述計算專(zhuān)利權期限補償的三年期限內顯然是不合理的，因為此時(shí)實(shí)質(zhì)審查的時(shí)間只剩下一年半（18個(gè)月）了。

　　仍然以美國專(zhuān)利實(shí)踐為對照。美國的審查不區分初步審查和實(shí)質(zhì)審查，而且是由專(zhuān)利局自動(dòng)啟動(dòng)審查，無(wú)需申請人專(zhuān)門(mén)請求，但審查費和檢索費必須在申請的時(shí)候繳納，相當于在申請日同時(shí)請求審查，因此不存在請求審查與進(jìn)入審查的時(shí)間差。這也是為什么美國專(zhuān)利法第154條(b)(1)(B)部分規定的三年申請在審時(shí)間是從實(shí)際提交日（相當于實(shí)審請求日）開(kāi)始計算的。

　　?授予發(fā)明專(zhuān)利權的日期

　　《專(zhuān)利法》第三十九條規定：“發(fā)明專(zhuān)利權自公告之日起生效?！币虼?，授予專(zhuān)利權的日期一般是沒(méi)有歧義的，就是授權公告日。

　　根據《專(zhuān)利法實(shí)施細則》第三十二條第二款的規定，要求本國優(yōu)先權的排除條件之一是在先申請已經(jīng)被授予專(zhuān)利權。如果按照授予專(zhuān)利權的日期就是公告日的理解，那么判斷在先申請是否已經(jīng)被授予專(zhuān)利權，就是看在提交在后申請時(shí)，在先申請是否已經(jīng)公告。但《專(zhuān)利審查指南》第一部分第一章6.2.2.1明確規定，在先申請已經(jīng)辦理了登記手續的，則在后申請會(huì )被視為未要求優(yōu)先權。也就是說(shuō)，這里的授予專(zhuān)利權的日期是辦理登記手續的日期。顯然，對于專(zhuān)利權期限補償來(lái)說(shuō)，授予專(zhuān)利權的日期按照公告日來(lái)計算更為合理。將《專(zhuān)利審查指南》中關(guān)于本國優(yōu)先權的授予專(zhuān)利權的規定看作是一個(gè)例外的解釋即可。

　　事實(shí)上，中國專(zhuān)利局新修改的《專(zhuān)利審查指南》征求意見(jiàn)稿中也增加了計算專(zhuān)利權期限補償時(shí)對授予專(zhuān)利權的日期的規定，即：“授權過(guò)程中的不合理延遲時(shí)間是指發(fā)明專(zhuān)利的授權公告日減去自發(fā)明專(zhuān)利申請日起滿(mǎn)四年且自實(shí)質(zhì)審查請求之日起滿(mǎn)三年的日期?！币簿褪钦f(shuō)，授予專(zhuān)利權的日期就是授權公告日。這一點(diǎn)應該沒(méi)有疑問(wèn)。

　　美國專(zhuān)利法第154條對此規定的很明確，計算PTA就是看授權公告（Issue of Patent，授權通知書(shū)是Notice of Allowance）被延遲的天數。

　　?不合理延遲的計算

　　不合理延遲屬于中國《專(zhuān)利法》框架下的新概念，我們只能試圖從合理性的角度和相關(guān)的美國專(zhuān)利實(shí)踐來(lái)進(jìn)行分析。

　　《專(zhuān)利法》第四十二條第二款的規定有一個(gè)但書(shū)，即：“由申請人引起的不合理延遲除外?！痹瓌t上，除了由申請人引起的不合理延遲以外，其余的不合理延遲都是專(zhuān)利局在授權過(guò)程中的不合理延遲。因此，有必要對由申請人引起的不合理延遲進(jìn)行分析。

　　可以理解，申請人請求延期、請求恢復權利、請求延遲審查等一般都是由申請人引起的不合理延遲。中國專(zhuān)利局新修改的《專(zhuān)利審查指南》征求意見(jiàn)稿窮舉了五種由申請人引起的不合理延遲，除了上述三種情形外，還包括：援引加入引起的延遲和提前進(jìn)入中國但未要求提前處理而引起的延遲。援引加入是因為申請人遺漏申請文件內容，通過(guò)援引優(yōu)先權文件的方式補交。根據《專(zhuān)利法實(shí)施細則》第一百一十一條的規定，申請人提前進(jìn)入但未要求提前處理，專(zhuān)利局應該等到自?xún)?yōu)先權日起滿(mǎn)30個(gè)月才開(kāi)始審查。筆者認為，這些規定都是非常合理的。

　　除了“由申請人引起”這一要素外，還有一個(gè)要素是“不合理”。新修改的《專(zhuān)利審查指南》征求意見(jiàn)稿窮舉了四種非不合理延遲，即：中止程序、保全措施、行政訴訟程序、修改專(zhuān)利申請文件后被授予專(zhuān)利權的復審程序。前三種一般都不是專(zhuān)利局引起的，因此可以認為不屬于專(zhuān)利局在授權過(guò)程中的不合理延遲。關(guān)于第四種復審程序，可以認為在專(zhuān)利局已經(jīng)得出駁回的審查結論后，后續的延遲都不屬于專(zhuān)利局在授權過(guò)程中的不合理延遲。從這個(gè)角度看，將復審程序歸為非不合理延遲有一定的合理性。但修改稿中有一個(gè)限定詞“修改專(zhuān)利申請文件后被授予專(zhuān)利權的”，這是否意味著(zhù)復審階段沒(méi)有修改申請文件而直接授權的（雖然很少，但并非不可能），可以認為屬于不合理延遲？當然，相關(guān)新規定還有修改的可能性，而且可能還需要由后續的審查實(shí)踐來(lái)確定。

　　與《專(zhuān)利審查指南》的修改稿不同，美國專(zhuān)利法第154條明確規定了專(zhuān)利局導致的延遲（154（b）（1）各種情形，包括：申請日起超過(guò)14個(gè)月未下OA（或授權通知書(shū)），申請人答復OA后4個(gè)月專(zhuān)利局沒(méi)有回應，專(zhuān)利審判及上訴委員會(huì )（Patent Trial and Appeal Board）或聯(lián)邦法院作出決定后4個(gè)月專(zhuān)利局沒(méi)有動(dòng)作，申請人繳納授權費后4個(gè)月專(zhuān)利局沒(méi)有授權。另外還有超出上面提到的三年申請在審時(shí)間，但這部分有但書(shū)，排除了繼續審查（continued examination，相當于中國的復審），另外也排除了一些其他程序，但因為其在中國不適用或不常見(jiàn)，在此不再贅述。美國專(zhuān)利法關(guān)于申請人導致的延遲的規定（154（b）（2））很上位，概括地說(shuō)就是：申請人因未采取合理的努力推動(dòng)審查而導致的延遲（the period of time during which the applicant failed to engage in reasonable efforts to conclude prosecution of the application）。筆者認為，中國專(zhuān)利局的《專(zhuān)利審查指南》征求意見(jiàn)稿中的相關(guān)規定，事實(shí)上也體現了這個(gè)一般性的原則。

　　三、估算實(shí)例

　　通過(guò)以上討論，我們基本上對于專(zhuān)利權期限補償所涉及的相關(guān)概念和原則有了一些相對清晰的理解。本文在此試圖根據這些理解，針對工作中遇到的一個(gè)相對典型的具體案例估算出專(zhuān)利權期限補償的天數。但因為《專(zhuān)利法實(shí)施細則》和《專(zhuān)利審查指南》的征求意見(jiàn)稿還有可能修改，所以下面的估算不一定準確。

　　某申請2013800xxxxx.x是一個(gè)PCT中國階段申請，具體相關(guān)信息如表1所示。

　　如上所述，專(zhuān)利權期限補償規定的四年期限應該從進(jìn)中國的日期（2014年12月5日）起算，加四年應該是2018年12月5日。專(zhuān)利權期限補償規定的三年期限應該從進(jìn)入實(shí)質(zhì)審查階段的日期（2015年6月10日）起算，加三年應該是2018年6月10日。顯然，應該按照后到期的期限計算補償，即按照授權公告日（2021年9月21日）超出2018年12月5日的天數計算，即1021天。

　　2017年9月5日到2019年9月3日是復審階段，這個(gè)728天的時(shí)間間隔應該從補償中扣除。

　　2020年10月12日下發(fā)的第四次審查意見(jiàn)的答復期限是2020年12月27日，而答復經(jīng)延期后于2021年2月25日提交，這個(gè)60天的時(shí)間間隔也應該從補償中扣除。

　　綜上所述，實(shí)際補償的天數估算為233天。

　　四、總結

　　本文關(guān)于專(zhuān)利權期限補償的分析討論和估算是基于現行《專(zhuān)利法》《專(zhuān)利法實(shí)施細則》和《專(zhuān)利審查指南》，結合《專(zhuān)利法實(shí)施細則》和《專(zhuān)利審查指南》的修改征求意見(jiàn)稿，并參考美國專(zhuān)利實(shí)踐而完成的。正如前文所述，新修改的《專(zhuān)利法實(shí)施細則》和《專(zhuān)利審查指南》發(fā)布后，才能更相對準確地進(jìn)行估算。而關(guān)于官費的計算問(wèn)題，只能完全依賴(lài)于后續專(zhuān)利局的具體規定。