文/北京集佳知識產(chǎn)權代理有限公司 韓宏星

　　在美國專(zhuān)利法中，存在一種被稱(chēng)為“inherency”或“inherent anticipation”的特殊公開(kāi)情形，按字面可以稱(chēng)為“固有占先”或“固有公開(kāi)”。

　　我們知道，在當今大多數國家包括中國在內的專(zhuān)利實(shí)踐下，現有技術(shù)的公開(kāi)一般可分為兩種情況：文獻公開(kāi)和使用公開(kāi)。文獻公開(kāi)屬于書(shū)面公開(kāi)，使用公開(kāi)則屬于行為公開(kāi)。在專(zhuān)利審查實(shí)踐中，審查員提出新穎性質(zhì)疑時(shí)通常需要給出證據：或者是文獻證據，或者是使用公開(kāi)證據。

　　固有占先或固有公開(kāi)，則是一種不同于上述書(shū)面公開(kāi)和使用公開(kāi)的獨特“公開(kāi)”方式，在美國專(zhuān)利實(shí)踐下，這一原則可用來(lái)評價(jià)102條下的新穎性（占先），也可用來(lái)評價(jià)103條下的非顯而易見(jiàn)性，因此有必要對此進(jìn)行了解和關(guān)注。

　　一、固有公開(kāi)是一個(gè)事實(shí)問(wèn)題

　　現有技術(shù)中的固有教導，一般作為一個(gè)事實(shí)問(wèn)題，出現在占先和顯而易見(jiàn)性的質(zhì)疑中。在判斷固有公開(kāi)時(shí)，USPTO有以下幾個(gè)原則或觀(guān)點(diǎn)：

　　A.舊的東西在發(fā)現其新性質(zhì)時(shí)不能使其變得具有可專(zhuān)利性

　　根據Atlas Powder Co.v.IRECO Inc.，190 F.3d 1342，1347，51 USPQ2d 1943，1947 (Fed.Cir.1999)，發(fā)現現有技術(shù)中物質(zhì)的以前未被發(fā)現的特性，或對現有技術(shù)的功能的科學(xué)解釋?zhuān)⒉荒苜x予該舊物質(zhì)以可專(zhuān)利性。因此，發(fā)現現有技術(shù)中已經(jīng)固有存在的新用途、新功能或未知性質(zhì)，并不必然賦予某權利要求以可專(zhuān)利性。在In re Crish，393 F.3d 1253，1258，73 USPQ2d 1364，1368 (Fed.Cir.2004)中，法院認為“僅僅發(fā)現已知物質(zhì)的性質(zhì)不能使其成為新的，對現有技術(shù)物質(zhì)的鑒定和表征也不會(huì )使其成為新的”。

　　B.在發(fā)明時(shí)固有性質(zhì)不需要被識別

　　這一原則指出，不需要本領(lǐng)域技術(shù)人員在做出發(fā)明時(shí)已經(jīng)認識到該固有公開(kāi)。在SmithKline Beecham Corp.v.Apotex Corp案中，專(zhuān)利要求保護的是一種半水合物形式，發(fā)明人發(fā)現無(wú)水合物（已知化合物）在放置過(guò)程中會(huì )有少部分發(fā)生轉晶行為，轉變成半水合物。法院認為，現有技術(shù)的無(wú)水合物在放置過(guò)程中必然存在少部分轉化為半水合物，因此半水合物是客觀(guān)存在的。雖然現有技術(shù)沒(méi)有公開(kāi)這一固有性質(zhì)（晶型轉變），但它是現有技術(shù)中必然存在的，因此破壞新穎性；另一方面，固有占先不需要本領(lǐng)域認識到，出于為公眾保留生產(chǎn)、使用和銷(xiāo)售現有技術(shù)產(chǎn)品或方法的自由的考慮，承認固有占先，而不管他們是否理解其構造或原理。

　　C.當現有技術(shù)產(chǎn)品除了未聲明固有性質(zhì)外基本相同時(shí)，可以基于35 U.S.C. 102 或103駁回

　　對于涉及某一功能或性質(zhì)的產(chǎn)品而言，當現有技術(shù)中的產(chǎn)品除了沒(méi)有明示公開(kāi)該功能或性質(zhì)外，與專(zhuān)利申請中要求保護的產(chǎn)品基本相同時(shí)，審查員可以基于35 U.S.C. 102 或103駁回申請。

　　當然，還應認識到的是，某一性質(zhì)、功能或結果可以在現有技術(shù)中出現或發(fā)生這一事實(shí)并不足以確立固有公開(kāi)的結論。

　　二、審查員的舉證方式

　　在審查中，審查員負有提供合理推理或固有公開(kāi)證據的舉證責任。請注意，這里，審查員可以?xún)H提供推理過(guò)程，這是與中國審查實(shí)踐明顯不同的地方。在中國，在技術(shù)特征的公開(kāi)問(wèn)題上，審查員需要提供現有技術(shù)證據或使用公開(kāi)證據，僅靠推理是不夠的；而美國審查員可以以推理作為工具完成說(shuō)理。這里的推理就是一種“邏輯”工具。如前面提到的SmithKline Beecham Corp.v.Apotex Corp案，審查員可以?xún)H根據發(fā)明人在申請說(shuō)明書(shū)中的描述，從邏輯上推斷現有技術(shù)中必然存在由無(wú)水合物在放置過(guò)程中部分轉化成的半水合物，從而完成其推理責任。顯然，除了事實(shí)證據，邏輯推理（包括技術(shù)推理）在這里可以成為審查員可以使用的有力工具。這是美國審查員在固有占先或固有公開(kāi)問(wèn)題上占據的一個(gè)審查優(yōu)勢。

　　三、申請人可用的爭辯思路

　　一旦審查員提供了證據或推理后，舉證責任就轉移到了申請人。USPTO可以要求申請人證明現有技術(shù)產(chǎn)品不一定或固有地具有其聲稱(chēng)的產(chǎn)品的特征。無(wú)論是對于基于 35 USC 102 下的固有占先，還是對于基于 35 USC 103 的初步顯而易見(jiàn)性（“prima facie obviousness”），舉證責任都是相同的。

　　這時(shí)的舉證責任有點(diǎn)類(lèi)似于product-by-process型權利要求所需要的舉證責任。在 Fitzgerald，619 F.2d 67，70，205 USPQ 594，596 (CCPA 1980) (引用 Best，562 F.2d at 1255)。

　　在 Fitzgerald案中，權利要求涉及一種自鎖螺紋緊固件，該緊固件包括金屬螺紋緊固件，該金屬螺紋緊固件具有粘合到其上的可結晶熱塑性塑料片。該權利要求進(jìn)一步說(shuō)明該熱塑性塑料具有降低的結晶收縮程度。該說(shuō)明書(shū)公開(kāi)了鎖定緊固件是通過(guò)加熱金屬緊固件以熔化壓在金屬上的熱塑性坯料而制成的。在熱塑性塑料粘附到金屬緊固件上后，最終產(chǎn)品通過(guò)在水中淬火冷卻。審查員根據Barnes 的一項美國專(zhuān)利做出了駁回。Barnes教導了一種自鎖式緊固件，其中熱塑性塑料片是通過(guò)將熱塑性塑料粉末沉積在金屬緊固件上然后加熱制成的。最終產(chǎn)品在環(huán)境空氣中通過(guò)冷卻空氣或通過(guò)將緊固件與水槽接觸來(lái)冷卻。法院首先指出，這兩個(gè)緊固件相同或僅略有不同?！斑@兩種緊固件具有相同的用途，采用相同的可結晶聚合物（尼龍11），并具有通過(guò)熔化然后冷卻聚合物形成的粘附塑料貼片”。法院隨后指出，委員會(huì )發(fā)現可以合理地預期Barnes的冷卻速度會(huì )導致聚合物具有所聲稱(chēng)的結晶收縮率。申請人沒(méi)有用收縮率確實(shí)不同的證據來(lái)反駁這一發(fā)現。他們只爭辯說(shuō)結晶收縮率取決于冷卻速度，并且Barnes的冷卻速度比他們的慢得多。因為冷卻速度的差異并不一定會(huì )導致收縮率的差異，所以需要客觀(guān)證據來(lái)反駁 35 U.S.C.102/103初步證據。

　　 在美國專(zhuān)利實(shí)踐中，針對“固有占先”（inherent anticipation），有學(xué)者總結出了“兩步測試法”的思路。該測試方法如下：

　　 A.確定現有產(chǎn)品或方法是否可用于任何目的；如是，則否定固有占先；如否，則進(jìn)行下一步測試；

　　 B.如果現有產(chǎn)品或方法有用，則確定所述產(chǎn)品或方法是否是在不尋?；蚺既粭l件下獲得或發(fā)生的。如是，則否定固有占先。

　　 盡管本測試方法并非法院確定的原則，但卻是根據大量法院判例尤其是最高院和CAFC的多個(gè)判例抽提和總結出的，因此這一測試法整體上是符合法院的判斷原則和思路的。

　　 在此兩步法測試中，如何判斷產(chǎn)品或方法是否是在不尋?；蚺既粭l件下獲得或發(fā)生的將成為影響結果的關(guān)鍵。這有點(diǎn)類(lèi)似于“單行道”理論，如果某結果在通常條件下自然發(fā)生，則大概率屬于“無(wú)腦”行為帶來(lái)的結果，這時(shí)可以直接否認有意識參與或有目的操作的影響，從而可以合理導致確認偶然占先的結論。反之，如果某結果在通常條件下難以發(fā)生，需要非常規條件或偶然條件下才發(fā)生，那么顯然這一結果發(fā)生不具典型意義，而發(fā)明人對這一結果的認識滲透了其個(gè)人的影響，構成了對現有技術(shù)知識的貢獻，這一結果便不再是自然發(fā)生的事實(shí)，不是固有的結果，這是應該否定偶然占先，而應該確認發(fā)明人的貢獻。