文/北京集佳知識產(chǎn)權代理有限公司 宋洋

　　自2020年12月27日美國前總統特朗普簽署《商標現代化法案》（TMA），2021年12月美國專(zhuān)利商標局（USPTO）又對法案再次修訂，公布了最終的實(shí)施條款。該法案于2021年12月18日已正式生效。為更好地規范商標所有人對商標的申請和注冊，進(jìn)一步打擊非出于商業(yè)使用為目的的申請及對商標權利的“占坑”行為，法案中新增了兩項單方撤銷(xiāo)程序（ex parte cancellation proceedings）——重新審查程序（Reexamination）和刪除程序（Expungement）。USPTO于2021年12月27日起正式受理針對該兩項程序的申請。近日，根據USPTO官網(wǎng)的最新公告顯示，已有部分注冊商標被提交了前述兩項單方撤銷(xiāo)程序，即前述兩項程序已正式進(jìn)入實(shí)踐階段。

　　相較于美國雙方撤銷(xiāo)（無(wú)效）程序（在美國商標法中統稱(chēng)Cancellation，但相應主張的具體理由上作出了與國內商標撤銷(xiāo)及無(wú)效理由類(lèi)似的區分）, 新實(shí)施的兩個(gè)單方程序相當于給了撤銷(xiāo)申請人一個(gè)更快捷、高效、經(jīng)濟的選擇。筆者對上述兩個(gè)新的單方程序以及原雙方撤銷(xiāo)程序進(jìn)行對比，以便廣大國內的美國商標所有人能夠對上述程序有更清晰的了解。

　　首先簡(jiǎn)要介紹一下雙方撤銷(xiāo)程序，其參照聯(lián)邦民事訴訟規則，程序較為復雜且耗時(shí)較久。由撤銷(xiāo)申請人（petitioner）向美國專(zhuān)利商標局商標審判與上訴委員會(huì )（TTAB）遞交申請，被申請人自官方通知之日起40天內進(jìn)行答辯。答辯完成后，后續還有漫長(cháng)的搜證（Discovery）——審查（Trial）——簡(jiǎn)短陳述（Briefs）——口頭辯論（Oral argument）階段，直至下發(fā)裁定。每個(gè)階段均需訴答雙方參與，整個(gè)程序約1-2年，如申請延期則可能持續更久。因其復雜程度及高昂費用，大部分案件以和解或一方放棄而告終，其中相當一部分案件在審查（Trial）階段前即完結。

　　而對于新增的兩個(gè)單方撤銷(xiāo)程序，針對符合條件的注冊商標，任何人（any person）均可作為撤銷(xiāo)申請人直接向專(zhuān)商局局長(cháng)（USPTO Director）遞交重新審查程序（Reexamination）和刪除程序（Expungement）的申請，此外，專(zhuān)商局局長(cháng)在必要時(shí)也可依職權主動(dòng)啟動(dòng)重新審查程序（Reexamination）和刪除程序（Expungement）。

　　下文簡(jiǎn)要介紹關(guān)于兩個(gè)單方撤銷(xiāo)程序的要點(diǎn)。

　　一、撤銷(xiāo)基礎

　　（1）重新審查程序（Reexamination）

　　針對在“相關(guān)日期”之時(shí)或之前在相關(guān)商品/服務(wù)上在美國無(wú)商業(yè)使用的注冊商標。即：

　　對于以實(shí)際使用為基礎遞交的商標（Section 1(a) basis），“相關(guān)日期”為商標申請日。

　　對于以打算使用為基礎遞交的商標（Section 1(b) basis），包含修改提交基礎為打算使用的商標，“相關(guān)日期”為提交使用聲明的到期日（expiration of the deadline for filing a statement of use）或申請修改提交基礎之日（the filing date of an amendment to allege use），二者中較晚者。

　　（2）刪除程序（Expungement）

　　針對從未在相關(guān)商品/服務(wù)上在美國進(jìn)行商業(yè)使用的注冊商標。

　　二、撤銷(xiāo)申請需滿(mǎn)足的條件

　?。?）非美國申請人的，需指定有相應執業(yè)資格的美國律師。

　?。?）在提交申請的同時(shí)提交針對注冊商標未在美國進(jìn)行商業(yè)使用的合理調查（reasonable investigation）的聲明，需在聲明中披露調查的來(lái)源、時(shí)間和方式以及產(chǎn)生的信息和證據?！枳⒁?，使用互聯(lián)網(wǎng)搜索引擎進(jìn)行的單一搜索可能不會(huì )被視為合理調查。如該合理調查不能確立商標在美國無(wú)商業(yè)使用，則專(zhuān)商局局長(cháng)可能直接拒絕啟動(dòng)單方撤銷(xiāo)程序，且該拒絕決定是不可上訴的。

　?。?）撤銷(xiāo)提交的時(shí)間

　　重新審查程序（Reexamination）：商標注冊后5年內。

　　刪除程序（Expungement）：

　　2023年12月27日前：商標注冊滿(mǎn)3年。

　　2023年12月27日后：商標注冊3-10年間。

　?。?）撤銷(xiāo)的官費：USD400/類(lèi)。

　　三、撤銷(xiāo)流程

　?。?）撤銷(xiāo)申請人提交撤銷(xiāo)申請后，不會(huì )對后續程序有進(jìn)一步的參與。撤銷(xiāo)申請會(huì )被記錄在美國官網(wǎng)信息頁(yè)并郵件告知商標注冊人。但商標注冊人在程序正式啟動(dòng)并收到審查員下發(fā)的官方正式通知（Office Action）前，無(wú)需答復。

　?。?）由不同申請人針對同一注冊商標提起的撤銷(xiāo)申請，經(jīng)專(zhuān)商局局長(cháng)審查后，可以并案處理。

　?。?）商標注冊人需在收到官方通知（Office Action）起三個(gè)月內（可申請一個(gè)月延期）提交答復。需在答復中提交使用證據或刪除未使用的商品/服務(wù)。以他國注冊為基礎（44(e) basis）或馬德里指定美國（66(a) basis）的商標，可以提供合理的不使用原因（如疫情影響，進(jìn)出口政策受限等）作為證據。

　?。?）下發(fā)撤銷(xiāo)裁定，針對裁定不服的商標注冊人可以在3個(gè)月內（不可延期）向TTAB申請上訴（Appeal）或向原審查員申請重新考慮（reconsideration）。

　　四、注意事項

　?。?）同一申請人可以同時(shí)對相同注冊商標提交重新審查程序（Reexamination）和刪除程序（Expungement）兩種撤銷(xiāo)程序，但需分別各自提交。

　?。?）在答復中僅可以刪除被提起撤銷(xiāo)的商品/服務(wù)，而不可以進(jìn)行修改。

　?。?）在單方撤銷(xiāo)程序中成功提交使用證據維持商標注冊有效的，則同一撤銷(xiāo)申請人不能就相同理由再次提起單方撤銷(xiāo)（禁反言原則），但并不影響其進(jìn)一步向TTAB提起雙方撤銷(xiāo)程序。

　　綜合以上，不難看出新的單方撤銷(xiāo)程序并非取代雙方撤銷(xiāo)程序，而是給與撤銷(xiāo)申請人額外的選擇，無(wú)論單方撤銷(xiāo)程序的結果如何，均不影響進(jìn)一步提起雙方撤銷(xiāo)程序的可能。此外，過(guò)往的雙方撤銷(xiāo)程序實(shí)踐中如商標注冊人中途放棄，則大概率商標將被整件撤銷(xiāo)，雖TTAB官方也曾下發(fā)一些部分撤銷(xiāo)的裁定，但相對來(lái)說(shuō)并非主流。而在單方撤銷(xiāo)程序中，審查指南中明確表示審查員將根據案件具體情況（即被提交撤銷(xiāo)的具體商品/服務(wù)，和商標注冊人的答復情況）決定部分或者全部撤銷(xiāo)。這樣的機制能夠更加及時(shí)、靈活地保護注冊商標的權利范圍，同時(shí)為訴答雙方節省時(shí)間和金錢(qián)成本。

　　上述單方撤銷(xiāo)程序的正式實(shí)施，對于許多國內的美國商標所有人來(lái)說(shuō)將是一個(gè)頗為嚴峻的挑戰。對于已擁有美國注冊商標的商標所有人，建議積極進(jìn)行自查并及時(shí)積累商標使用證據，在未實(shí)際使用的商品/服務(wù)上提前提交商品刪減（USPTO亦鼓勵此類(lèi)合理刪減，并對提交注冊滿(mǎn)5-6年使用聲明前的注冊商標，免除提交商品刪減的官費USD100）；對于未來(lái)打算申請商標的申請人，則建議在提交商標申請時(shí)即按照實(shí)際的主營(yíng)范圍對申請的商品/服務(wù)嚴格按照實(shí)際使用或打算使用的范圍進(jìn)行細化描述，以避免未來(lái)卷入不必要的商標爭議中而付出額外的成本，或直接導致整件商標失效而影響到企業(yè)的商業(yè)利益。

　　參考資料：

　　【1】USPTO Trademark Examination Guide 1-21，Expungement and Reexamination Proceedings Under the Trademark Modernization Act of 2020