文/北京集佳知識產(chǎn)權代理有限公司 張海永

　　引言

　　在美國專(zhuān)利的審查過(guò)程中，審查員針對專(zhuān)利申請的第一次審查意見(jiàn)通知書(shū)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)為OA1）為Non-Final OA，而針對專(zhuān)利申請的第二次審查意見(jiàn)通知書(shū)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)為OA2）一般會(huì )是作為Final OA下發(fā)。OA2作為Final OA下發(fā)成為了美國專(zhuān)利申請中比較為申請人所熟悉的實(shí)踐。申請人可以通過(guò)不同的方式對Final OA進(jìn)行答復，例如直接進(jìn)行爭辯，通過(guò)AFCP 2.0，提交RCE或者是提交Appeal；但是上述的答復方式要么受限于Final OA中對修改限制較多的因素，無(wú)法取得申請人想要的效果，要么需要較高的費用，增加了申請人的成本。

　　實(shí)際上，雖然OA2作為Final OA下發(fā)是一種比較普遍的情況，但是美國專(zhuān)利審查中也規定了一些例外情況，在這些情況中，OA2不能作為Final OA。本文將從這些例外情況出發(fā)，簡(jiǎn)要探討如何判斷OA2的終局性（Finality），以及如何對OA2的終局性進(jìn)行答復甚至是如何避免審查員將OA2作為Final OA下發(fā)。

　　一、審查指南規定

　　如上所述，OA2作為Final OA下發(fā)是美國專(zhuān)利審查過(guò)程中較為常見(jiàn)的情況，而OA2不作為Final OA下發(fā)卻是以例外情況在專(zhuān)利審查指南（Manual of Patent Examining Procedure，MPEP）中進(jìn)行規定的。

　　MPEP 706.07（a）規定了OA2或者OA2之后的審查意見(jiàn)（為了方便描述，本文以OA2為例進(jìn)行討論）不作為Final OA下發(fā)的幾種情形：

　　1）審查過(guò)程：OA2應該作為Final OA下發(fā)，除非審查員在OA2提出了新的拒絕理由（New Ground of Rejection），并且所述的拒絕理由既不是因應申請人對權項所作之修改所作出，也不是基于在37 CFR 1.97（c）規定的期限內提交的信息披露聲明（Information Disclosure Statement，IDS）中的信息所作出。

　　2）再審程序（reexamination proceeding）：如果OA2包含了對于任何未修改的權利要求的新的拒絕理由，并且該新的拒絕理由基于新引用的對比文件，而不是基于在37 CFR 1.97（c）規定的期限內提交的信息披露聲明中的信息，即便是有其他的權利要求進(jìn)行了修改使得審查員因應這些修改的權利要求基于新的對比文件做出拒絕授權的決定，該OA2也不應作為Final OA下發(fā)。在再審程序中，如果OA2提出了針對任何修改后的權利要求的新的拒絕理由，并且該修改是合并有合理預期會(huì )被要求保護的限定的話(huà)，OA2不應該作為Final OA下發(fā)；如果OA2包含新的拒絕理由，并且該新的拒絕理由是因應知識產(chǎn)權和高技術(shù)修正法案2002（Intellectual Property and High Technology Technical Amendments Act of 2002）對35 U.S.C.102（e）的修改而做出，除非該新的拒絕理由是因應對權利要求的修改做出或者是基于在37 CFR 1.97（c）規定的期限內提交的信息披露聲明中的信息所作出，該OA2不應作為Final OA下發(fā)。

　　二、如何判斷OA的終局性

　　從上述的審查指南的規定可以看出，美國審查實(shí)踐中以例外的形式對不下發(fā)Final OA的情形進(jìn)行了規定。雖然如此，但是仍可以根據上述的規定來(lái)得出在何種情況下發(fā)Final OA是合適的。當申請人收到OA2后并且OA2是作為Final OA下發(fā)的話(huà)，應該首先判斷該Final OA的終局性是否是合理的。美國專(zhuān)利審查采用了較為緊湊的審查程序，在上述提到的例外之外，一般OA2是作為Final OA下發(fā)的。

　　例如，當申請人在答復OA1時(shí)并未對權利要求進(jìn)行修改，如果后續審查員在OA2中并未引用新的對比文件或者使用不同的拒絕理由，仍以相同的理由拒絕授權的話(huà)，那么這種情況下，OA2應為Final OA；如果審查員引用了新的對比文件，并且該對比文件包含在根據37 CFR 1.97（c）規定的期限內提交的信息披露聲明中，該OA2可作為Final OA下發(fā)，即，如果申請人在答復OA1時(shí)并未對權利要求進(jìn)行修改，并且在OA2下發(fā)之前提交了IDS，則審查員可以根據提交的IDS中的現有技術(shù)文獻下發(fā)Final OA。如果申請人在答復OA1時(shí)對權利要求進(jìn)行了實(shí)質(zhì)性修改，并且審查員在OA2中針對申請人對權利要求的修改提出了新的拒絕理由，例如引入新的對比文件等，則在這種情況下，OA2可以作為Final OA下發(fā)；如果是引入了新的對比文件，該對比文件可以是包含在根據37 CFR 1.97（c）規定的期限內提交的信息披露聲明中的現有技術(shù)文獻。

　　可以看出，無(wú)論申請人是否對權利要求進(jìn)行了修改，如果新的拒絕理由是基于IDS中提交的信息的話(huà)，審查員都可以基于該IDS中的信息下發(fā)Final OA。美國專(zhuān)利審查實(shí)踐中，OA下發(fā)的關(guān)鍵是要給申請人以合理的機會(huì )對審查意見(jiàn)的要點(diǎn)進(jìn)行答復，IDS中的信息是申請人已經(jīng)知曉的信息，因此申請人應能遇見(jiàn)到IDS中的信息可能對申請的可專(zhuān)利性造成影響。因此為了使得審查程序盡可能緊湊，對于申請人已經(jīng)知曉的信息，審查員可以基于此下發(fā)Final OA，以加快審查進(jìn)程。

　　在審查過(guò)程中，審查員對于OA2的終局性的判斷也可能有誤，導致一些情況下作為Final OA下發(fā)的OA2實(shí)際上并不應該作為Final OA下發(fā)。

　　例如在以下情況中，OA2不應作為Final OA下發(fā)。審查員在OA1中并未拒絕某個(gè)權利要求（例如權利要求2），申請人在答復OA1時(shí)將權利要求2的特征全部合并到獨立權利要求1中，并且審查員在OA2中也沒(méi)有引用IDS中提交的對比文件；這種情況下，OA2不應作為Final OA下發(fā)，因為OA2中對權利要求1的拒絕理由相當于對原權利要求2的拒絕理由，而在OA1中審查員并未拒絕原權利要求2，因而在OA2中對權利要求1的拒絕理由是新的拒絕理由，并且由于申請人實(shí)際上并未對原權利要求2（即，修改后的權利要求1）進(jìn)行修改，因此該新的拒絕理由不是因應申請人的修改而有必要做出。類(lèi)似的，當審查員在OA1中并未對權利要求2拒絕授權，而申請人在答復OA1時(shí)并未將權利要求2合并入權利要求1而是直接進(jìn)行爭辯，如果審查員在OA2中對權利要求2拒絕授權，則該OA2不應作為Final OA下發(fā)。此外，當申請人在答復OA1時(shí)僅對某個(gè)權利要求進(jìn)行了形式性的修改，例如通過(guò)修改冠詞克服缺乏先行基礎的問(wèn)題，如果在OA2中針對該權利要求提出了新的拒絕理由——例如OA1中未拒絕該權利要求而在OA2中拒絕了該權利要求，或者在OA2中引用了新的對比文件且該對比文件不包含在IDS中——那么OA2也不應作為Final OA下發(fā)。

　　三、應對策略

　　當審查員錯誤的將不應該作為Final OA下發(fā)的OA2作為Final OA下發(fā)時(shí)，申請人可以通過(guò)非正式答復與審查員進(jìn)行溝通，例如通過(guò)電話(huà)會(huì )議的形式，請審查員撤回Final OA并重新下發(fā)Non-Final OA。還可以通過(guò)更加正式的途徑，例如通過(guò)遞交書(shū)面答復的方式，向審查員解釋OA2作為Final OA下發(fā)是不合理的。當上述兩種方法都不奏效時(shí)，申請人還可以就OA2的終局性根據37 CFR § 1.181.的規定提交正式申訴（Petition），但是在申訴被拒絕導致Final OA未被撤回的情況下，申請人需要提交相應的延期費用，此外，也無(wú)法保證申訴會(huì )在答復Final OA的6個(gè)月期限內得到處理。

　　除了在事后補救之外，申請人還可以在答復OA1時(shí)提醒審查員本申請符合OA2不作為Final OA下發(fā)的條件。

　　例如，OA1中未對某個(gè)權利要求的可專(zhuān)利性進(jìn)行評述，例如審查員漏掉了某個(gè)權利要求，那么在這種情況下，申請人可以在答復OA1時(shí)提醒審查員該權利要求未被審查員考慮，因此下一次OA不應作為Final OA下發(fā)；或者雖然審查員在OA1的summary部分提到了拒絕了某個(gè)權利要求，但是在正文部分未對拒絕該權利要求的理由進(jìn)行具體論述，這種情況下也可以在答復OA1時(shí)提醒審查員并未針對該權利要求提供詳細的拒絕理由，因此下一次OA不應作為Final OA下發(fā)；或者在OA1時(shí)，審查員針對權利要求的拒絕不是基于現有技術(shù)，例如如上一部分提到的，基于缺乏先行基礎等理由做出的拒絕理由，在答復OA1時(shí)也可以提醒審查員，如果審查員在OA2中基于現有技術(shù)提出了拒絕理由，因為這些拒絕理由不是因應申請人的修改做出，因此OA2不應作為Final OA下發(fā)。

　　參考文獻：

　　【1】Michael E.Kondoudis.Improper Final Rejections and Suggestions for Avoiding Them.