文/北京市集佳律師事務(wù)所 潘煒

　　在歐洲各國申請專(zhuān)利是一個(gè)復雜且成本高昂的工作。作為歐洲專(zhuān)利系統改革的一項重要措施，歐洲統一專(zhuān)利法院（UPC）被人們寄予厚望。但是過(guò)去很多年，受各國議會(huì )和法院判決的影響，UPC的批準遲遲沒(méi)有取得突破性的進(jìn)展。德國聯(lián)邦憲法法院(FCC)于2021年6月23日發(fā)布的命令為德國批準《統一專(zhuān)利法院協(xié)議（UPCA，the Agreement on a Unified Patent Court）》掃清了道路，也為歐洲統一專(zhuān)利的授予和歐洲統一專(zhuān)利法院的正式運行帶來(lái)了曙光。

　　重要的是，UPCA的生效不但會(huì )對申請人未來(lái)在歐洲的專(zhuān)利申請策略產(chǎn)生影響，也將會(huì )對專(zhuān)利權人現有的歐洲專(zhuān)利產(chǎn)生影響。

　　UPCA的基本狀況？UPCA的生效對申請人和專(zhuān)利權人到底意味著(zhù)什么？在UPCA生效之前申請人和專(zhuān)利權人可能需要采取哪些步驟來(lái)應對？UPC的優(yōu)缺點(diǎn)以及費用如何？如何提交“選擇退出”聲明？本文將就上述問(wèn)題進(jìn)行初步探討，希望申請人能盡早做好應對UPCA生效的準備。

　　一、在歐洲申請專(zhuān)利的復雜性

　　歐洲在地理概念上包括44個(gè)以上的國家和地區（包括被聯(lián)合國承認的和未被聯(lián)合國承認的）。理論上，申請人可以通過(guò)各個(gè)國家自己的專(zhuān)利局或類(lèi)似部門(mén)獨立地申請和審批專(zhuān)利（下文中稱(chēng)之為“國家專(zhuān)利”），并且在各個(gè)國家法院（下文中稱(chēng)之為“國家法院”）進(jìn)行專(zhuān)利相關(guān)的訴訟。例如，申請人比較喜歡的德國和英國都可以采用上述方式進(jìn)行專(zhuān)利申請和專(zhuān)利訴訟。參照圖1，這種途徑我們稱(chēng)之為途徑1。

　　為了簡(jiǎn)化專(zhuān)利申請的流程和統一專(zhuān)利審批的標準，歐洲各國簽訂了歐洲專(zhuān)利公約（EPC）并建立了歐洲專(zhuān)利局（EPO）。申請人可以直接向EPO遞交專(zhuān)利申請，在EPO授權后分別在感興趣的國家生效其專(zhuān)利。下文中我們稱(chēng)這種類(lèi)型的專(zhuān)利為“傳統歐洲專(zhuān)利”。此種申請途徑我們稱(chēng)之為途徑2。

　　在UPCA正式生效后，申請人可以選擇在EPO授權后的一個(gè)月內提交聲明而將該專(zhuān)利轉變?yōu)榻y一歐洲專(zhuān)利（我們稱(chēng)之為途徑3）。EPO授權之前的所有程序和標準與途徑2相比，沒(méi)有任何變化。

圖1

　　在未來(lái)，上述三種途徑經(jīng)同時(shí)存在，申請人可以根據自己的喜好、費用評估和風(fēng)險評估來(lái)選擇適合自己的申請模式。

　　二、UPCA（統一專(zhuān)利法院協(xié)議）的基本情況

　　UPCA對歐盟任何成員國開(kāi)放加入。該協(xié)議不向歐盟以外的國家開(kāi)放。迄今為止，除西班牙和波蘭表示目前不感興趣加入之外，其他25個(gè)歐盟成員國（奧地利、比利時(shí)、保加利亞、克羅地亞、塞浦路斯、捷克共和國、丹麥、愛(ài)沙尼亞、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、愛(ài)爾蘭，意大利，拉脫維亞，立陶宛，盧森堡，馬耳他，荷蘭，葡萄牙，羅馬尼亞，斯洛伐克，斯洛文尼亞，瑞典）中的至少13個(gè)已經(jīng)簽署了該協(xié)議，并且預計其他幾個(gè)成員國也會(huì )很快加入。

　　值得注意的是，英國盡管在2018年4月批準了該協(xié)議，但是由于脫歐，目前英國已退出UPCA。另外，有些歐洲國家如瑞士、挪威、冰島等并非歐盟成員國，所以也沒(méi)有加入UPCA。而典型地，歐洲專(zhuān)利公約EPC的成員國如土耳其也不能加入UPCA。下面的圖二對比了EPC成員國和預期UPCA締約國的覆蓋范圍。其中，在UPCA的地圖中，灰色顯示的國家是非歐盟成員國同時(shí)也不能加入UPCA，叉號表示的英國已經(jīng)脫歐且退出UPCA，問(wèn)號表示的西班牙和波蘭目前沒(méi)有意愿加入UPCA，但是隨時(shí)可能加入。

　　根據UPCA，UPC將由初審法院、上訴法院和登記處組成。初審法院將設有中央分庭以及地方和地區分庭。每個(gè)締約國可以設立地方分庭，或與一個(gè)或多個(gè)其他締約國一起設立初審法院的地區分庭。

　　目前多個(gè)國家已經(jīng)確認了他們的UPC中央分庭以及地方和區域分庭的位置。具體地，法國巴黎和德國慕尼黑將設置中央分庭。德國的慕尼黑、曼海姆、杜塞爾多夫、漢堡、意大利的米蘭將設置地方分庭。瑞典的斯德哥爾摩將設置北歐-波羅的海地區分庭。隨著(zhù)協(xié)議的實(shí)施，預計會(huì )有更多的分庭將逐步確定和披露。上訴法院將設在盧森堡。登記處將設在上訴法院所在地，即盧森堡。

　　三、UPCA的生效對現有和未來(lái)歐洲專(zhuān)利的影響

　　與常規理解的法不溯及既往的原則不同，UPCA生效后對現有已經(jīng)授權和在各締約國中生效的專(zhuān)利以及目前在審的歐洲專(zhuān)利申請，都將產(chǎn)生影響。

　　具體地，根據UPCA，UPC對于上面圖1中提到的途徑2和途徑3獲得的傳統歐洲專(zhuān)利和統一歐洲專(zhuān)利都具有專(zhuān)屬管轄權。有利的一方面，專(zhuān)利權人可以就這些傳統歐洲專(zhuān)利在UPC直接提起侵權訴訟，訴訟的結果也將在所有締約國中產(chǎn)生效力。但是不利的一方面，任何人也可以在UPC針對任一項傳統歐洲專(zhuān)利提出無(wú)效宣告或者在UPC提起不侵權之訴，UPC的判決也將在所有締約國中產(chǎn)生效力。

　　對于UPCA生效后歐專(zhuān)局新授權的專(zhuān)利，申請人可以自由選擇使用老的方式在感興趣的國家單獨生效，也可以向EPO提出聲明而直接將其轉化為統一歐洲專(zhuān)利，從而可以在UPC統一地行使專(zhuān)利權。

　　UPCA的生效，無(wú)疑使得在歐洲進(jìn)行的專(zhuān)利申請和專(zhuān)利維權活動(dòng)變得更加容易和具有更好地可預測性，但同時(shí)專(zhuān)利因一次無(wú)效而在全部UPCA締約國中無(wú)效的風(fēng)險也進(jìn)一步增加。

　　在過(guò)渡期內（過(guò)渡期為七年，但歐盟行政委員會(huì )可在與專(zhuān)利制度使用者廣泛協(xié)商和法院意見(jiàn)的基礎上再延長(cháng)七年），權利人，除了選擇UPC之外，仍可以向國家法院提起有關(guān)傳統歐洲專(zhuān)利的訴訟。此外，為了應對專(zhuān)利在各個(gè)國家同時(shí)被無(wú)效的風(fēng)險，在過(guò)渡期內，傳統歐洲專(zhuān)利的專(zhuān)利權人可“選擇退出（opt out）”該統一專(zhuān)利系統，以確保出現有關(guān)其歐洲專(zhuān)利的訴訟時(shí)，只能由其本國法院審理。專(zhuān)利權人“選擇退出”后，其專(zhuān)利在整個(gè)專(zhuān)利有效期內均保持退出狀態(tài)，除非專(zhuān)利權人撤回退出決定（專(zhuān)利權人可以隨時(shí)撤回）。因此，如果專(zhuān)利權人無(wú)意在初期便使用UPC，則需要提前提交“選擇退出”聲明。

　　需要注意的是，各個(gè)國家法院對國家專(zhuān)利（即根據圖1中途徑1獲得的專(zhuān)利）仍然擁有管轄權。UPC在國家專(zhuān)利方面不具有任何管轄權。

　　四、需要特別注意的幾個(gè)問(wèn)題和策略

　　（一）歐洲統一專(zhuān)利的實(shí)質(zhì)

　　歐洲統一專(zhuān)利只是歐洲專(zhuān)利生效的一種新形式，即對在授予歐洲專(zhuān)利時(shí)已加入UPCA的所有歐盟成員國進(jìn)行集體生效的形式。從提交歐洲專(zhuān)利申請（無(wú)論是直接向歐洲專(zhuān)利局提交還是通過(guò)PCT途徑）直到授予專(zhuān)利（包括異議），一切都保持不變。

　　（二）新的生效形式是如何工作

　　上面提及的途徑2和途徑3將共存，申請人可以在二者之間任意選擇。

　　如果申請人希望在所有締約國集體生效一項新授予的歐洲專(zhuān)利（即，歐洲統一專(zhuān)利），則必須在授權之日起一個(gè)月內向EPO提交相應的聲明。如果未提交此類(lèi)聲明，申請人仍可以在目前適用的期限內按照正常程序在關(guān)注的國家/地區單獨生效該專(zhuān)利（傳統歐洲專(zhuān)利）。

　　對于那些在授權之日尚未批準UPCA的歐盟成員國（例如波蘭和西班牙）以及那些非歐盟成員國（例如挪威、瑞士和土耳其），一切都保持不變。如果要在這些國家之一獲得保護，專(zhuān)利必須像以前一樣在該國家單獨生效。

　　（三）UPCA的生效對現有歐洲專(zhuān)利的沖擊

　　從UPCA生效開(kāi)始，所有在締約國生效的歐洲專(zhuān)利都受UPC的管轄，無(wú)論它們是作為統一專(zhuān)利集體生效還是在各自國家單獨生效，也無(wú)論專(zhuān)利是否在UPCA生效之前或之后被授權。UPC的管轄權不僅包括侵權行為和否定聲明行為（確認不侵權之訴），還包括無(wú)效行為。

　　如果申請人不想受UPC管轄，在過(guò)渡期內，傳統歐洲專(zhuān)利可以“選擇退出（opt out）”UPC系統。為此，需要向歐洲專(zhuān)利局提交所謂的“選擇退出（opt out）”聲明，即傳統歐洲專(zhuān)利不受UPC管轄的聲明。該“選擇退出（opt out）”聲明將在專(zhuān)利或專(zhuān)利申請的整個(gè)生命周期都適用，除非權利人此后選擇了“選擇加入（Opt in）”。無(wú)論是“選擇退出”還是“選擇加入”，都需要所有專(zhuān)利權人或專(zhuān)利申請人一致同意。

　　對于統一歐洲專(zhuān)利，申請人不能提出“選擇退出”聲明。

　　（四）可以隨時(shí)提交“選擇退出”聲明嗎？

　　不能！只有在UPC沒(méi)有待處理的法律程序（如訴訟或無(wú)效等）時(shí)申請人才可以提交“選擇退出”聲明。例如，如果第三方在UPC提起無(wú)效訴訟威脅到權利人在締約國的所有傳統歐洲專(zhuān)利或第三方針對權利人在締約國的所有傳統歐洲專(zhuān)利提出確認不侵權之訴，此時(shí)再向歐洲專(zhuān)利局提出“選擇退出”聲明是無(wú)效的。

　　因此，如果權利人希望排除UPC對傳統歐洲專(zhuān)利的管轄權，建議盡早提交“選擇退出”聲明。

　　（五）如果權利人不提交“選擇退出”聲明會(huì )怎樣？

　　在過(guò)渡期內，任何第三方都可以自由選擇訴訟法院，即選擇向UPC或國家法院針對權利人的傳統歐洲專(zhuān)利提起無(wú)效訴訟或確認不侵權之訴。當第三方選擇了UPC進(jìn)行訴訟時(shí)，權利人的傳統歐洲專(zhuān)利會(huì )因UPC發(fā)布的無(wú)效判決而在全體締約國中失效（與之相反，當在各個(gè)國家法院進(jìn)行訴訟時(shí)各國法院的判決是互不影響的）。這種風(fēng)險只能通過(guò)向歐洲專(zhuān)利局提交“選擇退出”聲明來(lái)避免。

　　（六）對于已經(jīng)授權的傳統歐洲專(zhuān)利，權利人應該考慮什么？

　　權利人應該盡早評估和考慮是否退出UPC管轄。在UPCA生效前大約三個(gè)月開(kāi)始會(huì )有一個(gè)所謂的“日出期（sunrise period）”。在此期間，傳統歐洲專(zhuān)利的權利人（以及歐洲專(zhuān)利申請的申請人）可以提交“選擇退出”聲明。

　　（七）提交“選擇退出”聲明會(huì )有什么壞處？

　　沒(méi)有什么壞處。

　　如果權利人提交了“選擇退出”聲明，一方面排除了僅通過(guò)UPC的單個(gè)無(wú)效訴訟而失去所有締約國的傳統歐洲專(zhuān)利的風(fēng)險；另一方面，如果權利人打算通過(guò)提起侵權訴訟來(lái)對抗侵權人，權利人仍然可以選擇：1)僅在某國家法院?jiǎn)为毺崞鹪V訟，或者2)選擇在UPC提起訴訟。

　　如果權利人決定選擇1），則在向相應法院提起訴訟之前，無(wú)需執行任何操作。

　　如果權利人決定選擇2），則必須在向UPC提起訴訟之前撤回“選擇退出”聲明（提交“選擇加入（opt in）”聲明）。與“選擇退出”聲明類(lèi)似，“選擇加入”聲明只能在沒(méi)有第三方針對您的傳統歐洲專(zhuān)利向國家法院提起訴訟的情況下提交。此外，一旦提交了“選擇加入”聲明，就無(wú)法再提交任何進(jìn)一步的“選擇退出”聲明。

　　（八）歐洲統一專(zhuān)利的利弊是什么？

　　有利也有弊。

　　歐洲統一專(zhuān)利的“優(yōu)點(diǎn)”是可以獲得更大的區域保護，即覆蓋所有締約國的整個(gè)領(lǐng)土。例如，這允許通過(guò)單個(gè)法院訴訟而對所有締約國執行禁令救濟和損害索賠。另一方面，專(zhuān)利相關(guān)的行政性工作大大減少。例如，只需向EPO支付年金，并且在所有權發(fā)生變更的情況下，只需向EPO提出變更請求。

　　歐洲統一專(zhuān)利的最大“弊端”是一次無(wú)效訴訟可能會(huì )立即在所有締約國失去專(zhuān)利。歐洲統一專(zhuān)利肯定受UPC的管轄并且權利人不可能提交“選擇退出”聲明，這也是一個(gè)“弊端”。

　　（九）歐洲統一專(zhuān)利的費用

　　取決于權利人之前的生效實(shí)踐，新的歐洲統一專(zhuān)利的成本與的舊傳統歐洲專(zhuān)利相比可能更高也可能更低。

　?。?）關(guān)于翻譯費用：在過(guò)渡期內，歐洲統一專(zhuān)利需要將整個(gè)申請（權利要求、說(shuō)明書(shū)和附圖）翻譯成至少一種與EPO審查過(guò)程中所用語(yǔ)言不同的語(yǔ)言。如果專(zhuān)利以英文授權，申請人可以自由選擇翻譯語(yǔ)言，只要該語(yǔ)言是歐盟成員國的官方語(yǔ)言即可。如果專(zhuān)利是用德語(yǔ)或法語(yǔ)授權的，則必須將專(zhuān)利翻譯成英語(yǔ)。

　　如果權利人僅在倫敦協(xié)議的成員國，或在官方語(yǔ)言是歐洲專(zhuān)利審查過(guò)程中所用語(yǔ)言的國家，或在僅需對權利要求進(jìn)行的翻譯的國家中生效其歐洲專(zhuān)利，則歐洲統一專(zhuān)利將導致更高的翻譯成本。

　　如果權利人在需要翻譯整個(gè)專(zhuān)利文件的締約國之一生效其專(zhuān)利，例如奧地利或意大利，則翻譯成本對于權利人的決定沒(méi)有什么大的影響。

　　如果權利人在多個(gè)需要翻譯整個(gè)專(zhuān)利文件的締約國生效其專(zhuān)利，則歐洲統一專(zhuān)利會(huì )降低翻譯成本。

　　從長(cháng)遠來(lái)看，EPO計劃借助于機器翻譯將專(zhuān)利文件自動(dòng)翻譯成歐盟各種語(yǔ)言版本，因此專(zhuān)利權人未來(lái)取得歐洲統一專(zhuān)利時(shí)，無(wú)需提供文件翻譯。過(guò)渡期將持續到機器翻譯質(zhì)量足以滿(mǎn)足上述用途為止，最長(cháng)持續12年。

　?。?）關(guān)于統一歐洲專(zhuān)利的年金：為歐洲統一專(zhuān)利支付某一特定年度的年金大約相當于大多數歐洲專(zhuān)利申請都會(huì )選擇的四個(gè)國家（即德國、法國、英國和荷蘭）的相應年金金額的總和。

　　如果權利人僅在不到四個(gè)國家生效其歐洲專(zhuān)利，歐洲統一專(zhuān)利將比傳統歐洲專(zhuān)利更昂貴。如果權利人需要在多個(gè)國家生效其專(zhuān)利，歐洲統一專(zhuān)利將比傳統歐洲專(zhuān)利便宜。

　　五、結語(yǔ)

　　UPCA的正式生效是令人鼓舞和令人期待的，毫無(wú)疑問(wèn)對于擁有穩定性更好的專(zhuān)利池的權利人而言，UPC系統可以極大地提高其專(zhuān)利在歐盟締約國內實(shí)施的效力，特別是UPC頒布的禁令將是權利人非常有力的武器。

　　另一方面，由于UPC對歐洲專(zhuān)利的無(wú)效決定也將在所有UPC締約國內生效，權利人需要考慮其專(zhuān)利的穩定性和各個(gè)國家市場(chǎng)的重要性，因此風(fēng)險和收益必須進(jìn)行仔細評估。由于提交“選擇退出”聲明后，權利人將擁有隨時(shí)“選擇加入”UPC或者單獨在各個(gè)國家法院進(jìn)行訴訟的自由選擇權，所以如果權利人難以評估風(fēng)險和收益，建議穩妥的做法是盡早地先提交“選擇退出”聲明。