文/集佳知識產(chǎn)權代理有限公司 王雪

　　中國《專(zhuān)利法》第九條第一款規定，同樣的發(fā)明創(chuàng )造只能授予一項專(zhuān)利權，從而確立了專(zhuān)利審查中所謂的“禁止重復授權”原則。然而，該原則應理解為“同樣的發(fā)明創(chuàng )造不能有兩項有效的專(zhuān)利權同時(shí)存在”，亦或是“對同樣的發(fā)明創(chuàng )造不能兩次授予專(zhuān)利權”，對于審查實(shí)踐中對該原則的掌握至關(guān)重要，但是恰恰似乎難有定論。

　　筆者理解，在中國市場(chǎng)經(jīng)濟持續發(fā)展的背景下，根據現實(shí)需求進(jìn)行適合的理解是恰當的選擇，這也就是第九條第一款補充規定禁止重復授權例外情況的原因。在該例外情況下，“同一申請人同日對同樣的發(fā)明創(chuàng )造既申請實(shí)用新型專(zhuān)利又申請發(fā)明專(zhuān)利，先獲得的實(shí)用新型專(zhuān)利權尚未終止，且申請人聲明放棄該實(shí)用新型專(zhuān)利權的，可以授予發(fā)明專(zhuān)利權”。具體而言，只有同時(shí)滿(mǎn)足上述如此“苛刻”的條件，才允許“兩次授予專(zhuān)利權”。本文討論的主題正是在于該例外情況在審查實(shí)踐中的理解和處理。

　　以筆者處理的一件外國申請人的中國發(fā)明專(zhuān)利申請（以下稱(chēng)“本申請”）案件為例。在第一次審查意見(jiàn)通知書(shū)中，審查員指出，本申請的權利要求1-11所請求保護的技術(shù)方案與同一申請人的具有同一優(yōu)先權日、已授權且專(zhuān)利權尚未終止的中國實(shí)用新型專(zhuān)利（以下稱(chēng)“對比文件Y”）的權利要求1-11所保護的技術(shù)方案屬于同樣的發(fā)明創(chuàng )造，不符合專(zhuān)利法第九條第一款的規定。進(jìn)而，審查員還指出，申請人可以通過(guò)選擇（1）撤回本申請、（2）放棄已授予實(shí)用新型專(zhuān)利或者（3）修改本申請權利要求，以克服所指出的該缺陷。

　　經(jīng)查閱案卷，筆者注意到，申請人于2012年6月22日向中國專(zhuān)利局提交了本申請，并要求了申請日為2011年9月9日的歐洲專(zhuān)利局專(zhuān)利申請（以下稱(chēng)“歐洲申請”）的優(yōu)先權；并且申請人還于2011年9月15日向中國專(zhuān)利局提交了對比文件Y的實(shí)用新型專(zhuān)利申請，也要求了歐洲專(zhuān)利的優(yōu)先權?？梢?jiàn)，這兩件中國專(zhuān)利申請具有相同的優(yōu)先權日，但是并不具有相同的申請日。

　　此外，經(jīng)過(guò)分析，這二者相應權利要求所要求保護的技術(shù)方案符合《專(zhuān)利審查指南》中對專(zhuān)利法第九條關(guān)于判斷同樣發(fā)明創(chuàng )造的內容，屬于同樣的發(fā)明創(chuàng )造。

　　然而，顯然這兩件專(zhuān)利申請并非同日向中國專(zhuān)利局遞交，并不屬于專(zhuān)利法第九條第一款的例外情況。也就是說(shuō)，審查員在審查意見(jiàn)通知書(shū)中指出的用以克服缺陷的第（2）項選擇并不恰當，具體而言，申請日是無(wú)法通過(guò)放棄已授予實(shí)用新型專(zhuān)利來(lái)克服不符合專(zhuān)利第九條第一款的缺陷的。

　　對于此情況，根據《專(zhuān)利審查指南》第二部分第三章第6.2.2節，“在對一件專(zhuān)利申請進(jìn)行審查的過(guò)程中，對于同一申請人同日（指申請日，有優(yōu)先權的指優(yōu)先權日）就同樣的發(fā)明創(chuàng )造提出的另一件專(zhuān)利申請已經(jīng)被授予專(zhuān)利權，并且尚未授權的專(zhuān)利申請符合授予專(zhuān)利權的其他條件的，應當通知申請人進(jìn)行修改”，正確的處理方式是對本申請進(jìn)行修改，或者撤回本申請。

　　因此，在向申請人轉達該審查意見(jiàn)通知書(shū)時(shí)，提示申請人審查員指出的第（2）項選擇是錯誤的，應僅考慮第（1）項和第（3）項選擇。當然，同時(shí)也與審查員進(jìn)行了溝通，審查員也承認了該錯誤。申請人最終選擇對本申請的權利要求進(jìn)行修改，從而克服了相應缺陷。

　　上述的例外情況除了在《專(zhuān)利法》第九條第一款中進(jìn)行了規定，還在《專(zhuān)利法實(shí)施細則》第四十二條第二款至第五款中做了進(jìn)一步規定，其中在第二款中規定，“同一申請人在同日（指申請日）對同樣的發(fā)明創(chuàng )造既申請實(shí)用新型專(zhuān)利又申請發(fā)明專(zhuān)利的，應當在申請時(shí)分別說(shuō)明對同樣的發(fā)明創(chuàng )造已申請了另一專(zhuān)利；未做說(shuō)明的，依照專(zhuān)利法第九條第一款關(guān)于同樣的發(fā)明創(chuàng )造只能授予一項專(zhuān)利權的規定處理”?？梢?jiàn)，此規定中，對于同日的條件進(jìn)行了特別說(shuō)明，該同日僅指申請日，而根據《專(zhuān)利法實(shí)施細則》第十一條第二款的規定，“本細則所稱(chēng)申請日，除另有規定的外，是指專(zhuān)利法第二十八條規定的申請日”，也就是說(shuō)，該同日指的是實(shí)際申請遞交日，并非優(yōu)先權日。在與審查員的溝通中，審查員也談到兩件申請具有相同優(yōu)先權日使其誤認為本案屬于例外情況。

　　而且，還具體規定了在申請時(shí)還必須分別說(shuō)明已申請另一專(zhuān)利，必須在專(zhuān)利申請請求書(shū)中做出相應聲明，也就是說(shuō)，如果在申請時(shí)沒(méi)能做出聲明，那么在后續程序中無(wú)法補救的。

　　另一方面，作為專(zhuān)利代理人，對于審查員的審查意見(jiàn)，的確應當做出獨立判斷，向申請人轉達的是經(jīng)過(guò)代理人判斷的審查意見(jiàn)，而不僅僅是審查員的意見(jiàn)。

　　從本質(zhì)上講，專(zhuān)利審查是一種行政審批過(guò)程，合規性審查貫穿審查過(guò)程始終。專(zhuān)利申請只有符合專(zhuān)利法規定的授予專(zhuān)利的條件（專(zhuān)利法第二章）才能獲得授權，然而在行政審批中，則是通過(guò)證偽的手段（專(zhuān)利法第三十七條和第三十八條）來(lái)滿(mǎn)足行政審批效率優(yōu)先要求的，也就說(shuō)，若未發(fā)現駁回申請的理由則授權（專(zhuān)利法第三十九條和第四十條）。

　　具體而言，審查員在審查過(guò)程中始終是以發(fā)現非合規性（即缺陷）為目的的，在效率優(yōu)先原則的驅使下，審查員只要相信其沒(méi)有發(fā)現駁回理由就授予專(zhuān)利權。但是沒(méi)有發(fā)現并不等于不存在駁回理由，在這種情況下，被授予專(zhuān)利權的專(zhuān)利申請只能是在一定程度上合規。為了保護公眾利益，通過(guò)專(zhuān)利法第四十五條設計了專(zhuān)利無(wú)效制度。

　　但是作為專(zhuān)利代理人，應從權利人（客戶(hù)）的利益出發(fā)，在審查過(guò)程中應當盡可能對合規性做出獨立的判斷，這里包括對審查員指出缺陷進(jìn)行法律適用（審查員意見(jiàn)適當與否）的判斷，還包括對于審查員未能指出的缺陷的判斷，從而使被授予專(zhuān)利權的專(zhuān)利申請最大程度地合規。

　　當然，在審查過(guò)程中，大多數情況還是涉及對審查員意見(jiàn)適當與否的判斷。具體地包括判斷審查員的審查邏輯是否符合《專(zhuān)利審查指南》中的相關(guān)內容，本案中審查員給出的意見(jiàn)就存在不符合審查指南的問(wèn)題。

　　以上，筆者通過(guò)實(shí)際案例提出了自己對專(zhuān)利法，特別是專(zhuān)利法第九條第一款的理解，希望能夠得到同仁的批評指正。