文/北京集佳知識產(chǎn)權代理有限公司 李帶娣　

發(fā)明專(zhuān)利在實(shí)質(zhì)審查過(guò)程中，審查員基本上都要采用審查意見(jiàn)通知書(shū)的方式將實(shí)質(zhì)審查意見(jiàn)告知申請人，申請人需要在規定的時(shí)間內，根據審查意見(jiàn)通知書(shū)內容作出令人信服的意見(jiàn)陳述書(shū)，必要時(shí)還需要對原始申請文件進(jìn)行修改。

　　原始申請文件的修改以及意見(jiàn)陳述書(shū)的撰寫(xiě)一般必須具有足夠的說(shuō)服力，這樣才能縮短專(zhuān)利的實(shí)質(zhì)審查程序，爭取早日授權，如何替申請人寫(xiě)出合理并且令人滿(mǎn)意的意見(jiàn)陳述書(shū)，是專(zhuān)利代理人的一項基本功，下面根據自己答復審查意見(jiàn)的實(shí)踐經(jīng)驗，總結幾點(diǎn)對答復審查意見(jiàn)的看法。

　　從審查意見(jiàn)通知書(shū)對申請文件的總體傾向性意見(jiàn)來(lái)看，主要有三類(lèi)：第一類(lèi)為申請文件具有形式缺陷，即具有肯定性授權前景意見(jiàn)；第二類(lèi)為申請文件具有不可克服的實(shí)質(zhì)性缺陷，即否定性授權前景意見(jiàn)；第三類(lèi)為介于前兩者之間，申請文件具有實(shí)質(zhì)性缺陷，但是該實(shí)質(zhì)性缺陷可以通過(guò)合理修改原始申請文件來(lái)克服該實(shí)質(zhì)性缺陷，即中立性的授權前景意見(jiàn)。

　　本文主要介紹如何答復第三類(lèi)審查意見(jiàn)通知書(shū)，其中，重點(diǎn)介紹如何答復審查員在該類(lèi)審查意見(jiàn)通知書(shū)中提出的申請文件存在新穎性和創(chuàng )造性缺陷問(wèn)題，該類(lèi)問(wèn)題的答復一般分為以下幾步。

　　第一， 修改內容的說(shuō)明

　　該部分主要是針對“權利要求書(shū)替換頁(yè)”的說(shuō)明。重點(diǎn)針對新修改的獨立權利要求進(jìn)行說(shuō)明，該部分的修改主要依據：專(zhuān)利實(shí)施細則第20條“權利要求書(shū)應當清楚、簡(jiǎn)要地表述請求保護的范圍”和專(zhuān)利法第33條“申請人可以對其專(zhuān)利申請文件進(jìn)行修改，但是，對發(fā)明……不得超出原說(shuō)明書(shū)和權利要求記載的范圍，……”的規定。

　　第二，關(guān)于新穎性

　　新穎性的判斷原則為：?jiǎn)为殞Ρ仍瓌t，即逐篇比較對比文件和獨立全力要求的技術(shù)方案的區別，從而說(shuō)明該技術(shù)方案相對每一篇對比文件具有新穎性，舉例說(shuō)明：審查員在審查意見(jiàn)通知書(shū)中指出原獨立權利要求相對對比文件1和對比文件2無(wú)新穎性，代理人在將原權利要求修改后要分別指出：

　　1） 修改后的獨立權利要求（新權利）相對于對比文件1具有新穎性（直接給出單獨對比的結論）：

　　對比文件1公開(kāi)了一種技術(shù)方案，但沒(méi)有公開(kāi)獨立權利要求中的A技術(shù)特征。

　　2） 修改后的獨立權利要求（新權利）相對于對比文件2具有新穎性（直接給出單獨對比的結論）：

　　對比文件2公開(kāi)了一種的技術(shù)方案，但沒(méi)有公開(kāi)新權利要求1中的A技術(shù)特征和/或B技術(shù)特征。

　　由于獨立權利要求具有新穎性，故其從屬權利要求也具有新穎性。

　　在發(fā)明專(zhuān)利申請中申請文件只具有新穎性是不夠的，必須具有創(chuàng )造性。

　　第三，關(guān)于創(chuàng )造性

　　創(chuàng )造性一般是審查員將幾篇對比文件和公知常識等結合起來(lái)判斷申請文件的技術(shù)方案是否具有創(chuàng )造性。因此一般常按照以下幾步進(jìn)行答復。

　　1） 確定最接近現有技術(shù)；

　　在審查意見(jiàn)通知書(shū)所提供的對比文件中，由于對比文件與本發(fā)明技術(shù)領(lǐng)域相同，要解決的技術(shù)問(wèn)題相同（近），且公開(kāi)的技術(shù)特征與新權利要求1公開(kāi)的技術(shù)特征最接近，因此確定對比文件 為最接近現有技術(shù)。

　　2） 與最接近現有技術(shù)對比，找出區別技術(shù)特征，以及該區別技術(shù)特征的引入解決了怎樣的技術(shù)問(wèn)題；

　　修改后的獨立權利要求1與最接近現有技術(shù)對比文件 1 相比，區別技術(shù)特征在于 。該區別技術(shù)特征的引入取得了 技術(shù)效果，從而解決了技術(shù)問(wèn)題。

　　3） 最接近的對比文件沒(méi)有給出用該區別技術(shù)特征解決上述技術(shù)問(wèn)題的技術(shù)啟示，以及其他對比文件或者最接近的對比文件與其他對比文件或公知常識的結合也沒(méi)有給出給出應用本發(fā)明的技術(shù)手段解決上述技術(shù)問(wèn)題的任何技術(shù)啟示；

　　最接近的對比文件 1 沒(méi)有給出用該區別技術(shù)特征解決上述技術(shù)問(wèn)題的技術(shù)啟示；對比文件 2 也沒(méi)有給出給出應用本發(fā)明的技術(shù)手段解決上述技術(shù)問(wèn)題的任何技術(shù)啟示。

　　因此，修改后的權利要求1是非顯而易見(jiàn)的，具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)。

　　本發(fā)明通過(guò)技術(shù)方案，取得了 技術(shù)效果，具有顯著(zhù)的進(jìn)步。

　　綜上所述，修改后的權利要求1具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和顯著(zhù)的進(jìn)步，因此具有創(chuàng )造性，符合專(zhuān)利法第22條第3款的規定。

　　在獨立權利要求1具有創(chuàng )造性的情況下，其從屬權利要求以及具有獨立權利要求1的其他權利要求也具備創(chuàng )造性。

　　以上僅是筆者對答復審查意見(jiàn)的一些心得體會(huì )，認識有限，還請各位多批評指正。