文/集佳知識產(chǎn)權代理有限公司 黃霖

　　中國專(zhuān)利法第二十六條第三款規定：說(shuō)明書(shū)應當對發(fā)明或者實(shí)用新型作出清楚、完整的說(shuō)明，以所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠實(shí)現為準。

　　該法條要求申請人/專(zhuān)利權人在享有一定時(shí)間的專(zhuān)利獨占權的同時(shí)，必需向公眾充分公開(kāi)其發(fā)明創(chuàng )造，使公眾獲得新的技術(shù)信息，避免重復研究。

　　該法條是對說(shuō)明書(shū)最為基本和重要的要求。這里，“能夠實(shí)現”是對“清楚”和“完整”的程度的要求，“能夠實(shí)現”、“清楚”和“完整”不是三個(gè)并列的問(wèn)題。也就是說(shuō)，說(shuō)明書(shū)的“清楚”和“完整”只有達到所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠實(shí)現發(fā)明或者實(shí)用新型的程度才算得上是充分公開(kāi)。更具體地，所謂“能夠實(shí)現”是指：所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員按照說(shuō)明書(shū)記載的技術(shù)內容，在無(wú)需再付出創(chuàng )造性勞動(dòng)的情況下，就能夠實(shí)施發(fā)明或者實(shí)用新型的技術(shù)方案、解決其要解決的技術(shù)問(wèn)題、產(chǎn)生其預期的有益效果。

　　對于說(shuō)明書(shū)的公開(kāi)充分與否，說(shuō)明書(shū)的“完整”應當是最重要的方面。通常，一份完整的說(shuō)明書(shū)應當包含下列各項內容：

　　(1) 幫助理解發(fā)明或者實(shí)用新型不可缺少的內容。例如，有關(guān)所屬技術(shù)領(lǐng)域、背景技術(shù)狀況的描述以及說(shuō)明書(shū)有附圖時(shí)的附圖說(shuō)明等。

　　(2) 確定發(fā)明或者實(shí)用新型具有新穎性、創(chuàng )造性和實(shí)用性所需的內容。例如，發(fā)明或者實(shí)用新型所要解決的技術(shù)問(wèn)題，解決其技術(shù)問(wèn)題采用的技術(shù)方案和發(fā)明或者實(shí)用新型的有益效果。

　　(3) 實(shí)現發(fā)明或者實(shí)用新型所需的內容。例如，為解決發(fā)明或者實(shí)用新型的技術(shù)問(wèn)題而采用的技術(shù)方案的具體實(shí)施方式。

　　這里面，又以對解決技術(shù)問(wèn)題所采用的技術(shù)方案及其具體實(shí)施方式的完整和詳細的描述最為重要，因為這是“能夠實(shí)現”的最基本的保證。實(shí)踐中，審查員指出說(shuō)明書(shū)公開(kāi)不充分的審查意見(jiàn)也大多是針對說(shuō)明書(shū)中沒(méi)有清楚地和完整地描述技術(shù)方案，而極少有因為缺乏技術(shù)問(wèn)題和技術(shù)效果的描述或者技術(shù)方案與技術(shù)問(wèn)題和技術(shù)效果不相適應等而指出說(shuō)明書(shū)公開(kāi)不充分問(wèn)題。

　　在這方面，總之，需要注意的是，凡是所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員不能從現有技術(shù)中直接、唯一地得出的技術(shù)內容，而這些技術(shù)內容又是實(shí)施發(fā)明或者實(shí)用新型所必需的，均應當在說(shuō)明書(shū)中描述。

　　反過(guò)來(lái)說(shuō)，對于那些對實(shí)施發(fā)明或者實(shí)用新型也是必需的但是能夠從現有技術(shù)中直接、唯一地得出的技術(shù)內容，則可以不必寫(xiě)在說(shuō)明書(shū)中。由此，在判斷說(shuō)明書(shū)的公開(kāi)充分與否或者說(shuō)判斷所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能否實(shí)現發(fā)明或者實(shí)用新型時(shí)，除于依賴(lài)于說(shuō)明書(shū)中所具體公開(kāi)的技術(shù)內容之外，也應依賴(lài)于所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員所應掌握的本領(lǐng)域常規技術(shù)手段。這里，需要注意的是，“能夠實(shí)現”的主體是所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員。該所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員與專(zhuān)利法第二十二條第三款的創(chuàng )造性判斷所提及的所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員的含義是一致的。由此，實(shí)踐中，當處理說(shuō)明書(shū)公開(kāi)不充分的審查意見(jiàn)通知書(shū)時(shí)，代理人不僅需要確定審查意見(jiàn)通知書(shū)中指出的某一不可缺少的技術(shù)內容的未描述是否真的是未描述，而且還應當在確定出該技術(shù)內容確實(shí)是未描述的情況下進(jìn)一步確定該未描述的技術(shù)內容是否屬于本領(lǐng)域常規技術(shù)手段。

　　此外，對于說(shuō)明書(shū)的公開(kāi)充分與否，在說(shuō)明書(shū)具有附圖的情況下，并非指說(shuō)明書(shū)的文字部分本身應當滿(mǎn)足說(shuō)明書(shū)充分公開(kāi)的要求，而是指說(shuō)明書(shū)的文字部分與說(shuō)明書(shū)附圖部分的結合應當滿(mǎn)足說(shuō)明書(shū)充分公開(kāi)的要求。換言之，說(shuō)明書(shū)附圖中所示出的技術(shù)內容同樣能夠用來(lái)支持說(shuō)明書(shū)的充分公開(kāi)。

　　另外，對于申請文件的撰寫(xiě)，也可以采用引證的方式。實(shí)踐中，如果引證文件滿(mǎn)足以下要求，則一般認為本申請說(shuō)明書(shū)中記載了所引證文件中的內容，從而所引證文件中的內容也能夠用來(lái)支持說(shuō)明書(shū)的充分公開(kāi)。在這方面，引證文件應當滿(mǎn)足的要求為：

　　(1) 引證文件應當是公開(kāi)出版物，除紙件形式外，還包括電子出版物等形式。

　　(2) 所引證的非專(zhuān)利文件和外國專(zhuān)利文件的公開(kāi)日應當在本申請的申請日之前；所引證的中國專(zhuān)利文件的公開(kāi)日不能晚于本申請的公開(kāi)日。

　　(3) 引證外國專(zhuān)利或非專(zhuān)利文件的，應當以所引證文件公布或發(fā)表時(shí)的原文所使用的文字寫(xiě)明引證文件的出處以及相關(guān)信息，必要時(shí)給出中文譯文，并將譯文放置在括號內。

　　然而，中國專(zhuān)利審查指南（2010）還規定：應當注意的是，為了方便專(zhuān)利審查，也為了幫助公眾更直接地理解發(fā)明或者實(shí)用新型，對于那些就滿(mǎn)足專(zhuān)利法第二十六條第三款的要求而言必不可少的內容，不能采用引證其他文件的方式撰寫(xiě)，而應當將其具體內容寫(xiě)入說(shuō)明書(shū)。該規定似乎與前面提及的做法“如果引證文件滿(mǎn)足一定要求，則認為本申請說(shuō)明書(shū)中記載了所引證文件中的內容”不相兼容。因此，即使在實(shí)踐中一般情況下所引證文件中的內容也能夠用來(lái)支持說(shuō)明書(shū)的充分公開(kāi)，但是作為代理人還是盡量避免在說(shuō)明書(shū)具體實(shí)施方式部分中采用引證的方式，尤其是針對那些對實(shí)現發(fā)明或者實(shí)用新型非常關(guān)鍵的技術(shù)內容。

　　另外，實(shí)踐中，還存在這樣的情況，即：一件申請的說(shuō)明書(shū)中描述有多項發(fā)明或者實(shí)用新型。在這種情況下，是要求說(shuō)明書(shū)充分公開(kāi)到各項發(fā)明或者實(shí)用新型均能夠實(shí)現的程度還是只要有至少一項發(fā)明或者實(shí)用新型能夠實(shí)現即可。這似乎在當前中國專(zhuān)利法及其實(shí)施細則和專(zhuān)利審查指南中都沒(méi)有做出明確規定。目前，較為實(shí)際的做法應當是要求保護的發(fā)明或者實(shí)用新型（即限定在權利要求書(shū)中的發(fā)明或者實(shí)用新型）能夠實(shí)現即可認為說(shuō)明書(shū)符合專(zhuān)利法第二十六條第三款關(guān)于說(shuō)明書(shū)充分公開(kāi)的規定。

　　總之，作為代理人，應當特別注意的是，說(shuō)明書(shū)公開(kāi)不充分問(wèn)題（尤其是由于沒(méi)有完整地描述技術(shù)方案而引起的說(shuō)明書(shū)公開(kāi)不充分問(wèn)題）是專(zhuān)利申請撰寫(xiě)的硬傷。一旦提交了專(zhuān)利申請并獲得了申請日，則無(wú)論是申請人自己發(fā)現還是經(jīng)審查員審查后發(fā)現說(shuō)明書(shū)存在公開(kāi)不充分的缺陷，一般均無(wú)法予以克服，從而導致已經(jīng)提交的專(zhuān)利申請陷入絕境。這是因為中國專(zhuān)利法第三十三條關(guān)于“對發(fā)明和實(shí)用新型專(zhuān)利申請文件的修改不得超出原說(shuō)明書(shū)和權利要求書(shū)記載的范圍”的規定杜絕了對這樣的專(zhuān)利申請進(jìn)行修改以克服上述缺陷的可能性。