文/集佳知識產(chǎn)權代理有限公司 張春水   

　　一、案情

　　本案涉及申請日為2006年4月27日、發(fā)明名稱(chēng)為“在X射線(xiàn)分析領(lǐng)域內對鑄造缺陷進(jìn)行分類(lèi)的方法”的發(fā)明專(zhuān)利申請（以下稱(chēng)為本申請），其申請號為200610078930.4，優(yōu)先權日為2005年4月28日，公開(kāi)日為2006年11月1日。

　　在實(shí)審階段，國家知識產(chǎn)權局的實(shí)質(zhì)審查部門(mén)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)實(shí)審部門(mén)）以本申請權利要求1-6不符合專(zhuān)利法第22條第3款的規定為由，于2011年5月19日發(fā)出了駁回決定，駁回了本申請。駁回決定引用對比文件如下：

　　對比文件1： “鑄件缺陷分析專(zhuān)家系統的研究”，張立光等，《機械工程學(xué)報》，第37卷，第11期，2011年11月，第85-88頁(yè)；

　　對比文件2： 《鑄件缺陷和對策手冊》，陳國楨，機械工業(yè)出版社，第18-28頁(yè)，公開(kāi)日為2002年2月28日；

　　對比文件3： 公開(kāi)號為CN1401075A的中國發(fā)明專(zhuān)利申請公開(kāi)說(shuō)明書(shū)，公開(kāi)日為2003年3月5日。

　　駁回決定所針對的權利要求1如下：

　　“1.在X射線(xiàn)分析領(lǐng)域內對鑄件的鑄造缺陷進(jìn)行分類(lèi)的方法，其中鑄造缺陷被自動(dòng)歸入各已知的鑄造缺陷類(lèi)型中，方法是將鑄件的X射線(xiàn)圖與已知的鑄造缺陷類(lèi)型的訓練圖中的特征相比較，并且由此確定被檢查鑄件中存在的鑄造缺陷。”

　　駁回決定指出：權利要求1所要求保護的方案與對比文件1公開(kāi)的技術(shù)內容相比，區別僅在于：自動(dòng)、X射線(xiàn)分析以及X射線(xiàn)圖?；谏鲜鰠^別技術(shù)特征，權利要求1實(shí)際要解決的技術(shù)問(wèn)題是：對鑄造缺陷進(jìn)行自動(dòng)分類(lèi)、對鑄件的鑄造缺陷進(jìn)行X射線(xiàn)檢測分析。而對比文件3公開(kāi)了一種自動(dòng)檢測試樣中鑄造缺陷的方法，具體公開(kāi)了如下技術(shù)特征（參見(jiàn)說(shuō)明書(shū)摘要、說(shuō)明書(shū)第1頁(yè)第4-5段）：多年來(lái)，在汽車(chē)工業(yè)中一直使用X射線(xiàn)檢測系統來(lái)實(shí)現鑄件的自動(dòng)、定量檢驗（相當于本發(fā)明的X射線(xiàn)分析）；圖像處理計算機，其任務(wù)在于通過(guò)處理X射線(xiàn)圖像（相當于本發(fā)明的X射線(xiàn)圖），對鑄件或次品件中的試樣進(jìn)行自動(dòng)（相當于本發(fā)明的自動(dòng)）分類(lèi)。并且上述技術(shù)特征在對比文件3中的作用與其在權利要求1中的作用相同，均為對鑄造缺陷進(jìn)行自動(dòng)分類(lèi)、對鑄件的鑄造缺陷采用X射線(xiàn)進(jìn)行檢測分析。因此，對比文件3給出了將上述技術(shù)特征應用到對比文件1中以解決其存在的技術(shù)問(wèn)題的啟示。因此，在對比文件1的基礎上，結合對比文件3以獲得上述權利要求所要求保護的技術(shù)方案，對所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員來(lái)說(shuō)是顯而易見(jiàn)的。因此，權利要求1所要求保護的技術(shù)方案不具備突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和顯著(zhù)的進(jìn)步，不具備專(zhuān)利法第二十二條第三款規定的創(chuàng )造性。

　　申請人（下稱(chēng)復審請求人）對上述駁回決定不服，于2011年9月2日向專(zhuān)利復審委員會(huì )提出復審請求，未對申請文件進(jìn)行修改。

　　復審請求人在復審請求書(shū)中認為：對比文件1沒(méi)有公開(kāi)本申請獨立權利要求1的如下技術(shù)特征：1）“鑄造缺陷被自動(dòng)歸入各已知的鑄造缺陷類(lèi)型中，方法是將鑄件的X射線(xiàn)圖與已知的鑄造缺陷類(lèi)型的訓練圖中的特征相比較”以及“X射線(xiàn)分析以及X射線(xiàn)圖”；2）對比文件3絕對沒(méi)有給出任何關(guān)于識別鑄造缺陷類(lèi)型分類(lèi)的教導和暗示。對比文件3所公開(kāi)的方法的目的僅僅在于正確地檢查出有缺陷的試樣，并不將有缺陷的試樣進(jìn)行缺陷類(lèi)型的分類(lèi)。3）對比文件2同樣沒(méi)有公開(kāi)甚至提及或暗示上述區別技術(shù)特征“鑄造缺陷被自動(dòng)歸入各已知的鑄造缺陷類(lèi)型中，方法是將鑄件的X射線(xiàn)圖與已知的鑄造缺陷類(lèi)型的訓練圖中的特征相比較”。

　　在前置審查階段，實(shí)審部門(mén)認為：復審請求人沒(méi)有修改申請文件，也沒(méi)有提出有說(shuō)服力的理由，因此堅持駁回決定。隨后，專(zhuān)利復審委員會(huì )依法成立合議組對本案進(jìn)行審查。

　　合議組認為，對比文件1要求保護一種在X射線(xiàn)分析領(lǐng)域內對鑄件的鑄造缺陷進(jìn)行分類(lèi)的方法，對比文件1公開(kāi)的是鑄件缺陷分析專(zhuān)家系統的研究，具體公開(kāi)如下內容：圖形引導的鑄件缺陷識別：本系統給出同類(lèi)相似缺陷（或缺陷組）的典型特征作為診斷依據，同時(shí)給出典型缺陷示意圖作為識別向導（如圖4所示），形象化地引導用戶(hù)對照鑄件缺陷實(shí)物特征進(jìn)行選擇，給系統提供足夠的信息以獲得缺陷診斷結果。最后，系統將給出診斷結果，同時(shí)給出缺陷的典型實(shí)物照片供用戶(hù)參考，以便與實(shí)際情況相對照（參見(jiàn)第87頁(yè)左欄第4.1節）。

　　將權利要求1與對比文件1相比較可知，1）后者對于鑄造缺陷進(jìn)行分類(lèi)是基于鑄件的實(shí)物特征進(jìn)行的，而前者是利用X射線(xiàn)圖對于鑄件的鑄造缺陷進(jìn)行分類(lèi)；2）后者對于鑄造缺陷進(jìn)行分類(lèi)是以典型缺陷示意圖作為識別向導，而前者對于鑄造缺陷進(jìn)行分類(lèi)是以鑄造缺陷類(lèi)型的訓練圖作為識別依據；3）后者對于鑄造缺陷的分類(lèi)是基于人工將鑄件的實(shí)物特征與鑄件缺陷專(zhuān)家系統當中的典型缺陷示意進(jìn)行對照給出鑄造缺陷類(lèi)型的，而前者是基于X射線(xiàn)圖與已知的鑄造缺陷類(lèi)型的訓練圖的特征相比較，鑄造缺陷被自動(dòng)歸入各已知的鑄造缺陷類(lèi)型中。

　　基于上述分析可以得出兩者的區別在于對比文件1沒(méi)有公開(kāi)權利要求1中的以下特征：1）在X射線(xiàn)分析領(lǐng)域對鑄件的鑄造缺陷進(jìn)行分類(lèi)的方法；2）將鑄件的X射線(xiàn)圖與已知的鑄造缺陷類(lèi)型的訓練圖中的特征相比較，并且由此確定被檢查鑄件中存在的鑄造缺陷；3）其中鑄造缺陷被自動(dòng)歸入各已知的鑄造缺陷類(lèi)型中?；谏鲜鰠^別技術(shù)特征，權利要求1相對于對比文件1實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題是提高對于鑄件的鑄造缺陷進(jìn)行分析檢測的準確率以及效率。

　　對比文件1中的缺陷識別中，系統假定用于擁有較少的鑄造專(zhuān)業(yè)知識并且需要專(zhuān)家支持來(lái)幫助他診斷缺陷。通過(guò)精確設計的用戶(hù)對話(huà)界面來(lái)與用戶(hù)進(jìn)行交互，以便診斷一種不熟悉的缺陷。具體來(lái)說(shuō)，對比文件1中對于鑄件進(jìn)行缺陷分類(lèi)的方法僅僅是基于人工將鑄件的實(shí)物特征與鑄件缺陷專(zhuān)家系統當中的典型缺陷示意圖進(jìn)行對照給出鑄造缺陷類(lèi)型的，不是利用X射線(xiàn)分析，基于X射線(xiàn)圖與已知的鑄造缺陷類(lèi)型的訓練圖的特征相比較，對于鑄件的鑄造缺陷類(lèi)型進(jìn)行自動(dòng)分類(lèi)，如上所述，對比文件1中的缺陷分類(lèi)都是人工進(jìn)行的，并沒(méi)有給出利用X射線(xiàn)對于鑄件的鑄造缺陷類(lèi)型進(jìn)行自動(dòng)分類(lèi)的技術(shù)啟示。

　　對比文件2公開(kāi)了一種鑄件缺陷分類(lèi)的基礎專(zhuān)業(yè)知識，其中詳細論述缺陷分類(lèi)方法；我國的鑄件缺陷分類(lèi)方法；國際缺陷鑄件缺陷圖譜，其中包括缺陷類(lèi)別、缺陷名稱(chēng)、缺陷代碼、缺陷定義或釋義等；按缺陷形成的機理分類(lèi)方法；按工序或其他將鑄件分類(lèi)的方法（參見(jiàn)第18-28頁(yè)）。其僅僅是對鑄件缺陷分類(lèi)的基本知識進(jìn)行介紹，對上述區別技術(shù)特征沒(méi)有給出任何啟示。

　　對比文件3公開(kāi)了一種利用X射線(xiàn)對于鑄件的鑄造缺陷進(jìn)行自動(dòng)檢測的方法，具體公開(kāi)了與本發(fā)明相關(guān)的如下內容：多年來(lái)，在汽車(chē)工業(yè)中一直使用X射線(xiàn)檢測系統來(lái)實(shí)現鑄件的自動(dòng)、定量檢驗；圖像處理計算機，其任務(wù)在于通過(guò)處理X射線(xiàn)圖像，對鑄件或次品件中的試樣進(jìn)行自動(dòng)分類(lèi)（參見(jiàn)說(shuō)明書(shū)第1頁(yè)第4-5段）。但是，對比文件3中僅僅公開(kāi)了通過(guò)處理X射線(xiàn)圖像對鑄件或次品件中的試樣進(jìn)行自動(dòng)分類(lèi)，并沒(méi)有具體公開(kāi)按照鑄造缺陷類(lèi)型進(jìn)行自動(dòng)分類(lèi)，也沒(méi)有給出利用X射線(xiàn)對于鑄件的鑄造缺陷類(lèi)型進(jìn)行自動(dòng)分類(lèi)的技術(shù)啟示。而且，也沒(méi)有任何證據表明利用X射線(xiàn)對于鑄件的鑄造缺陷類(lèi)型進(jìn)行自動(dòng)分類(lèi)為本領(lǐng)域公知常識。

　　因此，對比文件1、對比文件2、對比文件3以及公知常識的任意結合也不能顯而易見(jiàn)地得到權利要求1的利用X射線(xiàn)對鑄件的鑄造缺陷類(lèi)型進(jìn)行自動(dòng)分類(lèi)的技術(shù)方案，且權利要求1所要求保護的技術(shù)方案具有可以自動(dòng)確定鑄件中鑄造缺陷、提高鑄造過(guò)程生產(chǎn)率的有益效果。因此，權利要求1相對于對比文件1-3具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和顯著(zhù)的進(jìn)步，具備專(zhuān)利法第22條第3款規定的創(chuàng )造性。

　　因此，專(zhuān)利復審委員會(huì )在2012年11月2日作出了撤銷(xiāo)駁回決定的復審決定。

　　二、專(zhuān)利代理人評析

　　專(zhuān)利代理人認為，本案主要涉及專(zhuān)利法第22條第3款的判斷。在第22條第3款的判斷中，審查員經(jīng)常會(huì )出現“事后諸葛亮”的判斷，即在得知發(fā)明或者實(shí)用新型的技術(shù)方案后再去判斷其是否顯而易見(jiàn)，從而會(huì )低估發(fā)明或者實(shí)用新型創(chuàng )造性。如果所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員根據其所掌握的現有技術(shù)能夠得出發(fā)明或者實(shí)用新型的技術(shù)方案，則該發(fā)明或者實(shí)用新型的技術(shù)方案沒(méi)有創(chuàng )造性，如果不能得出，則該發(fā)明或者實(shí)用新型的技術(shù)方案就符合專(zhuān)利法第22條第3款的要求。創(chuàng )造性的判斷是基于一定的現有技術(shù)進(jìn)行的，在答復審查意見(jiàn)的時(shí)候，專(zhuān)利代理人應該以審查員引用的對比文件為依據，站在所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員的角度，從對比文件所能證明的事實(shí)出發(fā)來(lái)判斷。

　　本案所涉及的創(chuàng )造性的判斷方法是比較典型的一種。面對一個(gè)內容簡(jiǎn)單的技術(shù)方案，審查員很容易產(chǎn)生其創(chuàng )造性不高或者沒(méi)有創(chuàng )造性的感覺(jué)，這個(gè)感覺(jué)通常是在得知了技術(shù)方案之后產(chǎn)生的，屬于“事后諸葛亮”。而技術(shù)方案本身的產(chǎn)生過(guò)程，即發(fā)明人得出技術(shù)方案的過(guò)程應當在評價(jià)創(chuàng )造性時(shí)予以考慮。所以專(zhuān)利代理人在處理此類(lèi)案件時(shí)，要特別向審查員說(shuō)明，判斷發(fā)明是否具有創(chuàng )造性，實(shí)際上是判斷所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員在所引用的對比文件的現有技術(shù)的情況下能否得出這樣的技術(shù)方案。如果不能得出這樣的技術(shù)方案，就是有創(chuàng )造性。因此，專(zhuān)利代理人可以采用《專(zhuān)利審查指南》中規定的判斷創(chuàng )造性的三步法進(jìn)行答辯。