文/集佳知識產(chǎn)權代理有限公司 陜芳芳
根據專(zhuān)利法第三十五條的規定,專(zhuān)利局對發(fā)明專(zhuān)利申請進(jìn)行實(shí)質(zhì)審查。對發(fā)明專(zhuān)利申請進(jìn)行實(shí)質(zhì)審查的目的在于確定發(fā)明專(zhuān)利申請是否應當被授予專(zhuān)利權,特別是確定其是否符合專(zhuān)利法有關(guān)新穎性、創(chuàng )造性和實(shí)用性的規定。
在實(shí)質(zhì)審查過(guò)程中,對于大多數發(fā)明專(zhuān)利申請,審查員均采用審查意見(jiàn)通知書(shū)的方式將實(shí)質(zhì)審查意見(jiàn)告知申請人。如果能夠針對審查意見(jiàn)通知書(shū)撰寫(xiě)出令人信服的意見(jiàn)陳述書(shū),并修改出合格的申請文件,則申請就有可能在較短的時(shí)間內授權。因此,如何答復審查意見(jiàn)通知書(shū)是專(zhuān)利代理人的一項基本功。
根據審查意見(jiàn)通知書(shū)對申請文件的審查意見(jiàn)來(lái)看,大致可以分為兩類(lèi),即存在形式缺陷和存在實(shí)質(zhì)性缺陷;其中存在實(shí)質(zhì)性缺陷又可分為不可克服的實(shí)質(zhì)性缺陷和可以克服的實(shí)質(zhì)性缺陷。
如果申請文件僅存在形式缺陷,那么通過(guò)對申請文件進(jìn)行修改即可授予專(zhuān)利權;如果申請文件存在實(shí)質(zhì)性缺陷將會(huì )導致專(zhuān)利申請被駁回,對專(zhuān)利申請的前景起決定性作用,因此,在閱讀審查意見(jiàn)通知書(shū)時(shí)要特別重視其指出的實(shí)質(zhì)性缺陷。
專(zhuān)利申請文件缺乏新穎性和/或創(chuàng )造性是常見(jiàn)的實(shí)質(zhì)性缺陷之一,這里著(zhù)重談?wù)勅绾未饛痛嬖诖藢?shí)質(zhì)性缺陷的審查意見(jiàn)通知書(shū)。
審查員判斷發(fā)明專(zhuān)利申請是否具備新穎性和/或創(chuàng )造性的主要依據是通知書(shū)中所引用的對比文件,仔細研讀對比文件是理解審查員觀(guān)點(diǎn)的基礎。
在研讀對比文件之前,首先需要明確對比文件的類(lèi)型,如果對比文件為抵觸申請,則只能用于評價(jià)新穎性,接著(zhù)分析對比文件的技術(shù)領(lǐng)域與本申請的技術(shù)領(lǐng)域是否相同、相近或相關(guān),本領(lǐng)域技術(shù)人員在解決本申請的技術(shù)問(wèn)題時(shí)是否會(huì )去了解該對比文件所述領(lǐng)域現有技術(shù)的現狀。
然后,逐篇研讀對比文件,理解并分析對比文件所披露的技術(shù)內容,將它們分別與本申請權利要求的技術(shù)方案進(jìn)行對比分析,必要時(shí)可以列表分析,如此可以更清楚,確定對比文件究竟披露了本申請權利要求中的哪些技術(shù)特征,而本申請權利要求中哪些技術(shù)特征還未被對比文件披露,只要存在對比文件未披露的技術(shù)特征,則本申請相對該對比文件具有新穎性。
通常對比文件1為審查員認定的與本申請最接近的現有技術(shù),將對比文件1與本申請的技術(shù)方案,特別是權利要求所要求保護的技術(shù)方案,進(jìn)行對比,確定哪些是本申請與對比文件1共有的技術(shù)特征,哪些是對比文件1未披露的技術(shù)特征,即區別技術(shù)特征,進(jìn)而確定審查員的審查意見(jiàn)是否正確,如果審查意見(jiàn)有不準確的地方,需要指出來(lái),并充分論述理由。
在上述基礎上進(jìn)一步分析區別技術(shù)特征是否在其他對比文件中披露或者是本領(lǐng)域技術(shù)人員在解決相同或相應技術(shù)問(wèn)題時(shí)的公知常識,若區別技術(shù)特征在其他對比文件中披露,則需進(jìn)一步分析該區別技術(shù)特征在該對比文件中所起作用是否與其在本申請中解決相應技術(shù)問(wèn)題中所起作用相同,從而判斷該對比文件是否給出將這些技術(shù)特征與對比文件1即最接近現有技術(shù)結合起來(lái)得出本申請要求保護的技術(shù)方案的啟示。如果上述區別技術(shù)特征未被其他對比文件披露或者雖然被披露但是與對比文件1無(wú)法結合,又或者不屬于本領(lǐng)域的公知常識,則本申請的技術(shù)方案相對于通知書(shū)中列出的對比文件具有創(chuàng )造性。
在上述分析的基礎上確定是否需要修改專(zhuān)利申請文件,并且根據專(zhuān)利申請文件的修改撰寫(xiě)出具有說(shuō)服力的意見(jiàn)陳述書(shū)。
將本申請特別是獨立權利要求的技術(shù)方案與對比文件對比分析后,確定是否需要修改申請文件及怎樣修改申請文件。
若不同意審查員的審查意見(jiàn),即認為獨立權利要求相對于通知書(shū)中引用的對比文件具有新穎性和創(chuàng )造性,則可以不用修改權利要求書(shū)。但是必須在意見(jiàn)陳述書(shū)中充分論述原獨立權利要求相對于對比文件具有新穎性和創(chuàng )造性的理由。
若同意或部分同意審查員的審查意見(jiàn),如原獨立權利要求不具備新穎性和創(chuàng )造性,則應當對獨立權利要求進(jìn)行修改,可以將說(shuō)明書(shū)中記載的可使申請具有實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)的技術(shù)特征增加到獨立權利要求中,對其保護范圍作進(jìn)一步的限定,或者將通知書(shū)未做評論的從屬權利要求上升為獨立權利要求,同時(shí)對說(shuō)明書(shū)作出適應性修改。在提交修改后的申請文件時(shí),還應在意見(jiàn)陳述中論述修改后的權利要求具備新穎性和創(chuàng )造性的理由。
若經(jīng)過(guò)對比分析后,認為原權利要求確實(shí)無(wú)新穎性和/或創(chuàng )造性,且說(shuō)明書(shū)中也未記載任何可使申請具有突出實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)的內容,則需要將相關(guān)文件如審查意見(jiàn)通知書(shū)、對比文件等轉發(fā)給發(fā)明人,并告知其情況,請發(fā)明人從技術(shù)人員的角度來(lái)判斷本申請是否確實(shí)沒(méi)有實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)的內容,同時(shí)也是給發(fā)明人一個(gè)緩沖認識的機會(huì )。若發(fā)明人提出了修改申請文件的修改方案,則應當根據發(fā)明人的指示盡可能在意見(jiàn)陳述書(shū)中論述修改后的權利要求具有新穎性和創(chuàng )造性的理由。
此外,還需要注意的是,對于審查意見(jiàn)通知書(shū)的每項審查意見(jiàn)在意見(jiàn)陳述書(shū)中都應作出回應,切忌漏答或忘答某項審查意見(jiàn)。
當然,如何對審查意見(jiàn)通知書(shū)作出更好的答復,還需通過(guò)實(shí)踐來(lái)積累和總結經(jīng)驗。