文/集佳知識產(chǎn)權代理有限公司   楊五

 在企業(yè)商標使用和管理過(guò)程中，事實(shí)上商標許可事務(wù)是一個(gè)老問(wèn)題，也是一個(gè)經(jīng)歷了法律和市場(chǎng)層面多年研究而日臻完善的制度，本應該是沒(méi)有更多可以研究和討論的內容，但是，從近些年發(fā)生的的一些商標法律糾紛案件來(lái)看，追溯到產(chǎn)生糾紛的本源，或者說(shuō)如果能從商標許可環(huán)節能夠有效杜絕的話(huà)，很多問(wèn)題或許不會(huì )成為今天爭論的焦點(diǎn)，特別是從去年開(kāi)始的“王老吉”商標許可糾紛案，引起業(yè)內極大的關(guān)注和討論，雖然該案尚未蓋棺定論，對于案件事實(shí)和結論方面，本文暫不做更多論述，而僅從商標許可使用過(guò)程中，以此為契機，討論幾點(diǎn)在商標許可過(guò)程中，很可能會(huì )被人忽視而為后續發(fā)生糾紛埋下重大隱患的問(wèn)題。

一、關(guān)于商標許可約定中的產(chǎn)品和市場(chǎng)分割問(wèn)題。為什么探討這個(gè)問(wèn)題，原因是商標許可不同于商標轉讓?zhuān)陨虡藱嗳藳](méi)有選擇徹底讓渡商標權，無(wú)外乎會(huì )有考慮自身也保留使用該商標的權利，或者將來(lái)收回該商標資產(chǎn)，因此，商標許可的方式，也就分為普通許可、獨占許可和排他許可。其中，排他許可從法律效果上來(lái)看，接近商標轉讓?zhuān)徊贿^(guò)是附期限的，關(guān)于市場(chǎng)如何分割的問(wèn)題，比較好解決，而普通許可和獨占許可，由于同一商標會(huì )存在多個(gè)商業(yè)使用主體，勢必會(huì )存在產(chǎn)品如何區分、市場(chǎng)如何分割等問(wèn)題。這個(gè)問(wèn)題如何解決，帶著(zhù)這個(gè)問(wèn)題，本文試著(zhù)從普通許可和獨占許可的不同類(lèi)型來(lái)進(jìn)行探討。

首先，以普通許可來(lái)說(shuō)，這一許可行為多發(fā)生在同一企業(yè)集團的不同子公司之間，各子公司都需要使用母公司的商標，這種許可除了可以通過(guò)許可合同來(lái)約定產(chǎn)品和市場(chǎng)的劃分，同時(shí)更可以借助總公司的行政管理來(lái)協(xié)調不同子公司之間的使用行為，往往不易發(fā)生糾紛。但是，如果是許可給沒(méi)有企業(yè)關(guān)聯(lián)關(guān)系的第三方使用，多表現為非直營(yíng)的連鎖加盟，商標權人將商標許可給某一被許可人使用，同時(shí)還可以許可給更多的被許可人使用。如果，在商標許可過(guò)程中，沒(méi)有做出具體的約定，就會(huì )存在產(chǎn)品和市場(chǎng)如何區分，發(fā)生商業(yè)糾紛如何救濟的問(wèn)題。舉例來(lái)說(shuō)，商標權人將商標許可給A省某企業(yè)使用，同時(shí)又許可給B省某企業(yè)使用，結果在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，A省企業(yè)發(fā)現B省的市場(chǎng)和產(chǎn)品銷(xiāo)售更好，則將大量產(chǎn)品以較低的價(jià)格傾銷(xiāo)到B省，導致B省企業(yè)利益受到侵害，這種現象在企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中，通常俗稱(chēng)為串貨行為，這種行為對于許可和被許可方都可能造成嚴重的傷害。因此，解決這個(gè)問(wèn)題，我們看到，在商標許可合同的一般性條款中，都有約定商標許可使用的范圍，這里的“范圍”是一個(gè)廣義的概念，從法律角度來(lái)說(shuō)，這個(gè)概念至少應當包括：商標圖樣的范圍、商品的范圍、地域的范圍以及時(shí)間的范圍等。商標圖樣和時(shí)間范圍比較好約定，關(guān)于地域的范圍，如果是普通許可則尤為重要，由于原則上商標權在一國范圍內是沒(méi)有地域限制的，商標權人為了達到商業(yè)和經(jīng)營(yíng)管理的目的，往往需要限制不同的被許可人在一定的地域范圍內進(jìn)行經(jīng)營(yíng)，這樣，我們就能夠能解為什么普通商標許可協(xié)議對于被許可使用商標的地域范圍作出明確的規定，其目的就在于避免因為不同被許可人無(wú)序競爭所導致的沖突和糾紛。而關(guān)于商品范圍的約定，存在兩個(gè)層面問(wèn)題，一是一件注冊商品會(huì )被核準使用在多件商品上，商標權人可以選擇在不同的商品上許可給不同的被許可人使用，比如同是第九類(lèi)的一件注冊商標，商標權人可以將0901群組的“計算機周邊設備”產(chǎn)品許可給其中一家企業(yè)使用，同時(shí)又可以將0910群組的“測量?jì)x器”產(chǎn)品可給另外一家企業(yè)使用，這樣來(lái)達到產(chǎn)品和市場(chǎng)區分的目的，二是即使是同一個(gè)商品，也可以通過(guò)具體的約定來(lái)進(jìn)行產(chǎn)品和市場(chǎng)劃分。這里以“王老吉”的商標許可為例，在廣藥給香港鴻道集團的商標許可使用合同中，我們看到，有約定香港鴻道集團在紅色紙包裝和紅罐包裝上使用“王老吉”商標，而廣藥集團保留在綠色紙包裝上使用“王老吉”商標的權利，從這個(gè)許可合同的條款來(lái)看，其達到了在同一類(lèi)產(chǎn)品上以區分包裝的許可方式來(lái)進(jìn)行產(chǎn)品和市場(chǎng)劃分，確實(shí)是一個(gè)很好的先例?？偨Y這一點(diǎn)，在商標的普通許可和獨占許可協(xié)議中，需要對許可范圍進(jìn)行明確且準確的約定，以劃分產(chǎn)品和市場(chǎng)，可以有效的避免因此類(lèi)問(wèn)題所產(chǎn)生的糾紛。

二、關(guān)于禁止注冊和使用的問(wèn)題。由于我國的商標法律規定，未經(jīng)注冊的商標，只要未侵犯他人的商標權，且不違反商標法的禁止使用規定，則可以作為未注冊商標使用。因此，商標的許可人則會(huì )存在如下法律風(fēng)險，一是商標的被許可人可能會(huì )出于培育自有的子品牌考慮，將被許可使用的商標與自有的商標組合使用，甚至在規避商標注冊的近似審查規則條件下，進(jìn)行對組合商標的注冊申請。比如，中外合資的汽車(chē)廠(chǎng)商經(jīng)常在同一輛車(chē)上，既使用被許可的商標，同時(shí)也使用合資企業(yè)自有的商標。二是將被許可商標的翻譯名稱(chēng)或者將該商標的別稱(chēng)進(jìn)行使用和宣傳，久而久之，該翻譯名稱(chēng)或者別稱(chēng)漸漸建立起了商品與被許可人之間特有的聯(lián)系，而這些翻譯名稱(chēng)或者別稱(chēng)的權利歸屬將會(huì )產(chǎn)生糾紛。再一種可能的情況是，在使用被許可商標的同時(shí)，在產(chǎn)品上又添附了具有一定區別產(chǎn)品出處特征的其他投入，比如以“王老吉”案為例，鴻道集團在涼茶產(chǎn)品上使用被許可的“王老吉”商標同時(shí)，又自行設計了紅罐的產(chǎn)品包裝，并且申請了外觀(guān)設計專(zhuān)利權，商標權與紅罐的外觀(guān)設計專(zhuān)利權分屬不同的主體，然而，作為普通消費者，已經(jīng)將紅罐與王老吉建立起了一體的認識，所以，一旦商標許可行為結束，商標權與附屬其上的其他權利相分離，則極易產(chǎn)生消費者混淆誤認。

針對此類(lèi)商標許可風(fēng)險，建議商標許可方在商標許可協(xié)議中，至少應該明確以下幾個(gè)方面的被許可人合同義務(wù)：（一）未經(jīng)商標權人的許可，不得將其他具有顯著(zhù)性的文字或圖形與被許可商標進(jìn)行組合使用和注冊；（二）未經(jīng)商標權人的許可，不得使用和注冊與被許可商標具有音譯、意譯或者其他稱(chēng)謂上關(guān)聯(lián)性的文字或圖形；（三）任何與被許可商標有關(guān)聯(lián)性的產(chǎn)品名稱(chēng)、企業(yè)商號、包裝設計和廣告宣傳，未經(jīng)商標權人審核和批準，不得使用和注冊。

三、關(guān)于被許可商標使用取得商譽(yù)分配的問(wèn)題。

前述討論的是在商標許可經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，通過(guò)簽署協(xié)議約定合同義務(wù)的方式，將預知的潛在法律風(fēng)險予以規避。但是，隨著(zhù)市場(chǎng)經(jīng)濟的發(fā)展和日益新穎的商業(yè)模式不斷出現，往往很難在許可協(xié)議中對于各種可能在未來(lái)出現的糾紛進(jìn)行全面而準確的約定。比如，在十年前如果約定被許可人商品銷(xiāo)售的地域范圍，但是十年后的今天，你很難準確的區分通過(guò)電子商務(wù)產(chǎn)品銷(xiāo)售地域問(wèn)題；再如十年前約定被許可人在計算機周邊設備上使用被許可商標，但是當“機頂盒”等新產(chǎn)品出現后，被許可人是否可以在此類(lèi)商品上使用被許可商標，等等。再以“王老吉”案為例，事實(shí)上廣藥集團與鴻道集團簽署的商標許可使用協(xié)議，在當年看來(lái)已經(jīng)將雙方的權利義務(wù)約定的十分明確，但是百密一疏，唯獨就鴻道集團使用紅色包裝所產(chǎn)生的商譽(yù)，在商標許可終止后如何歸屬的問(wèn)題，沒(méi)有進(jìn)行明確約定，導致今天雙方如此大的爭執。

針對該問(wèn)題，事實(shí)上本應該沒(méi)有很多的爭議，因為一般而言，商標許可合同終止后，被許可人停止使用被許可商標，被許可商標上積累的商譽(yù)歸許可人所有，這已經(jīng)是商標法領(lǐng)域的基本共識。在判斷被許可人是否通過(guò)包裝、裝潢或其他與商品有關(guān)的使用獲得獨立商譽(yù)時(shí)，應當遵守“被許可人在被許可商標上添附的商譽(yù)”歸屬于許可人的基本原則，尊重商標歸屬的內在邏輯，重視消費者所感知的未注冊商標與特定廠(chǎng)商（被許可人）之間的聯(lián)系。如果消費者將與被許可商標相關(guān)的標示與被許可商標聯(lián)系在一起，則該標示的商譽(yù)歸屬于許可人。反之，則有可能認為被許可人取得該獨立商譽(yù)。以“王老吉”案為例，如果大多數消費者都以為紅色包裝是“王老吉”涼茶的特有包裝，而法律許可非“王老吉”牌的產(chǎn)品使用該紅色包裝，則不可避免地會(huì )引發(fā)混淆，讓很多消費者誤以為該產(chǎn)品也是“王老吉”牌涼茶。

因此，從保護商標許可人的權益角度考慮，雖然法律的一般規定，商標許可過(guò)程中被許可商標上積累的商譽(yù)全部歸屬于許可人。但是，這并不意味著(zhù)被許可人在許可過(guò)程完全不能獲得獨立的商譽(yù)。法律推定商標許可的被許可人負有上述附隨義務(wù)，符合商標許可的實(shí)踐。在商標許可合同中，如果商標權人對于許可終止后的情形有所預見(jiàn)，通常會(huì )選擇通過(guò)合同限制被許可人在商業(yè)活動(dòng)中使用被許可商標，比如，要求被許可人在合同終止后停止使用一切帶有被許可標志的廣告宣傳材料。所以，對于未預見(jiàn)的法律風(fēng)險，就需要商標權人在商標許可協(xié)議中，盡量通過(guò)兜底性的約定來(lái)規避，比如，約定在許可終止后被許可人不得繼續使用被許可商標的附隨義務(wù)，包括但不限于被許可人不得繼續利用被許可商標的商譽(yù)獲利的內容，以及被許可人負有避免在商業(yè)場(chǎng)合直接或間接提及被許可商標的附隨義務(wù)。