文/集佳知識產(chǎn)權代理有限公司　李新燕

2009年10月1日，第三次修改的專(zhuān)利法實(shí)施，申請人要將在中國完成的發(fā)明或實(shí)用新型向國外申請專(zhuān)利時(shí)則需要向國家知識產(chǎn)權局提交請求。

保密審查程序往往被申請人忽視，然而根據中國專(zhuān)利法實(shí)施細則第六十五條中的規定，無(wú)效宣告請求的理由中包括不符合專(zhuān)利法第二十條第一款的規定，即，不符合向國外申請專(zhuān)利的保密審查要求的專(zhuān)利申請即使獲得授權也可能會(huì )被無(wú)效。也就是說(shuō)，如果申請人不能按照專(zhuān)利法第二十條第一款的規定履行向國外申請專(zhuān)利的保密審查程序，則會(huì )導致喪失專(zhuān)利權。

具體地，根據中國專(zhuān)利法第二十條第一款的規定，任何單位或者個(gè)人將在中國完成的發(fā)明或者實(shí)用新型向外國申請專(zhuān)利的，應當事先報經(jīng)專(zhuān)利局進(jìn)行保密審查。

根據上述規定，需要注意以下幾點(diǎn)：

首先，向外國申請專(zhuān)利的保密審查程序的主體可以是任何單位或者個(gè)人，從字面上理解，應該沒(méi)有國籍、年齡、企業(yè)性質(zhì)等條件的限制。

其次，向外國申請專(zhuān)利的保密審查程序的客體是在中國完成的發(fā)明或實(shí)用新型。這里需要注意的是：專(zhuān)利申請中的發(fā)明或實(shí)用新型是在中國完成的，其含義是指該發(fā)明或實(shí)用新型技術(shù)方案的實(shí)質(zhì)性?xún)热菰谥袊硟韧瓿?。另外，?zhuān)利申請的類(lèi)型僅限于發(fā)明或實(shí)用新型，而不包括外觀(guān)設計。

最后，申請人在向外國申請專(zhuān)利之前需要事先向專(zhuān)利局提出保密審查請求。盡管一年以來(lái)表明專(zhuān)利局的向外國申請專(zhuān)利的保密審查工作周期短、效率高，即，專(zhuān)利局能夠及時(shí)、準確、高效地完成了這項審查工作，然而穩妥起見(jiàn)，為了避免因特殊情況而延誤了向國外提交專(zhuān)利申請的期限，申請人最好在向國外提交專(zhuān)利申請前今早地提交保密審查請求。例如，申請人提交的外國申請專(zhuān)利保密審查的請求文件形式不符合相關(guān)規定的，審查員會(huì )通知申請人該向外國申請專(zhuān)利保密審查的請求視為未提出。這樣的情況下，申請人還需要重新提出符合規定的向外國申請專(zhuān)利保密審查的請求，由此導致向外國申請專(zhuān)利的保密審查的整個(gè)過(guò)程延長(cháng)。

另外，根據專(zhuān)利法實(shí)施細則第八條的規定，任何單位或者個(gè)人將在中國完成的發(fā)明或者實(shí)用新型向外國申請專(zhuān)利的，應當采用下列方式之一請求專(zhuān)利局進(jìn)行保密審查：

（1）直接向外國申請專(zhuān)利或者向有關(guān)國外機構提交專(zhuān)利國際申請的，應當事先向專(zhuān)利局提出請求，并詳細說(shuō)明其技術(shù)方案。

（2）向專(zhuān)利局申請專(zhuān)利后擬向外國申請專(zhuān)利或者向有關(guān)國外機構提交專(zhuān)利國際申請的，應當在向外國申請專(zhuān)利或者向有關(guān)國外機構提交專(zhuān)利國際申請前向專(zhuān)利局提出請求。

向專(zhuān)利局提交專(zhuān)利國際申請的，視為同時(shí)提出了保密審查請求。

上述規定中所述的向外國申請專(zhuān)利是指向外國國家或外國政府間專(zhuān)利合作組織設立的專(zhuān)利主管機構提交專(zhuān)利申請，向有關(guān)國外機構提交專(zhuān)利國際申請是指向作為PCT受理局的外國國家或外國政府間專(zhuān)利合作組織設立的專(zhuān)利主管機構或世界知識產(chǎn)權組織國際局提交專(zhuān)利國際申請。

在專(zhuān)利法實(shí)施細則第八條的規定中，第（1）種和第（2）種方式容易理解，在此不再詳細解釋。然而對于最后一種情況：“向專(zhuān)利局提交專(zhuān)利國際申請的，視為同時(shí)提出了保密審查請求”，需要特別注意的是向中國國家知識產(chǎn)權局提出國際申請的主體有要求，不是任何單位或個(gè)人都可以向中國國家知識產(chǎn)權局提出國際申請。根據相關(guān)規定，申請人只有滿(mǎn)足以下條件之一才可向中國國家知識產(chǎn)權局提出國際申請：1)中國的國民或中國居民；2)在中國境內有長(cháng)期居所的外國人或在中國工商部門(mén)注冊的外國法人，若有多個(gè)申請人，只要其中至少一個(gè)申請人有資格即可。

根據上述規定，只有至少一個(gè)申請人有資格向中國國家知識產(chǎn)權局提出國際申請的申請人向專(zhuān)利局提交國際申請的，才會(huì )被視為同時(shí)提出向外國申請專(zhuān)利保密審查請求。然而，如果向專(zhuān)利局提交國際申請的申請人均不符合上述條件，例如，在中國境內沒(méi)有長(cháng)期居所的外國人或者在中國工商部門(mén)沒(méi)有注冊的外國法人在中國完成了發(fā)明或實(shí)用新型的實(shí)質(zhì)性?xún)热莶⑶乙云涿x向中國國家知識產(chǎn)權專(zhuān)利局提交專(zhuān)利國際申請時(shí)，由于提交國際專(zhuān)利申請的申請人的資格不符合要求，因此中國專(zhuān)利局不受理其提交的國際專(zhuān)利申請，而是將其申請文件移交至作為PCT受理局的相應外國國家或外國政府間專(zhuān)利合作組織設立的專(zhuān)利主管機構或世界知識產(chǎn)權組織國際局。這種情況下，視為未提出保密審查請求。另外，這種情況與專(zhuān)利法實(shí)施細則第八條中的第一種方式相似，因此申請人需要單獨提交保密審查請求，經(jīng)保密審查允許向外國申請專(zhuān)利后，才能向作為PCT受理局的相應國外機構遞交國際申請。

另外，如果申請人因誤操作而在提交國外專(zhuān)利申請之前未能成功履行保密審查程序，那么有沒(méi)有什么挽救措施。關(guān)于這個(gè)問(wèn)題，筆者在相關(guān)文件中還沒(méi)有查詢(xún)到在中國補交保密審查請求的相關(guān)規定。因此，為避免因某些程序問(wèn)題而影響到整個(gè)專(zhuān)利的授權，申請人需要預先考慮是否向國外提交專(zhuān)利申請、提交方式以及提交前的必要程序等問(wèn)題。