文/集佳知識產(chǎn)權代理有限公司 顧晉偉

　　摘要：在對發(fā)明的“非顯而易見(jiàn)性”進(jìn)行判斷時(shí)，根據專(zhuān)利法以及審查指南中的規定，應該將“非顯而易見(jiàn)性”做廣義的理解，而非僅將其局限于技術(shù)方案的狹義理解，更不能將其與具體的判斷方法“三步法”劃等號。在對“非顯而易見(jiàn)性”做廣義理解的基礎上再判斷“預料不到的技術(shù)效果”對創(chuàng )造性的影響，可能會(huì )得到一個(gè)全新的結論。

　　關(guān)鍵詞：非顯而易見(jiàn)性，預料不到的技術(shù)效果，廣義理解，狹義理解

　　引言

　　北京市高級人民法院就“新日鐵住金不銹鋼株式會(huì )社訴專(zhuān)利復審委員會(huì )、李建新發(fā)明專(zhuān)利權無(wú)效行政糾紛”作出的（2013）高行終字第1754號行政判決在業(yè)內引起了陣陣討論，這個(gè)案例也入選了當年的中國法院50件典型知識產(chǎn)權案例，并且收錄在“北京市高級人民法院知識產(chǎn)權疑難案例要覽，第二輯”中。圍繞著(zhù)該案例，關(guān)于“預料不到的技術(shù)效果”在創(chuàng )造性判斷中究竟起什么作用，是否需要將其作為單獨考量因素而獨立于“非顯而易見(jiàn)性”、甚至凌駕于“非顯而易見(jiàn)性”，還是將其作為次要因素或者是“非顯而易見(jiàn)性”的輔助因素，在業(yè)內始終有各種觀(guān)點(diǎn)的交鋒，但是如果換一個(gè)角度去思考這個(gè)問(wèn)題，可能會(huì )得到一個(gè)全然不同的結論。

　　1.案情簡(jiǎn)介

　　該案件的事實(shí)在復審委的第18653號無(wú)效決定（1）以及一審和二審法院的判決書(shū)（2,3）中已經(jīng)有清晰的記載，僅出于方便討論的目的，筆者在此簡(jiǎn)要描述一下該案件的事實(shí)情況。

　　該案件的爭議點(diǎn)出現在修改后的權利要求7，該權利要求涉及一種耐間隙腐蝕性?xún)?yōu)良的鐵素體系不銹鋼，并且采用開(kāi)放式的撰寫(xiě)方式限定了合金的各個(gè)組分以及含量，是典型的組合物類(lèi)型權利要求。在該案件中，復審委和一審、二審法院所認定的最接近現有技術(shù)都是附件4中的從屬權利要求3，其中公開(kāi)了一種高溫強度優(yōu)異的鐵素體系不銹鋼，經(jīng)比較二者之間的組分和含量，又一致認定區別技術(shù)特征為：權利要求7所述的Mn、Ti的含量范圍在附件4中記載的相應組分的范圍之內，也即構成選擇發(fā)明。

　　對此，復審委認為本領(lǐng)域技術(shù)人員在附件4的基礎上容易想到權利要求7中限定的Mn、Ti的含量范圍是常規選擇，其技術(shù)效果也是可以預料的，本專(zhuān)利中也沒(méi)有能夠證明該小范圍的選擇產(chǎn)生了意想不到的技術(shù)效果的信息，因此否定了權利要求7的創(chuàng )造性（1）。

　　專(zhuān)利權人則堅持認為附件4旨在得到一種高溫強度優(yōu)異的不銹鋼，本專(zhuān)利旨在得到一種耐腐蝕性?xún)?yōu)良的不銹鋼，二者的發(fā)明目的和要解決的技術(shù)問(wèn)題完全不同，附件4中沒(méi)有給出任何提高耐間隙腐蝕性的教導。此外，專(zhuān)利權人引用了本專(zhuān)利的比較例C16，認為比較例C16中的各組分含量均在附件4所述范圍之內，僅Cr含量不在本專(zhuān)利權利要求7所述范圍之內，比較例C16的產(chǎn)品的最大侵蝕深度達925μm，耐間隙腐蝕性差，由此表明本專(zhuān)利取得了意料不到的技術(shù)效果。

　　對此，復審委合議組認為：首先，本專(zhuān)利文件中的實(shí)驗數據不足以證明本專(zhuān)利具有區別于附件4的預料不到的技術(shù)效果；其次，創(chuàng )造性的審查過(guò)程中，主要是判斷要求保護的技術(shù)方案相對于現有技術(shù)是否顯而易見(jiàn)，并不要求現有技術(shù)中全部方案均能達到要求保護的技術(shù)方案能夠實(shí)現的技術(shù)效果；最后，該權利要求7的大部分技術(shù)特征都被附件4公開(kāi)，不存在Cr含量范圍不同的差別；因此，專(zhuān)利權人的上述主張不能成立（1）。

　　一審法院雖然在判斷方式上有別于復審委的無(wú)效決定中的推理過(guò)程，但是結果是維持了該無(wú)效決定（2，但是二審法院卻認為：“根據專(zhuān)利法第二十二條第三款規定，發(fā)明的創(chuàng )造性，是指同申請日以前已有的技術(shù)相比，該發(fā)明有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和顯著(zhù)的進(jìn)步。當技術(shù)主題涉及到化學(xué)混合物或組合物時(shí)，各組分及其含量均屬于必要技術(shù)特征，均應當在獨立權利要求中限定。在此類(lèi)技術(shù)方案中，各組分或其含量的變化會(huì )引起相應的物理化學(xué)反應，可能會(huì )導致整體技術(shù)方案在效果上的變化。因此，涉及到化學(xué)混合物或組合物的創(chuàng )造性判斷中，當本領(lǐng)域技術(shù)人員可以預測技術(shù)方案中組分及其含量的變化所帶來(lái)的效果時(shí)，運用三步法判斷創(chuàng )造性是可以的。但是，當本領(lǐng)域技術(shù)人員難以預測技術(shù)方案中組分及其含量的變化所帶來(lái)的效果時(shí)，不能機械地適用三步法，應當根據技術(shù)方案是否取得預料不到的技術(shù)效果作為判斷是否具備創(chuàng )造性的方法”（3）。正是這一判決引起了業(yè)內的陣陣討論。

　　2.觀(guān)點(diǎn)交鋒

　　針對此案件的判決，業(yè)內始終存在各種不同的聲音，其中以復審委的李越老師等人所著(zhù)的文章（4）與北京市高院知識產(chǎn)權庭的石必勝法官所著(zhù)的文章（5,6）之間的觀(guān)點(diǎn)交鋒為最突出。在此案件之前，業(yè)內也存在多種研究結果和觀(guān)點(diǎn)，例如以馬文霞老師為首的課題組所研究和發(fā)表的成果（7），以及一些專(zhuān)利代理人例如北京集佳知識產(chǎn)權代理有限公司的吳鵬章先生所做的案例研究（8）等等。

　　研讀這些文章和觀(guān)點(diǎn)，可以發(fā)現對于預料不到的技術(shù)效果究竟在創(chuàng )造性判斷中扮演何種角色，專(zhuān)利局以及復審委的觀(guān)點(diǎn)是一貫的，例如上文中所提及的馬文霞等人的研究結果認為，“本課題組針對預料不到的技術(shù)效果與非顯而易見(jiàn)性的關(guān)系，通過(guò)大量的案例分析、比較研究得出以下觀(guān)點(diǎn)：預料不到的技術(shù)效果不是創(chuàng )造性判斷的單獨因素，而是通過(guò)發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題和技術(shù)啟示的確定，蘊含于非顯而易見(jiàn)性的判斷過(guò)程中，或在非顯而易見(jiàn)性判斷后，修正創(chuàng )造性判斷結論。在不同的案件中，發(fā)明的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和技術(shù)進(jìn)步的程度有高低之分，其對創(chuàng )造性判斷結論的影響要綜合評價(jià)。當要求保護的發(fā)明相對于現有技術(shù)越來(lái)越顯而易見(jiàn)，則發(fā)明欲具備創(chuàng )造性所需的技術(shù)進(jìn)步也應隨之提高，二者是此消彼長(cháng)的關(guān)系，但前者在創(chuàng )造性的整體判斷中所占權重更大。發(fā)明的技術(shù)效果相對于現有技術(shù)是否產(chǎn)生質(zhì)變，重點(diǎn)需要判斷其與現有技術(shù)已知性能的相關(guān)性。在“量”上優(yōu)于最接近的現有技術(shù)的技術(shù)效果，尚不足以證明預料不到，還應當結合相關(guān)背景技術(shù)和所屬技術(shù)領(lǐng)域的普通技術(shù)知識確定該效果是否超出所屬技術(shù)領(lǐng)域技術(shù)人員的預期”（7）。這里需要注意的是該研究結果是在“鐵素體不銹鋼無(wú)效案”之前形成的。

　　而李越等人的觀(guān)點(diǎn)無(wú)疑是與此一致的，例如李越等人認為，分析審查指南中 “預料不到的技術(shù)效果”規定的設立本義，應該作如下理解：“對于“預料不到的技術(shù)效果”的考察在創(chuàng )造性判斷中的地位低于“三步法”，是否產(chǎn)生預料不到的技術(shù)效果不是創(chuàng )造性判斷的一個(gè)完整的判斷基準，而僅是眾多需要考慮的要素之一，提出“預料不到的技術(shù)效果”的目的在于：提醒判斷者注意，防止在審查中遺漏對于有價(jià)值的技術(shù)效果的考慮導致輕易抹殺發(fā)明的技術(shù)貢獻”（4），并且還引用了歐洲專(zhuān)利局和美國專(zhuān)利商標局的標準來(lái)進(jìn)行比對研究：“在歐洲專(zhuān)利局審查指南中把此類(lèi)需要考慮的情形統稱(chēng)為“次要因素”(Secondary indicators)。歐洲專(zhuān)利局在判例法中指出所述次要因素僅僅是評價(jià)創(chuàng )造性的輔助考慮因素，只有在懷疑的情況下才是有重要意義的，也就是說(shuō)當客觀(guān)評價(jià)現有技術(shù)的教導尚不能給出明確結論的情況下需要重點(diǎn)考慮。美國專(zhuān)利商標局審查程序手冊也將預料不到的效果稱(chēng)作“輔助考慮因素”(secondary considerations)，明確指出創(chuàng )造性判斷中這類(lèi)輔助考慮因素的重要性依不同的案情而不同?？梢?jiàn)，在不同國家的審查實(shí)踐中，預料不到的技術(shù)效果在創(chuàng )造性判斷中的地位是類(lèi)似的”（4）。

　　關(guān)于石必勝的觀(guān)點(diǎn)，限于篇幅在此就不具體引用了，總之他提出了截然不同的觀(guān)點(diǎn)，例如石必勝認為“意料不到技術(shù)效果是認定該技術(shù)方案具備創(chuàng )造性的充分條件”（5），并且他還利用“蝴蝶效應”這樣的理論解釋了專(zhuān)利創(chuàng )造性判斷應當遵守的立體原則和尤其是整體原則（6），令人耳目一新。

　　而代理人中例如吳鵬章所持的觀(guān)點(diǎn)更接近石必勝的觀(guān)點(diǎn)，他認為在實(shí)踐中可以“論述發(fā)明能夠獲得意料不到的技術(shù)效果并由此確立發(fā)明的創(chuàng )造性。這即避免了與審查員在是否存在技術(shù)啟示的問(wèn)題上的糾纏，并且往往能夠起到事半功倍的效果”（8）。

　　需要說(shuō)明的是，上述的專(zhuān)家學(xué)者們都是業(yè)界精英，他們所表達的觀(guān)點(diǎn)都是經(jīng)過(guò)了嚴密的論證和實(shí)踐案例的檢驗的，并且在他們的文章中行文嚴謹，筆者在此所引用的只是他們文章中的段落或者摘抄，限于篇幅無(wú)法全部錄入，請讀者注意閱讀原文全文，不要因此有所誤解。

　　3.“非顯而易見(jiàn)性”的廣義理解和狹義理解

　　對于這種爭論，即“預料不到的技術(shù)效果”和“非顯而易見(jiàn)性”二者之間究竟應該是什么樣的關(guān)系，以及在我國現行的行政審查以及司法實(shí)踐中該如何看待二者之間的關(guān)系，筆者認為如果跳出這個(gè)問(wèn)題本身的爭論，而是換個(gè)思維方式去認識“非顯而易見(jiàn)性”的內涵，同時(shí)結合實(shí)踐中的判斷方法，可能會(huì )得出一個(gè)全新的結論。

　　3.1．“非顯而易見(jiàn)性”的廣義理解

　　 按照我國現行的專(zhuān)利法第22條第3款的規定，“創(chuàng )造性，是指與現有技術(shù)相比，該發(fā)明具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和顯著(zhù)的進(jìn)步”，而對于該法條中的“突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)”，在審查指南第二部分第四章中是這樣解釋的：“發(fā)明有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)，是指對所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員來(lái)說(shuō)，發(fā)明相對于現有技術(shù)是非顯而易見(jiàn)的”（9）。由此可見(jiàn)在我國的實(shí)踐中是將“突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)”和“非顯而易見(jiàn)性”劃等號的，但是需要注意的是在此處的行文中明確說(shuō)明的是“發(fā)明”本身相對于現有技術(shù)是否“顯而易見(jiàn)”，而非“技術(shù)方案”本身相對于現有技術(shù)是否“顯而易見(jiàn)”。

　　進(jìn)而在審查指南該章節的審查原則部分中強調了整體判斷的原則：“在評價(jià)發(fā)明是否具備創(chuàng )造性時(shí)，審查員不僅要考慮發(fā)明的技術(shù)方案本身，而且還要考慮發(fā)明所屬技術(shù)領(lǐng)域、所解決的技術(shù)問(wèn)題和所產(chǎn)生的技術(shù)效果，將發(fā)明作為一個(gè)整體看待”（9）。

　　在對創(chuàng )造性的概念進(jìn)行解釋和對創(chuàng )造性審查的原則進(jìn)行闡述之后，在審查指南中對具體的審查方式或者說(shuō)判斷方法進(jìn)行了說(shuō)明，也即我們所熟知的“三步法”，而且在審查指南中明確指出“三步法”僅僅是通常所采用的方法，并沒(méi)有排除可以采用其他方法來(lái)判斷“非顯而易見(jiàn)性”。

　　行文至此，筆者認為即便是根據我國的實(shí)踐，也可以將發(fā)明的“非顯而易見(jiàn)性”作一個(gè)廣義的理解，而不是局限于技術(shù)方案的“非顯而易見(jiàn)性”這樣一個(gè)狹義的理解，更不能糾結于具體判斷方法，也即實(shí)踐中所通常采用的“三步法”。無(wú)論如何，都不能把這種判斷方法與發(fā)明的非顯而易見(jiàn)性劃等號，因為“三步法”僅僅是實(shí)踐中判斷發(fā)明是否具備顯而易見(jiàn)性的手段或方法，而且還只是手段或者方法之一。如果將發(fā)明的“非顯而易見(jiàn)性”做狹義的理解，僅將發(fā)明的“非顯而易見(jiàn)性”集中于技術(shù)方案的“非顯而易見(jiàn)”，并且還將其與“三步法”完全等同起來(lái)，那么難免會(huì )出現上面提到的種種爭論。

　　因此，依據審查指南中對創(chuàng )造性概念的解釋和對創(chuàng )造性審查原則的闡述，筆者認為應該對創(chuàng )造性要求中的“非顯而易見(jiàn)性”作廣義的理解，或者說(shuō)是作整體的理解。而對于發(fā)明整體來(lái)說(shuō)，其涵蓋了發(fā)明所屬的技術(shù)領(lǐng)域、所要解決的技術(shù)問(wèn)題、所提出的技術(shù)方案和所實(shí)現的技術(shù)效果等等要素，其中較為重要的和實(shí)踐中經(jīng)?？紤]的應該就是技術(shù)問(wèn)題、技術(shù)方案和技術(shù)效果三要素了，這三種要素在絕大多數情況下是存在時(shí)間先后關(guān)系的，而且彼此之間存在著(zhù)關(guān)聯(lián)和平衡。

　　那么在按照審查指南中制定的整體原則來(lái)判斷發(fā)明的“非顯而易見(jiàn)性”時(shí)，問(wèn)題就在于：

　　1. 在這三者中任意之一體現出非顯而易見(jiàn)性，是否就應該認可發(fā)明整體的非顯而易見(jiàn)性？

　　2. 還是要求所有的要素都體現出非顯而易見(jiàn)性，才認可發(fā)明整體的非顯而易見(jiàn)性？

　　3. 還是說(shuō)哪個(gè)或那些要素必須體現出非顯而易見(jiàn)性，才認可發(fā)明整體的非顯而易見(jiàn)性？

　　順便還有問(wèn)題4. 是否還需要考慮構成發(fā)明整體的其他要素？

　　很明顯，首先需要排除的是問(wèn)題2，如果采用這樣的標準，恐怕就只有開(kāi)拓性發(fā)明滿(mǎn)足創(chuàng )造性的要求了。

　　那么對于問(wèn)題1呢？

　　以技術(shù)問(wèn)題為例，發(fā)明所要解決的技術(shù)問(wèn)題是發(fā)明之根本，可謂水之源，木之根，科技的進(jìn)步在很大程度上就在于人們不斷地發(fā)現問(wèn)題、提出問(wèn)題、認識問(wèn)題、研究問(wèn)題、解決問(wèn)題。因此，如果技術(shù)問(wèn)題的提出本身就已經(jīng)超越了本領(lǐng)域技術(shù)人員的認知水平，或者技術(shù)問(wèn)題的研究（例如認識到技術(shù)問(wèn)題的成因）就已經(jīng)超越了本領(lǐng)域技術(shù)人員的認知水平，那么無(wú)論解決該技術(shù)問(wèn)題的方案或者手段如何簡(jiǎn)單，都不能否定發(fā)明人的智力勞動(dòng)，在專(zhuān)利行業(yè)體現的就是不能否定發(fā)明的創(chuàng )造性。這種觀(guān)點(diǎn)應該已經(jīng)得到了業(yè)內的普遍認可，例如審查操作規程中的“印刷時(shí)紙張跑偏”案例就典型地反應了這種情況（10）。

　　推而廣之，對于技術(shù)效果的判斷是否也應該持同樣的觀(guān)點(diǎn)呢？也即，如果有證據證實(shí)發(fā)明相對于現有技術(shù)已經(jīng)取得了很大的技術(shù)進(jìn)步，這種技術(shù)進(jìn)步的質(zhì)變和/或量變程度已經(jīng)超越了本領(lǐng)域技術(shù)人員的預知能力，顯然這種技術(shù)進(jìn)步已經(jīng)為人類(lèi)的知識寶庫中添加了極為有意義的成果，那么為什么不能據此而承認這種發(fā)明創(chuàng )造的非顯而易見(jiàn)性，進(jìn)而用專(zhuān)利制度加以保護呢？筆者自己是想不到有任何理由對此予以拒絕的。

　　對于我們所常說(shuō)的“預料不到的技術(shù)效果”，其判斷主體無(wú)疑是本領(lǐng)域技術(shù)人員，而且依據審查指南中對術(shù)語(yǔ)“預料不到的技術(shù)效果”的解釋?zhuān)梢钥闯?ldquo;預料不到的技術(shù)效果”和“技術(shù)效果的非顯而易見(jiàn)性”二者幾乎是可以完全劃等號的。因此，當“預料不到的技術(shù)效果”出現時(shí)，已經(jīng)足以說(shuō)明“技術(shù)效果的非顯而易見(jiàn)性”，而該技術(shù)效果要素本身就完全可以單獨影響發(fā)明整體的創(chuàng )造性。

　　如果以這種方式來(lái)理解創(chuàng )造性，那么以“預料不到的技術(shù)效果”單獨進(jìn)行判斷的方式事實(shí)上和審查指南第二部分第四章5.3節和6.3節中的文字記述并無(wú)矛盾，筆者在下文中會(huì )對此進(jìn)行具體解釋。

　　附帶地，對技術(shù)領(lǐng)域的考量在某些情況下也可以單獨影響到創(chuàng )造性的評判，例如“轉用發(fā)明”的提出，只是在實(shí)踐中此種情形極少，這也部分解決了上面提到的問(wèn)題4。

　　通過(guò)考慮上述的問(wèn)題1、2和4，事實(shí)上已經(jīng)解決了發(fā)明的非顯而易見(jiàn)性的判斷問(wèn)題，那么問(wèn)題3呢？還需要考慮嗎？

　　筆者認為，問(wèn)題3的提出恰恰是由實(shí)踐中最通常形成的誤區導致的，即“技術(shù)方案”一家獨大，其他技術(shù)問(wèn)題、技術(shù)效果以及技術(shù)領(lǐng)域等因素均為陪襯，淪為輔助或者次要因素。這種誤區的形成本質(zhì)上在于行政機關(guān)對行政審查效率的過(guò)度追求，在行政審查效率和公正保護發(fā)明二者出現矛盾時(shí)行政機關(guān)所毫不猶豫地表現出支持前者的態(tài)度，久而久之造成此種誤區的積重難返。

　　3.2“非顯而易見(jiàn)性”的狹義理解

　　如上文所述，筆者認為在實(shí)踐中造成爭論的原因之一就在于對發(fā)明的“非顯而易見(jiàn)性”的狹義理解，換言之，在對發(fā)明的“非顯而易見(jiàn)性”進(jìn)行判斷時(shí)僅僅集中于技術(shù)方案的判斷，而忽略了發(fā)明整體中的技術(shù)領(lǐng)域、技術(shù)問(wèn)題以及技術(shù)效果因素對這種判斷的糾偏，而且在實(shí)踐中又往往將這種狹義理解和“三步法”掛鉤，甚至是不自覺(jué)地將二者劃等號，從而造成在實(shí)踐中“三步法”的機械使用，使得不少有價(jià)值的發(fā)明創(chuàng )造得不到應有的保護。從這個(gè)意義上來(lái)說(shuō)，筆者非常贊同“鐵素體不銹鋼無(wú)效案”中二審法院所提出的“不能機械使用三步法”的觀(guān)點(diǎn)，而且認為這是此判決中的最大亮點(diǎn)。

　　對于審查實(shí)踐中出現的僅以技術(shù)方案是否顯而易見(jiàn)來(lái)判斷整個(gè)發(fā)明的創(chuàng )造性，筆者認為其原因是很清楚的，首先對于行政審查來(lái)說(shuō)，效率是必須要考慮的重要因素，對于一份完整的申請文件來(lái)說(shuō)，審查員優(yōu)先考慮的一定是權利要求書(shū)中記載的技術(shù)方案，因為在絕大多數情況下都是依據技術(shù)方案的非顯而易見(jiàn)性來(lái)建立起發(fā)明的非顯而易見(jiàn)性的。例如對于上文提到的技術(shù)問(wèn)題，實(shí)踐中僅依靠技術(shù)問(wèn)題的非顯而易見(jiàn)性來(lái)建立整個(gè)發(fā)明的非顯而易見(jiàn)性的情況極少，因為技術(shù)問(wèn)題本身具備非顯而易見(jiàn)性在某種程度上就已經(jīng)接近于開(kāi)拓性發(fā)明了，而技術(shù)問(wèn)題的成因之非顯而易見(jiàn)性在實(shí)踐中的概率很少。技術(shù)效果因素在實(shí)踐中即便比技術(shù)問(wèn)題因素出現的情況會(huì )多一些，但是也不會(huì )太多，因為要使得技術(shù)效果達到“質(zhì)”和/或“量”的變化在實(shí)際中出現的概率很少。在審查員應對如此大量的專(zhuān)利申請時(shí)，最有效最常見(jiàn)的審查方式就是優(yōu)先判斷技術(shù)方案本身是否顯而易見(jiàn)，這是正確的行政審查方式。

　　其次，在實(shí)踐中技術(shù)問(wèn)題或者技術(shù)效果因素都是申請人在審查員對技術(shù)方案的顯而易見(jiàn)性進(jìn)行了判斷并且得出否定的結論之后提出的，也即在實(shí)踐中技術(shù)問(wèn)題或者技術(shù)效果等等因素是申請人所采用一種抗辯手段（這些要素在美國法律框架下被稱(chēng)為“secondary considerations”，筆者認為在這里的術(shù)語(yǔ)“secondary considerations”并不必然地表達出“次要”或者“輔助”的意思，而是在一方面表達出時(shí)間上的先后順序，事實(shí)上在美國法律體系中“輔助”更多地是用“auxiliary”），因此出于時(shí)間順序審查員也不會(huì )首先去考慮這些因素，而只關(guān)注技術(shù)方案即可。但是在申請人提出這些因素的考量請求之后，審查員就一定要考慮這些因素對創(chuàng )造性的影響，從而防止發(fā)明人的辛勤勞動(dòng)付之東流。在某種意義上，筆者同意李越等人所提出的“驗算”的觀(guān)點(diǎn)（4）。

　　退回到實(shí)際工作中，“三步法”是一種有效方法，其體現的是“問(wèn)題-解決方案”式的判斷邏輯，此方法的優(yōu)點(diǎn)是簡(jiǎn)單便捷，有利于提高行政審批的效率，因此在審查實(shí)踐中普遍使用，但是普遍使用不代表機械套用。“三步法”只是判斷發(fā)明是否具備顯而易見(jiàn)性的手段或方式之一，并非唯一的方法（例如在美國采用的是思維方式不同的TSM判斷方法（并輔以KSR案件的影響因素）），因此不能把這種判斷方法與技術(shù)方案的非顯而易見(jiàn)性劃等號，更不能把這種判斷方法與發(fā)明的非顯而易見(jiàn)性劃等號。

　　此外，盡管在審查指南的文字中指明該方法是判斷“發(fā)明”相對于現有技術(shù)是否顯而易見(jiàn)的一種方式，但是從三步法中三個(gè)步驟的具體表述以及在實(shí)踐中的使用情況來(lái)看，該方法更像是判斷“技術(shù)方案”相對于現有技術(shù)是否顯而易見(jiàn)的一種方式。

　　同時(shí)，由于該方法本身就是一種事后進(jìn)行判斷的方法，而且在使用時(shí)需要將技術(shù)方案分解為各個(gè)技術(shù)特征，因此在使用時(shí)難免會(huì )出現以下缺點(diǎn)：在了解發(fā)明內容之后作出判斷，因而容易對發(fā)明的創(chuàng )造性估計偏低；在技術(shù)方案分解為技術(shù)特征進(jìn)行比對時(shí)，將技術(shù)特征與發(fā)明整體割裂開(kāi)來(lái)。因此在審查指南中特別提醒需要注意“事后諸葛亮”的情況以及要整體評價(jià)創(chuàng )造性（9）。

　　因此，在實(shí)際的工作中正是由于追求行政審查效率的考慮，事實(shí)上造成了技術(shù)方案的判斷在整體發(fā)明創(chuàng )造性的判斷中一家獨大的局面，在此過(guò)程中忽略了構成發(fā)明整體的其他因素的影響；接下來(lái)在技術(shù)方案的審查過(guò)程中機械地套用三步法，從而忽略了三步法本身存在的缺點(diǎn)；由于這兩個(gè)層次的忽略，從而放大造成了對發(fā)明整體創(chuàng )造性的考慮出現了誤區。并且審查員在日復一日采用這種方式審查案件的過(guò)程中，如果不注意對誤區的修正，那么就會(huì )日積月累地形成審查的盲區。

　　4. 回歸到具體案件的分析

　　回到“鐵素體不銹鋼無(wú)效案”的具體案件中，來(lái)看看“預料不到的技術(shù)效果”在實(shí)踐中對創(chuàng )造性的影響情況。在該案件中，專(zhuān)利權人明確主張了預料不到的技術(shù)效果。

　　在實(shí)踐中，在判斷預料不到的技術(shù)效果對于發(fā)明創(chuàng )造性的影響時(shí)，審查員們還是往往會(huì )不自覺(jué)地利用三步法來(lái)進(jìn)行，具體而言，也就是在完成第一步（確定最接近的現有技術(shù)）和第二步（確定發(fā)明的區別特征和發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題）之后，在第三步尋找技術(shù)啟示的時(shí)候才考慮預料不到的技術(shù)效果這一影響因素。也就是說(shuō)，預料不到的技術(shù)效果只是對于技術(shù)啟示的尋求有影響，在申請人已經(jīng)舉證證明了本發(fā)明取得預料不到的技術(shù)效果時(shí)，審查員往往就可以免除對技術(shù)啟示的尋找，從而直接依據審查指南第二部分第四章5.3節和6.3節的規定來(lái)認可發(fā)明的創(chuàng )造性。

　　但是如果在三步法中只進(jìn)行了必不可少的第一步，即確定最接近的現有技術(shù)之后，就直接以本發(fā)明相對于所確定的最接近現有技術(shù)具有預料不到的技術(shù)效果來(lái)認定創(chuàng )造性，恐怕在實(shí)踐中是沒(méi)有哪個(gè)審查員會(huì )這么做的。

　　在“鐵素體不銹鋼無(wú)效案”本身的過(guò)程以及后續的觀(guān)點(diǎn)交鋒中，也體現了這兩種判斷方式。如上文所述，在該案件中所確定的事實(shí)是：權利要求7的技術(shù)方案中所述的Mn、Ti的含量構成選擇發(fā)明（區別技術(shù)特征），而專(zhuān)利權人提交的證明預料不到技術(shù)效果的證據實(shí)施例C1和比較例C16中，體現的是Cr含量的差別（并非區別技術(shù)特征）。

　　對此李越等人認為“在本案中，假如專(zhuān)利權人提供的證據能夠證明本申請通過(guò)限縮Mn和Ti在合金中的含量范圍確實(shí)取得了超出本領(lǐng)域技術(shù)人員預期想象的耐腐蝕性能，在這樣的情況下，按照審查指南中關(guān)于選擇發(fā)明需要考慮預料不到的技術(shù)效果的角度，那么，在假定對Mn和Ti含量的選擇使得發(fā)明取得了預料不到的技術(shù)效果的前提下，該發(fā)明將具備創(chuàng )造性”，并且還對實(shí)驗數據的提交持有更加開(kāi)放的態(tài)度（4）。

　　這種觀(guān)點(diǎn)是實(shí)踐中絕大多數情況下審查員和申請人所共同認可的觀(guān)點(diǎn)，也是上文中提到的第一種判斷方式，而且被認為是符合審查指南規定的審查方式。

　　那么這種觀(guān)點(diǎn)或者審查方式是唯一正確的嗎？其他觀(guān)點(diǎn)和審查方式就不符合審查指南的規定嗎？

　　對于上文提到的后一種判斷方式，也即在創(chuàng )造性判斷中只進(jìn)行了必不可少的第一步，確定最接近的現有技術(shù)之后，就直接以本發(fā)明相對于所確定的最接近現有技術(shù)具有預料不到的技術(shù)效果來(lái)認定創(chuàng )造性，這種判斷方式事實(shí)上也并未突破審查指南第二部分第四章5.3節和6.3節中的限定，因為在審查指南的這些章節中并未規定在哪個(gè)階段需要引入或者考慮“預料不到的技術(shù)效果”因素（9）。而在實(shí)踐中，檢索并確定最接近的現有技術(shù)是必須進(jìn)行的步驟，否則本發(fā)明就沒(méi)有任何比較對象，在此步驟之后即進(jìn)行技術(shù)效果的比對，從而確定該技術(shù)效果對于本領(lǐng)域技術(shù)人員而言是否是質(zhì)或量上的難以預料，在字面上也并不違反審查指南第二部分第四章5.3節和6.3節中的規定。

　　這種判斷方式正是本案中二審法院所采取的判斷方式，并且在本案中二審法院明確提出前提是“當本領(lǐng)域技術(shù)人員可以預測技術(shù)方案中組分及其含量的變化所帶來(lái)的效果時(shí)，運用三步法判斷創(chuàng )造性是可以的。但是，當本領(lǐng)域技術(shù)人員難以預測技術(shù)方案中組分及其含量的變化所帶來(lái)的效果時(shí)，不能機械地適用三步法”（3），這與審查指南中對于三步法只是通常情況下使用的一種方法的描述并無(wú)矛盾。

　　因此，按照筆者的觀(guān)點(diǎn)，無(wú)論是復審委還是二審法院，所作出的決定都沒(méi)有突破作為部門(mén)規章的審查指南的規定，區別只是在于復審委還是按照慣有方式使用三步法、并且在進(jìn)行第三步判斷時(shí)引入了“預料不到的技術(shù)效果”因素；而二審法院則是放棄三步法（或者僅是形式上進(jìn)行了三步法中的第一步）、直接引入“預料不到的技術(shù)效果”因素進(jìn)行判斷。這兩種判斷方式可以認為都符合審查指南第二部分第四章5.3節和6.3節中的規定，因為如上文所述，這些章節中并未規定在哪個(gè)階段需要引入或者考慮“預料不到的技術(shù)效果”因素。但是二審法院的做法既沒(méi)有突破審查指南的限制、沒(méi)有對審查指南的理解造成不利影響、而且最重要的是真正體現出對發(fā)明創(chuàng )造的公正保護，從專(zhuān)利法的立法本意，也即鼓勵發(fā)明創(chuàng )造的初衷出發(fā)，二審法院的判斷方式無(wú)疑是正確的。

　　總之，筆者認為，在“鐵素體不銹鋼無(wú)效案”審理過(guò)程以及后續討論中出現的種種觀(guān)點(diǎn)對立在本質(zhì)上體現的是“追求行政審查工作的效率”和“追求對發(fā)明創(chuàng )造的公平公正保護”二者之間的關(guān)系，在絕大多數情況下二者都可以做到和諧統一，但是在某些情況下出現矛盾時(shí)，對二者該采取何種態(tài)度造成了各種觀(guān)點(diǎn)的對立。

　　5. 由此案件引起的再思考

　　5.1 事實(shí)認定

　　筆者認為，在這個(gè)案件中還存在著(zhù)一些事實(shí)認定不足的問(wèn)題，但是這個(gè)事實(shí)認定并非是“由區別技術(shù)特征導致產(chǎn)生預料不到的技術(shù)效果”的事實(shí)認定，而是“本領(lǐng)域技術(shù)人員對本領(lǐng)域中預料不到的技術(shù)效果的認定以及專(zhuān)利權人所提供的證據能否支持這種結論”的事實(shí)認定。換言之，專(zhuān)利權人應該提供充分的證據并且依據這些證據來(lái)論述在不銹鋼合金領(lǐng)域或者再細分的更具體技術(shù)領(lǐng)域中本發(fā)明所實(shí)現的技術(shù)效果已經(jīng)超出了本領(lǐng)域技術(shù)人員的預期，例如本領(lǐng)域技術(shù)人員的預知能力的高低、舉例說(shuō)明什么樣的技術(shù)效果屬于本領(lǐng)域中公認的預料不到的技術(shù)效果、本發(fā)明是否已經(jīng)達到了這種高度等等，由這些事實(shí)來(lái)建立起本發(fā)明取得了預料不到的技術(shù)效果這樣一個(gè)結論。在本案中專(zhuān)利權人僅僅是舉出了兩個(gè)實(shí)施例之間的數據比對，似乎分量還不太足，并且在無(wú)效決定，一審和二審判決中對此方面的論述似乎也不足。

　　5.2 其他國家的判斷方式

　　筆者在此僅以美國的實(shí)踐做一簡(jiǎn)要的說(shuō)明。

　　美國法律體系的基石是案例，對于USPTO的Manual of Patent Examining Procedure（MPEP）而言，規范的是美國專(zhuān)利局的雇員們在實(shí)際工作中的行為或者是為這些雇員們提供具體指導，這就使得在MPEP中存在著(zhù)各種經(jīng)典案例，并且隨著(zhù)新的經(jīng)典案例的出現而不斷地進(jìn)行更新和補充。美國專(zhuān)利局的審查員們在進(jìn)行實(shí)際的審查工作時(shí)和我國的審查員并無(wú)二致，都是首先進(jìn)行技術(shù)方案的判斷，然后應申請人的請求再去考慮其他的因素，在此過(guò)程中MPEP中收錄的經(jīng)典案例會(huì )盡可能地修正審查員的判斷，這是由美國的法律體系決定的，只是這并不代表著(zhù)這些案例就是金科玉律。

　　以有些學(xué)者所引用的Pfizer, Inc. v. Apotex, Inc., 480 F.3d 1348, 1372, 82 USPQ2d1321, 1339 (Fed. Cir. 2007) 為例，在MPEP中收錄了該案例，并且引用的是其中的一段內容：“Evidence pertaining to secondary considerations must be taken into account whenever present; however, it does not necessarily control the obviousness conclusion”（11）。但是不能將MPEP對該案例的收錄視為美國實(shí)踐中已經(jīng)完全認同該案例中所表達的某些觀(guān)點(diǎn)，尤其是這些觀(guān)點(diǎn)僅是某些或某個(gè)法官的個(gè)人觀(guān)點(diǎn)，這是美國法律制度所決定的。閱讀這個(gè)案件的全文可知，上文提出的觀(guān)點(diǎn)事實(shí)上是在這個(gè)案件的判斷完成之后法官用一個(gè)連接詞“alternatively”引出來(lái)的宏論，這樣的結論并不必然對后續的案件產(chǎn)生約束力。

　　研究該案例后就會(huì )發(fā)現，這個(gè)案例的實(shí)質(zhì)還是在于事實(shí)的認定，也就是專(zhuān)利權人輝瑞公司所提供的證據不足以證明這樣的發(fā)明已經(jīng)滿(mǎn)足了預料不到的技術(shù)效果的程度，而且這樣的判斷是依據雙方當事人所提交的證據進(jìn)行反復的此消彼長(cháng)來(lái)確定的。換言之，這個(gè)案件的精髓還是事實(shí)認定，和上面5.1節的觀(guān)點(diǎn)是一致的。

　　對于我們所持的“預料不到的技術(shù)效果”的糾結，筆者認為在MPEP中收錄的其他案例如In re Lindner,457 F.2d 506, 508, 173 USPQ 356, 358 (CCPA1972) 、In re Greenfield, 571 F.2d 1185, 1189,197 USPQ 227, 230 (CCPA 1978)或許會(huì )為我們的糾結提供新的思路（11），在實(shí)踐中這種思路事實(shí)上早已出現，并且已經(jīng)表現在我們實(shí)際的工作中。

　　5.3劃界式的撰寫(xiě)方式不適合組合物發(fā)明

　　這是一個(gè)小的指引，體現的卻是大的方向。

　　劃界式的撰寫(xiě)方式在專(zhuān)利法實(shí)施細則第21條中有所規定，并且在指南中有具體的描述，而且業(yè)內公認的是劃界式撰寫(xiě)方式不適合組合物發(fā)明，這一點(diǎn)在專(zhuān)利法實(shí)施細則第21條中有體現，在審查指南中更是明確指出。

　　將劃界式撰寫(xiě)方式和三步法比較一下品品滋味就能覺(jué)察出，二者之間存在著(zhù)天然的接近，這也是將這種撰寫(xiě)方式寫(xiě)入實(shí)施細則中的原因之一。從提高行政審查的效率來(lái)說(shuō)，行政機關(guān)鼓勵申請人用這種方式來(lái)撰寫(xiě)權利要求，以便在后續使用三步法進(jìn)行實(shí)質(zhì)審查時(shí)能夠節約時(shí)間，但是行政機關(guān)很清楚對于某些發(fā)明類(lèi)型是不能采用這種撰寫(xiě)方式的，例如組合物類(lèi)型的發(fā)明因其本質(zhì)而天然地不適用劃界式撰寫(xiě)方式，因此在審查指南中對此作出了明確的規定。

　　那么從這個(gè)角度去側面考慮一下“鐵素體不銹鋼無(wú)效案”，就可以看出二審法院所作出的結論是正確的，這個(gè)結論不但沒(méi)有違背審查實(shí)踐，相反是完全貼合審查實(shí)踐的。

　　5.4創(chuàng )造性條款中的“顯著(zhù)的進(jìn)步”

　　在專(zhuān)利法第22條第3款的條文中還提及了“顯著(zhù)的進(jìn)步”，按照有些人甚至是大多數人的理解，這里的“顯著(zhù)的進(jìn)步”體現的就是技術(shù)效果，有些學(xué)者將技術(shù)進(jìn)步分為“有益的效果”和“預料不到的效果”兩個(gè)層次，并且探討了技術(shù)進(jìn)步和非顯而易見(jiàn)性的二維關(guān)系（7）。但是如果按照筆者的上述觀(guān)點(diǎn)，將技術(shù)效果因素放置在發(fā)明的非顯而易見(jiàn)性的考量之中，則不會(huì )存在二維關(guān)系，而只是一個(gè)維度的關(guān)系。筆者甚至認為專(zhuān)利法第22條第3款中“顯著(zhù)的進(jìn)步”的要求會(huì )對非顯而易見(jiàn)性的判斷造成誤解，如果將其刪除，只保留非顯而易見(jiàn)性的要求，不僅會(huì )和歐洲以及美國的法律狀況接軌，而且也不會(huì )引起不必要的誤會(huì )。

　　5.5“預料不到的技術(shù)效果”對技術(shù)方案本身的影響或限制

　　筆者認為這個(gè)方面的考慮才是現實(shí)工作中的關(guān)鍵所在。

　　如上文所述，作為構成發(fā)明整體的各個(gè)要素，技術(shù)領(lǐng)域、技術(shù)問(wèn)題、技術(shù)方案和技術(shù)效果在某些情況下存在時(shí)間順序關(guān)系，更重要的是這些因素之間存在著(zhù)相互的關(guān)聯(lián)和平衡，在某些極端情況出現時(shí)會(huì )打破這個(gè)平衡，從而造成此消彼長(cháng)的情形。

　　例如技術(shù)效果和技術(shù)方案二者之間的平衡在實(shí)際工作中是很容易理解的，在出現預料不到的技術(shù)效果后就會(huì )打破這個(gè)平衡，造成對技術(shù)方案的限制，這也是筆者在上文中所提及的需要對In re Lindner,457 F.2d 506, 508, 173 USPQ 356, 358 (CCPA1972) 、In re Greenfield, 571 F.2d 1185, 1189,197 USPQ 227, 230 (CCPA 1978) 這樣的案例更加關(guān)注的原因。而且在我國的實(shí)踐中事實(shí)上也是一直存在這種情形的，如果對這樣的情形進(jìn)行更加深入的研究，可能會(huì )得到殊途同歸的結論，從而至少在表面上會(huì )消除實(shí)際工作中出現的行政機關(guān)和司法機構對特殊情況的不同處理方式，歸結到“鐵素體不銹鋼無(wú)效案”上可能會(huì )得到相同的處理結果。

　　6. 結語(yǔ)

　　以上內容是筆者在借鑒各位專(zhuān)家學(xué)者的觀(guān)點(diǎn)之后所作出的一點(diǎn)自己的思考，其中在文字中可能會(huì )有些妄語(yǔ)和不當之處，但是筆者聲明這絕非對這些專(zhuān)家學(xué)者們或是他們的觀(guān)點(diǎn)有任何不敬，而且絕非表示自己的觀(guān)點(diǎn)是完全正確的，這些文字也僅是起拋磚引玉之作用，希望有更多的精英人士能夠研究我們這個(gè)領(lǐng)域中出現的各種問(wèn)題，這是我們這個(gè)行業(yè)的幸事。

　　參考文獻

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　　3. 北京市高級人民法院（2013）高行終字第1754號行政判決書(shū)

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　　8. “從意料不到的技術(shù)效果爭辯發(fā)明的創(chuàng )造性”，吳鵬章，鏈接：http://c.blog.sina.com.cn/profile.php?blogid=89a2cc8789001a7c

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　　10. 審查操作規程（實(shí)質(zhì)審查分冊），89-90頁(yè)，知識產(chǎn)權出版社

　　11. Manual of Patent Examining Procedure (MPEP) , 第9版，2145節