文/集佳知識產(chǎn)權代理有限公司 王培超

　　摘要：為了推動(dòng)科學(xué)技術(shù)的發(fā)展，世界各國紛紛制定了專(zhuān)利法。雖然從立法宗旨上來(lái)看，世界各國制定專(zhuān)利法的目的是相同的，但是，根據各國的實(shí)際情況，各國專(zhuān)利法在很多規定上仍存在細微的區別，很多時(shí)候，恰恰是這些細微的區別將導致專(zhuān)利無(wú)法獲得授權。本文中將著(zhù)重探討中日專(zhuān)利法中的新穎性判斷標準之差異，以供申請人參考。

　　關(guān)鍵詞：新穎性，差異，專(zhuān)利，中國，日本

　　當今世界，科學(xué)技術(shù)的重要性早已不言而喻，為了推動(dòng)科學(xué)技術(shù)的發(fā)展，世界各國紛紛制定了專(zhuān)利法。雖然從立法宗旨上來(lái)看，世界各國制定專(zhuān)利法的目的是相同的，并且，隨著(zhù)全球化的不斷發(fā)展，國際合作不斷深化，與之相應地出現了《保護工業(yè)產(chǎn)權巴黎公約》、專(zhuān)利合作協(xié)定(PCT)等國際性專(zhuān)利程序。但是，根據各國的實(shí)際情況，各國專(zhuān)利法在很多規定上仍存在細微的區別，很多時(shí)候，恰恰是這些細微的區別將導致專(zhuān)利無(wú)法獲得授權。而一項專(zhuān)利是否能夠被授予專(zhuān)利權，新穎性是一個(gè)極其重要的判斷標準。下面，本文中將著(zhù)重探討中日專(zhuān)利法中的新穎性判斷標準之差異，以供申請人參考。

　　一、定義

　　1、中國專(zhuān)利法中關(guān)于新穎性的定義

　　專(zhuān)利法第二十二條：

　　新穎性，是指該發(fā)明或者實(shí)用新型不屬于現有技術(shù)，也沒(méi)有任何單位或者個(gè)人就同樣的發(fā)明或者實(shí)用新型在申請日以前向國務(wù)院專(zhuān)利行政部門(mén)提出過(guò)申請，并記載在申請日以后公布的專(zhuān)利申請文件或者公告的專(zhuān)利文件中。

　　本法所稱(chēng)現有技術(shù)，是指申請日以前在國內外為公眾所知的技術(shù)。

　　2、日本特許法中與新穎性相關(guān)的法條

　　日本特許法第二十九條：

　　作出了在產(chǎn)業(yè)上可利用的發(fā)明的人，除了下述發(fā)明外，其發(fā)明可獲得專(zhuān)利權。

　　一、申請專(zhuān)利前在日本國內或者外國已公知的發(fā)明；

　　二、申請專(zhuān)利前在日本國內或者外國已公然實(shí)施的發(fā)明；

　　三、申請專(zhuān)利前在日本國內或者外國的已頒布的刊物上已有記載的發(fā)明、或者通過(guò)電氣通信網(wǎng)絡(luò )而公眾能夠利用的發(fā)明。

　　此外，日本特許法第二十九條之二規定了抵觸申請的范圍，但其行文比較晦澀難懂，簡(jiǎn)單歸納一下，其內容大致如下：對于專(zhuān)利申請所涉及的發(fā)明，如果有同樣的發(fā)明或者實(shí)用新型記載于在本專(zhuān)利申請的申請日之前提出且在本專(zhuān)利申請的申請后公布或公告的其他專(zhuān)利申請或專(zhuān)利（不包括該其他專(zhuān)利申請或專(zhuān)利的發(fā)明人與本專(zhuān)利申請所涉及的發(fā)明的發(fā)明人相同的情況下的所述其他專(zhuān)利申請或專(zhuān)利）的原始申請文件中，則本專(zhuān)利申請所涉及的發(fā)明不能被授予專(zhuān)利權；但是，倘若在本專(zhuān)利申請提出申請之時(shí)，本專(zhuān)利申請的申請人與所述其他專(zhuān)利申請或專(zhuān)利的申請人相同，則該規定不適用。

　　二、對比研究

　　從表面上看，好像中國專(zhuān)利法中關(guān)于新穎性的判斷標準與日本特許法中關(guān)于新穎性的判斷標準是相同的，都是從現有技術(shù)和抵觸申請這兩個(gè)方面評價(jià)發(fā)明的新穎性。但實(shí)際上二者之間存在巨大的區別。下面將進(jìn)行具體分析。

　　1、現有技術(shù)的認定

　?、僦袊鴮?zhuān)利法規定，現有技術(shù)是指申請日以前在國內外為公眾所知的技術(shù)。同時(shí)，審查指南第二部分第三章2.1.1中明確規定，申請日當天公開(kāi)的技術(shù)內容不包括在現有技術(shù)范圍內。也就是說(shuō)，中國專(zhuān)利法中的現有技術(shù)的判斷基準是申請日，現有技術(shù)中并不包括申請日當天公開(kāi)的技術(shù)內容。

　?、谌毡咎卦S法中的現有技術(shù)的時(shí)間節點(diǎn)是“申請專(zhuān)利前”，根據日本審查基準的解釋?zhuān)?ldquo;申請專(zhuān)利前”這一概念不同于“專(zhuān)利申請日之前”，而是要細化到提出申請的具體時(shí)刻。也就是說(shuō)，日本特許法中的現有技術(shù)的判斷基準是提出申請的具體時(shí)刻，即便是在申請日當天公開(kāi)的技術(shù)，如果其公開(kāi)的具體時(shí)刻在本專(zhuān)利申請的申請時(shí)刻之前，則也屬于現有技術(shù)。另外，日本審查基準中明確規定，對于外國時(shí)間，要先換算成日本時(shí)間然后再進(jìn)行比較。

　　2、抵觸申請的認定

　?、僭谥袊鴮?zhuān)利法的規定中，抵觸申請包括“任何單位或者個(gè)人”提出的申請。

　?、谠谌毡咎卦S法的規定中，將“發(fā)明人相同”的專(zhuān)利申請或專(zhuān)利以及“申請人相同”的專(zhuān)利申請或專(zhuān)利排除在抵觸申請之外。另外，應當注意的是，此處的“申請人相同”的前提是“本專(zhuān)利申請提出申請之時(shí)”，也就是說(shuō)，如果本專(zhuān)利申請提出申請之時(shí)的申請人與所述其他專(zhuān)利申請或專(zhuān)利的申請人不同的話(huà)，即便在本專(zhuān)利申請提出申請之后通過(guò)轉讓等方式使本專(zhuān)利申請的申請人與所述其他專(zhuān)利申請或專(zhuān)利相同，所述“其他專(zhuān)利申請或專(zhuān)利”也仍然會(huì )被認定為抵觸申請。

　　3、中日專(zhuān)利法的差別所導致的后果

　　如上所述，中日專(zhuān)利法中關(guān)于新穎性的規定存在細微的差異，而這些差異將導致在新穎性的判斷中可能會(huì )出現完全不同的結果。下面將分成幾種情況進(jìn)行討論。

　　A：本專(zhuān)利申請所涉及的技術(shù)方案在本專(zhuān)利申請的申請日之前已被公開(kāi)；

　　B：本專(zhuān)利申請所涉及的技術(shù)方案在本專(zhuān)利申請的申請日當天被公開(kāi)；

　　C：本專(zhuān)利申請所涉及的技術(shù)方案已記載于在本專(zhuān)利申請的申請日之前提出且在本專(zhuān)利申請提出申請之后公布的其他專(zhuān)利申請文件或專(zhuān)利文件中；

　　判斷結果

　　情況A：無(wú)論是基于中國專(zhuān)利法還是基于日本特許法進(jìn)行判斷，該公開(kāi)均已構成現有技術(shù)，可以用于評價(jià)本發(fā)明的新穎性，這種情況下的判斷結果是相同的。

　　情況B：情況B將進(jìn)一步細分為以下幾種情況：

　?。?）基于中國專(zhuān)利法進(jìn)行判斷

　?、偃绻摴_(kāi)為專(zhuān)利申請文件或者專(zhuān)利文件所導致的公開(kāi)，則不屬于現有技術(shù)，但構成抵觸申請，可以用于評價(jià)本發(fā)明的新穎性；

　?、谌绻摴_(kāi)不是專(zhuān)利申請文件或專(zhuān)利文件所導致的公開(kāi)，則不屬于現有技術(shù)，也不構成抵觸申請，不能用于評價(jià)本發(fā)明的新穎性。

　?。?）基于日本特許法進(jìn)行判斷

　?、偃绻摴_(kāi)的具體時(shí)刻在本專(zhuān)利申請提出申請的時(shí)刻之前，則屬于現有技術(shù)，可以用于評價(jià)本發(fā)明的新穎性；

　?、谌绻摴_(kāi)的具體時(shí)刻在本專(zhuān)利申請提出申請的時(shí)刻之后，且該公開(kāi)為其他專(zhuān)利申請文件或專(zhuān)利文件所導致的公開(kāi)，則不屬于現有技術(shù)，但是否構成抵觸申請要根據發(fā)明人或本專(zhuān)利申請提出申請之時(shí)的申請人與所述其他專(zhuān)利申請文件或專(zhuān)利文件中記載的申請人是否相同來(lái)判斷，如果發(fā)明人相同、或者本專(zhuān)利申請提出申請之時(shí)的申請人與所述其他專(zhuān)利申請文件或專(zhuān)利文件中記載的申請人相同，則所述其他專(zhuān)利申請文件或專(zhuān)利文件不構成抵觸申請，不能用于評價(jià)本發(fā)明的新穎性；如果發(fā)明人以及本專(zhuān)利申請提出申請之時(shí)的申請人與所述其他專(zhuān)利申請文件或專(zhuān)利文件的申請人均不同，則所述其他專(zhuān)利申請文件或專(zhuān)利文件構成抵觸申請，可以用于評價(jià)本發(fā)明的新穎性。

　?、廴绻摴_(kāi)的具體時(shí)刻在本專(zhuān)利申請提出申請的時(shí)刻之后，且該公開(kāi)不是專(zhuān)利申請文件或專(zhuān)利文件所導致的公開(kāi)，則不屬于現有技術(shù)，也不構成抵觸申請，不能用于評價(jià)本發(fā)明的新穎性。

　　情況C：情況C將進(jìn)一步細分為以下幾種情況：

　?。?）基于中國專(zhuān)利法進(jìn)行判斷

　　該公開(kāi)不屬于現有技術(shù)，但構成抵觸申請，可以用于評價(jià)本發(fā)明的新穎性。

　?。?）基于日本特許法進(jìn)行判斷

　　如果發(fā)明人相同、或者本專(zhuān)利申請提出申請之時(shí)的申請人與所述其他專(zhuān)利申請文件或專(zhuān)利文件中記載的申請人相同，則所述其他專(zhuān)利申請文件或專(zhuān)利文件不構成抵觸申請，不能用于評價(jià)本發(fā)明的新穎性；如果發(fā)明人以及本專(zhuān)利申請提出申請之時(shí)的申請人與所述其他專(zhuān)利申請文件或專(zhuān)利文件的申請人均不同，則所述其他專(zhuān)利申請文件或專(zhuān)利文件構成抵觸申請，可以用于評價(jià)本發(fā)明的新穎性

　　三、其他影響新穎性的因素

　　除了上述不同點(diǎn)之外，在新穎性的判斷中，還存在一個(gè)重要的影響因素——不喪失新穎性的公開(kāi)。

　　對此，應當注意的是，關(guān)于適用不喪失新穎性的公開(kāi)的展會(huì )、會(huì )議等，中國專(zhuān)利法中做了進(jìn)一步限定，即中國政府主辦或者承認的國際展覽會(huì )、規定的學(xué)術(shù)會(huì )議或者技術(shù)會(huì )議，而日本特許法中并不存在對展會(huì )、會(huì )議的特殊限制。也就是說(shuō)，關(guān)于不喪失新穎性的公開(kāi)，日本的判斷標準明顯要比中國的標準寬松。

　　四、結論

　　綜上，由于現有技術(shù)和抵觸申請的判定標準不同，中日之間關(guān)于新穎性的判斷結果可能會(huì )完全不同，申請人可以考慮合理地利用這些差異，根據具體情況而在中國或日本提出申請，以期獲得專(zhuān)利保護。

　　參考文獻

　　1、中華人民共和國專(zhuān)利法

　　2、中華人民共和國專(zhuān)利法實(shí)施細則

　　3、專(zhuān)利審查指南

　　4、特許法（日本）

　　5、特許?実用新案審査基準（日本）