文/集佳知識產(chǎn)權代理有限公司 王雪

　　在發(fā)明專(zhuān)利申請的實(shí)質(zhì)審查過(guò)程中，專(zhuān)利代理人可能碰到這樣的情況：申請人在答復國家知識產(chǎn)權局下發(fā)的審查意見(jiàn)通知書(shū)時(shí)，擬主動(dòng)刪除獨立權利要求中的某個(gè)或某些技術(shù)特征，而如此修改后的權利要求所要求保護的技術(shù)方案確已記載在說(shuō)明書(shū)中，沒(méi)有超出原說(shuō)明書(shū)和權利要求書(shū)記載的范圍。

　　作為專(zhuān)利代理人，對于這樣的修改，直覺(jué)反應可能會(huì )是什么呢？能不能進(jìn)行這樣的修改呢？能或不能的原因又是什么呢？如果不能進(jìn)行這樣的修改，那么接下來(lái)應該如何處理呢？

　　對于“能不能進(jìn)行這樣的修改”的問(wèn)題，相信專(zhuān)利代理人會(huì )立刻給出否定答案：不能進(jìn)行這樣的修改。

　　但是，你會(huì )對此答案感到疑惑嗎？如果你對此尚存疑惑，那就跟隨本文先來(lái)回顧一下專(zhuān)利法及其實(shí)施細則以及《專(zhuān)利審查指南》中的相關(guān)規定吧！

　　有關(guān)在發(fā)明專(zhuān)利申請的實(shí)質(zhì)審查過(guò)程中答復審查意見(jiàn)通知書(shū)時(shí)對申請文件進(jìn)行的修改，在專(zhuān)利法及其實(shí)施細則以及《專(zhuān)利審查指南》中進(jìn)行了詳細的規定，具體地：

　　專(zhuān)利法第三十三條的規定：申請人可以對其專(zhuān)利申請文件進(jìn)行修改，但是，對發(fā)明專(zhuān)利申請文件的修改不得超出原說(shuō)明書(shū)和權利要求書(shū)記載的范圍。

　　專(zhuān)利法實(shí)施細則第五十一條第三款的規定：申請人在收到國務(wù)院專(zhuān)利行政部門(mén)發(fā)出的審查意見(jiàn)通知書(shū)后對專(zhuān)利申請文件進(jìn)行修改的，應當針對通知書(shū)指出的缺陷進(jìn)行修改。

　　專(zhuān)利法第三十三條對修改的內容與范圍作出了規定。專(zhuān)利法實(shí)施細則第五十一條第三款對答復審查意見(jiàn)通知書(shū)時(shí)的修改方式作出了規定。

　　此外，在《專(zhuān)利審查指南》第二部分第八章第5.2.1.1節中明確提出，如果修改的內容和范圍不符合專(zhuān)利法第三十三條的規定，則這樣的修改不能被允許。在《專(zhuān)利審查指南》第二部分第八章第5.2.1.3節中明確提出，如果修改的方式不符合專(zhuān)利法實(shí)施細則第五十一條第三款的規定，則這樣的修改文本一般不予接受。在此使用措辭：“一般不予接受”，即表明對于專(zhuān)利法實(shí)施細則第五十一條第三款的適用存在例外情形。

　　為此，在《專(zhuān)利審查指南》第二部分第八章第5.2.1.3節中給出了這樣的例外情形：對于雖然修改的方式不符合專(zhuān)利法實(shí)施細則第五十一條第三款的規定，但其內容和范圍滿(mǎn)足專(zhuān)利法第三十三條要求的修改，只要經(jīng)修改的文件消除了原申請文件存在的缺陷，并且具有被授權的前景，這種修改就可以被視為是針對通知書(shū)指出的缺陷進(jìn)行的修改，因而經(jīng)此修改的申請文件可以接受。

　　根據該規定，對于那些修改方式不符合專(zhuān)利法實(shí)施細則第五十一條第三款的規定的修改，只有在“其內容和范圍滿(mǎn)足專(zhuān)利法第三十三條要求”且“經(jīng)修改的申請文件消除了原申請文件存在的缺陷，并且具有被授權的前景”的情況下，經(jīng)此修改的申請文件才可能因為“該修改可以被視為是針對通知書(shū)指出的缺陷進(jìn)行的修改”而被接受。

　　然而，并非滿(mǎn)足上述條件的修改都可以被接受。

　　在《專(zhuān)利審查指南》第二部分第八章第5.2.1.3節中還規定：當出現下列情況時(shí)，即使修改的內容沒(méi)有超出原說(shuō)明書(shū)和權利要求書(shū)記載的范圍，也不能被視為是針對通知書(shū)指出的缺陷進(jìn)行的修改，因而不予接受。

　?。?）主動(dòng)刪除獨立權利要求中的技術(shù)特征，擴大了該權利要求請求保護的范圍。

　?。?）主動(dòng)改變獨立權利要求中的技術(shù)特征，導致擴大了請求保護的范圍。

　?。?）主動(dòng)將僅在說(shuō)明書(shū)中記載的與原來(lái)要求保護的主題缺乏單一性的技術(shù)內容作為修改后權利要求的主題。

　?。?）主動(dòng)增加新的獨立權利要求，該獨立權利要求限定的技術(shù)方案在原權利要求書(shū)中未出現過(guò)。

　?。?）主動(dòng)增加新的從屬權利要求，該從屬權利要求限定的技術(shù)方案在原權利要求書(shū)中未出現過(guò)。

　　筆者認為，前述規定應是基于程序節約原則而設的。專(zhuān)利申請的審查及批準與其他行政行為一樣，也受到行政效率優(yōu)先原則的約束，具體表現為審查員應遵循程序節約原則而盡可能地縮短審查過(guò)程。在發(fā)明專(zhuān)利申請的實(shí)質(zhì)審查程序中，在大多數情況下審查員是在對發(fā)明專(zhuān)利申請進(jìn)行檢索之后發(fā)出第一次審查意見(jiàn)通知書(shū)的。然而，前述第（1）-（5）項所涉及的修改將使權利要求的保護范圍擴大或出現新的保護范圍。如果對由此修改后的權利要求繼續審查，則需要重新進(jìn)行檢索，增加了審查負荷。因而，在《專(zhuān)利審查指南》中將前述第（1）-（5）項所涉及的修改明確列為不予接受的情形。

　　至此，可以看出，本文開(kāi)篇所提到的修改乃因屬于前述規定中的第（1）項所述情形而不能在答復審查意見(jiàn)通知書(shū)時(shí)作出如是修改。也就是說(shuō)，在答復審查意見(jiàn)通知書(shū)時(shí)通過(guò)主動(dòng)刪除獨立權利要求中的技術(shù)特征的方式而對獨立權利要求進(jìn)行的修改，即使修改的內容沒(méi)有超出原說(shuō)明書(shū)和權利要求書(shū)記載的范圍，符合專(zhuān)利法第三十三條的規定，也因為“不能被視為是針對通知書(shū)指出的缺陷進(jìn)行的修改”而不被接受。

　　在明了“為什么”不能進(jìn)行這樣的修改之后，專(zhuān)利代理人隨即就要面對“如何處理”的問(wèn)題。

　　專(zhuān)利代理人應當清醒地認識到，前述規定是來(lái)自《專(zhuān)利審查指南》的?！皩彶橹改稀?，顧名思義是指導專(zhuān)利局和專(zhuān)利復審委員會(huì )的審查員依法行政的依據和標準。也就是說(shuō)，《專(zhuān)利審查指南》中的相關(guān)規定是從審查員的角度出發(fā)的，就如同在《專(zhuān)利審查指南》第二部分第八章第5.2.1.3節中一般，規定對于什么樣的情形，審查員可以不予接受，等等。因而，對于那些不予接受的情形，審查指南中除了規定“審查員應當發(fā)出審查意見(jiàn)通知書(shū)，說(shuō)明不接受該修改文本的理由，要求申請人在指定期限內提交符合專(zhuān)利法實(shí)施細則第五十一條第三款規定的修改文本”之外，并未就如何克服或消除申請文件中不被接受的缺陷從而“提交符合專(zhuān)利法實(shí)施細則第五十一條第三款規定的修改文本”給出進(jìn)一步的措施或建議。畢竟，“審查指南”不是專(zhuān)利代理的“服務(wù)指南”。

　　因此，在實(shí)踐中，專(zhuān)利代理人需要根據個(gè)案具體情況，參照相關(guān)的規定，向申請人提出適當的合理的建議，以期避免或消除不符合專(zhuān)利法及其實(shí)施細則以及《專(zhuān)利審查指南》中相關(guān)規定的缺陷。

　　就本文開(kāi)篇所提及的情形而言，代理人常規的做法是向申請人作出風(fēng)險預警，告知這樣的修改根據《專(zhuān)利審查指南》中的相關(guān)規定將是不被接受的，并建議申請人取消這樣的修改。

　　這是一種中規中矩的做法，實(shí)踐中多被采用。然而，從維護申請人利益的角度出發(fā)，作者認為，此做法有進(jìn)一步拓展的空間。

　　刪除權利要求中的技術(shù)特征往往導致該權利要求所要求保護的范圍擴大，因而從申請人的角度看，這么做是有利的。而申請人之所以選擇刪除獨立權利要求中的某技術(shù)特征的修改方式，大抵也是因為發(fā)現原獨立權利要求所要求保護的范圍過(guò)小而希望通過(guò)此方式獲得較大的保護范圍。導致原獨立權利要求保護范圍過(guò)小的原因林林總總，筆者不打算在本文中著(zhù)筆墨深究。筆者想探究的是，如果申請人通過(guò)刪除獨立權利要求中的某技術(shù)特征而得到的權利要求所限定的技術(shù)方案已記載在原說(shuō)明書(shū)中，沒(méi)有超出原說(shuō)明書(shū)和權利要求書(shū)記載的范圍，那么在這種情況下，如果僅由于《專(zhuān)利審查指南》中的前述規定不允許做出這樣的修改而建議申請人放棄這樣的修改，導致申請人不能獲得一個(gè)較大的合理的保護范圍，這么做對申請人而言顯然是不公平的。那么，申請人或專(zhuān)利權人是否必然只能接受由于撰寫(xiě)權利要求不當所帶來(lái)的損失呢？

　　答案當然是：“否！”

　　與其他部門(mén)法一樣，專(zhuān)利法也為由于實(shí)施專(zhuān)利法而制定的規章可能給相關(guān)當事人的合法權益帶來(lái)的侵害提供了救濟途徑。

　　就本文開(kāi)篇所提及的情形而言，作者認為，無(wú)論是什么原因導致專(zhuān)利申請的獨立權利要求所要求保護的范圍過(guò)小，在專(zhuān)利申請人已經(jīng)在專(zhuān)利申請的說(shuō)明書(shū)中對發(fā)明作出了清楚、完整的說(shuō)明的情況下，申請人可以選擇通過(guò)基于當前的專(zhuān)利申請提出分案申請的方式，在該分案申請中采用符合專(zhuān)利法第三十三條及專(zhuān)利法實(shí)施細則第四十三條第一款的相關(guān)規定的、刪除了原獨立權利要求中的某技術(shù)特征從而具有較大的保護范圍的權利要求，由此尋求較大的保護范圍。

　　此外，對于在《專(zhuān)利審查指南》第二部分第八章第5.2.1.3節中規定的第（2）-（5）項所涉及的不予接受的修改方式，也可以建議申請人在不超出原說(shuō)明書(shū)和權利要求書(shū)記載的范圍的情況下，就改變了獨立權利要求中的技術(shù)特征的新權利要求、基于在說(shuō)明書(shū)中記載的與原來(lái)要求保護的主題缺乏單一性的技術(shù)內容重新撰寫(xiě)的權利要求、以及在原權利要求書(shū)中未出現過(guò)的新的獨立權利要求和從屬權利要求基于當前申請另行提出分案申請。