文/集佳知識產(chǎn)權代理有限公司 董文國

　　摘要：本文根據審查指南的相關(guān)規定并結合一個(gè)案例，從立法宗旨的角度出發(fā)，就“非顯而易見(jiàn)性”與“預料不到的技術(shù)效果”二者之間的關(guān)系進(jìn)行了初步探討，提出了筆者的觀(guān)點(diǎn)，以期從另一角度為如何判斷發(fā)明創(chuàng )造性提供一點(diǎn)思路。

　　關(guān)鍵詞：非顯而易見(jiàn)性、預料不到的技術(shù)效果、立法宗旨

　　一、引言

　　在發(fā)明創(chuàng )造性判斷過(guò)程中，審查指南規定了：如果發(fā)明相對于現有技術(shù)具備非顯而易見(jiàn)性，則認定發(fā)明具備創(chuàng )造性；同時(shí)審查指南也規定了：如果發(fā)明相對于現有技術(shù)獲得了預料不到的技術(shù)效果，則應認可發(fā)明的創(chuàng )造性。在這種情況下，如果通過(guò)上述兩種方式進(jìn)行發(fā)明創(chuàng )造性判斷得出不同結論，那么應該如何認定發(fā)明創(chuàng )造性?；蛘哒f(shuō)，如果發(fā)明似乎不具備“非顯而易見(jiàn)性”，但是卻獲得了“預料不到的技術(shù)效果”，這這種情況下，應如何認定發(fā)明的創(chuàng )造性。就此，目前實(shí)踐中存在各種觀(guān)點(diǎn)，筆者根據審查指南中的規定并結合一個(gè)案例，從專(zhuān)利法立法宗旨方面就此進(jìn)行初步探討，以期為如何評價(jià)發(fā)明創(chuàng )造性提供一點(diǎn)思路。

　　二、審查指南中的相關(guān)規定

　　關(guān)于“非顯而易見(jiàn)性”，審查指南明確規定了利用“三步法”進(jìn)行判斷，其為領(lǐng)域所熟知，此處不再對其進(jìn)行贅述。

　　關(guān)于“預料不到的技術(shù)效果”，鑒于實(shí)踐中對其關(guān)注通常不如上述“三步法”，筆者此處將審查指南中的相關(guān)規定梳理如下：

　　審查指南第二部分第四章第5節規定：發(fā)明是否具備創(chuàng )造性，通常應當根據本章第３.２節所述的審查基準進(jìn)行審查。應當強調的是，當申請屬于以下情形時(shí)，審查員應當予以考慮， 不應輕易做出發(fā)明不具備創(chuàng )造性的結論。

　　其中的５.３進(jìn)一步規定：當發(fā)明產(chǎn)生了預料不到的技術(shù)效果時(shí)，一方面說(shuō)明發(fā)明具有顯著(zhù)的進(jìn)步，同時(shí)也反映出發(fā)明的技術(shù)方案是非顯而易見(jiàn)的，具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)，該發(fā)明具備創(chuàng )造性。

　　其中的6.３還規定：按照本章第５.３節中所述，如果發(fā)明與現有技術(shù)相比具有預料不到的技術(shù)效果，則不必再懷疑其技術(shù)方案是否具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)，可以確定發(fā)明具備創(chuàng )造性。但是，應當注意的是，如果通過(guò)本章第３.２節中所述的方法，可以判斷出發(fā)明的技術(shù)方案對本領(lǐng)域的技術(shù)人員來(lái)說(shuō)是非顯而易見(jiàn)的，且能夠產(chǎn)生有益的技術(shù)效果，則發(fā)明具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和顯著(zhù)的進(jìn)步，具備創(chuàng )造性，此種情況不應強調發(fā)明是否具有預料不到的技術(shù)效果。

　　三、“非顯而易見(jiàn)性”與“預料不到的技術(shù)效果”二者有機統一，但也不能混為一談

　　由上述可見(jiàn)，審查指南對于“非顯而易見(jiàn)性”與“預料不到的技術(shù)效果”進(jìn)行了明確規定，然而，在實(shí)踐中，考慮到案情的復雜性，筆者還是會(huì )經(jīng)常遇到類(lèi)似以下的觀(guān)點(diǎn)：

　?。?）發(fā)明與現有技術(shù)相比，并未獲得預料不到的技術(shù)效果，故而不具備創(chuàng )造性。

　?。?）雖然發(fā)明與現有技術(shù)相比存在區別特征并且獲得了有益的效果，但是發(fā)明的技術(shù)方案是本領(lǐng)域技術(shù)人員從現有技術(shù)出發(fā)容易得到的，在其技術(shù)方案顯而易見(jiàn)的情況下，本領(lǐng)域技術(shù)人員自然能夠預期發(fā)明的技術(shù)效果，故而發(fā)明不具備創(chuàng )造性。

　　上述觀(guān)點(diǎn)要么片面強調“預料不到的技術(shù)效果”而一定程度上忽視了“非顯而易見(jiàn)性”，要么片面強調“非顯而易見(jiàn)性”而一定程度上忽視了“預料不到的技術(shù)效果”，故而并不全面。

　　近來(lái)，有學(xué)者提出如下觀(guān)點(diǎn)（3）：“預料不到的技術(shù)效果”和“非顯而易見(jiàn)性”二者的判斷是有機統一的，二者不可割裂，但是認為二者中“非顯而易見(jiàn)性”應占主導地位，而“預料不到的技術(shù)效果”應作為輔助因素進(jìn)行創(chuàng )造性的判斷。即，“預料不到的技術(shù)效果”在創(chuàng )造性判斷中的地位低于“非顯而易見(jiàn)性”。

　　筆者對于“預料不到的技術(shù)效果和非顯而易見(jiàn)性二者有機統一”這一觀(guān)點(diǎn)非常認同，筆者同樣認為二者不可割裂，但是認為二者并無(wú)地位高低之分，二者區別點(diǎn)之一在于：“非顯而易見(jiàn)性”在實(shí)踐中的操作性更好，適用范圍更廣，因而具有普適性；而“預料不到的技術(shù)效果”對于某些發(fā)明特別是預測性較低的化學(xué)領(lǐng)域的發(fā)明的判斷尤其重要，其可以避免“非顯而易見(jiàn)性”判斷導致的疏漏，因此構成對“非顯而易見(jiàn)性”判斷的有益補充，二者之間并無(wú)地位高低之分，二者分別從發(fā)明的技術(shù)方案本身、以及發(fā)明的技術(shù)效果兩個(gè)方面對于發(fā)明的創(chuàng )造性進(jìn)行評價(jià)。當然，如果一定要在二者之間的地位進(jìn)行高下之分的話(huà)，那么也應該是審查指南中特意強調的：如果發(fā)明與現有技術(shù)相比具有預料不到的技術(shù)效果，則不必再懷疑其技術(shù)方案是否具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)，可以確定發(fā)明具備創(chuàng )造性。即，“預料不到的技術(shù)效果”構成了判斷發(fā)明創(chuàng )造性的充分條件，其判斷標準高于審查指南中判斷發(fā)明創(chuàng )造性的一般普適性標準“非顯而易見(jiàn)性”。換言之，某些發(fā)明也許根據“三步法”來(lái)判斷似乎不具備“非顯而易見(jiàn)性”，然而，由于其獲得了“預料不到的技術(shù)效果”，故而對現有技術(shù)做出了貢獻，據此不應質(zhì)疑其創(chuàng )造性。

　　筆者認為，“非顯而易見(jiàn)性”對于創(chuàng )造性判斷的重要性毋庸置疑，其也是用于創(chuàng )造性判斷的最重要的和適用最廣泛的手段。絕大部分的發(fā)明的創(chuàng )造性都需要利用三步法進(jìn)行“非顯而易見(jiàn)性”的判斷，但是這種方法對發(fā)明創(chuàng )造性的判斷是在了解了發(fā)明之后才進(jìn)行的，故而有時(shí)候難免出現“事后諸葛亮”等導致發(fā)明創(chuàng )造性未得到客觀(guān)評價(jià)的情形。 為了盡可能避免這種情形，審查指南的上述內容明確說(shuō)明了：應當強調的是，當申請屬于以下情形（例如獲得了預料不到的技術(shù)效果、解決了技術(shù)難題、克服了技術(shù)偏見(jiàn)等）時(shí)，審查員應當予以考慮。

　　審查指南利用兩次出現的表述“應當”來(lái)強調應充分考慮發(fā)明的技術(shù)效果，以免無(wú)法客觀(guān)評價(jià)發(fā)明創(chuàng )造性。換言之，筆者認為，審查指南的上述內容中的兩個(gè)表述“應當”實(shí)際上要求在某些情況下必須要考慮發(fā)明的效果，而不能僅僅根據“三步法”機械地進(jìn)行判斷。

　　事實(shí)上，如審查指南的上述規定所指出的：“當發(fā)明產(chǎn)生了預料不到的技術(shù)效果時(shí)，一方面說(shuō)明發(fā)明具有顯著(zhù)的進(jìn)步，同時(shí)也反映出發(fā)明的技術(shù)方案是非顯而易見(jiàn)的”。該規定本身也指出了： “預料不到的技術(shù)效果”與“非顯而易見(jiàn)性”二者之間是有機統一的，二者密切相關(guān)，即“預料不到的技術(shù)效果”本身也反映出了技術(shù)方案的“非顯而易見(jiàn)性”。

　　筆者認為，審查指南的上述內容已經(jīng)足以說(shuō)明：只要發(fā)明產(chǎn)生了預料不到的技術(shù)效果，則發(fā)明必然具備非顯而易見(jiàn)性，故而具備創(chuàng )造性。此處，筆者需要強調的是應避免如下情形：技術(shù)效果的判斷過(guò)程中，認為由于發(fā)明與現有技術(shù)的差別不大，故而本領(lǐng)域技術(shù)人員容易想到本發(fā)明，也即發(fā)明在一定程度上是所謂的“顯而易見(jiàn)的”，故而其獲得的效果就是“能夠預期的”。這種方式看起來(lái)似乎將“非顯而易見(jiàn)性”與“預料不到的技術(shù)效果”進(jìn)行了有機統一，但是，其實(shí)際上是本末倒置，也有違審查指南中的上述規定。

　　基于以上所述內容，筆者認為：

　　A. “預料不到的技術(shù)效果”與“非顯而易見(jiàn)性”有機統一，發(fā)明具備預料不到的技術(shù)效果本身就反映出其方案具備非顯而易見(jiàn)性。“預料不到的技術(shù)效果”是判斷發(fā)明創(chuàng )造性的充分條件。在技術(shù)效果的判斷過(guò)程中，應避免將“預料不到的技術(shù)效果”與“非顯而易見(jiàn)性”混為一談，尤其應避免認定由于發(fā)明與現有技術(shù)的方案本身差別較小而斷言其效果可期。

　　B. “非顯而易見(jiàn)性”在創(chuàng )造性判斷中占主導地位，但是這種主導性地位指的是其適用范圍廣而具備普適性，而絕非表明其地位高于其它判斷方式例如“預料不到的技術(shù)效果”；恰恰相反，關(guān)于“預料不到的技術(shù)效果”，審查指南中通過(guò)兩個(gè)表述“應當”以及表述“不必懷疑”所傳達的信息是：特定情形下“預料不到的技術(shù)效果”在一定程度上的地位或效力甚至高于一般的普適性情形“非顯而易見(jiàn)性”。

　　C. 在進(jìn)行效果（例如“預料不到的技術(shù)效果”）的判斷時(shí)，應避免不當地引入涉及技術(shù)方案的“非顯而易見(jiàn)性”的判斷，因為這樣容易產(chǎn)生如下情形：由于認定發(fā)明方案與現有技術(shù)的方案差異較小，所以本領(lǐng)域技術(shù)人員容易得到發(fā)明方案并相應地獲得其效果，故而發(fā)明效果可以預期，發(fā)明自然未獲得預料不到的技術(shù)效果。即，發(fā)明的效果與技術(shù)方案當然密切相關(guān)，但是應避免將二者不當地攪在一起，這樣將無(wú)法進(jìn)行創(chuàng )造性的正確判斷。

　　四、根據現有審查指南的規定，滿(mǎn)足“非顯而易見(jiàn)性”和“預料不到的技術(shù)效果”二者之一即可賦予發(fā)明以創(chuàng )造性，而不必苛求發(fā)明必須要獲得“預料不到的效果”

　　如前所述，筆者認為，“非顯而易見(jiàn)性”和“預料不到的技術(shù)效果”二者實(shí)際上從技術(shù)方案本身的非顯而易見(jiàn)性、以及技術(shù)效果的不可預料性?xún)蓚€(gè)方面給出賦予發(fā)明創(chuàng )造性的理由。

　　就“非顯而易見(jiàn)性”而言，其涉及的實(shí)際上是發(fā)明要求保護的技術(shù)方案本身。如果從現有技術(shù)的技術(shù)方案出發(fā)，要得到發(fā)明的技術(shù)方案并不是顯而易見(jiàn)的，那么即使看起來(lái)發(fā)明似乎沒(méi)有獲得預料不到的技術(shù)效果，但是也應該認定發(fā)明具備創(chuàng )造性。

　　就“預料不到的技術(shù)效果”而言，其關(guān)注的是發(fā)明獲得的技術(shù)效果。如果發(fā)明獲得的技術(shù)效果不可預料，審查指南明確規定，這種情形應該認定其技術(shù)方案非顯而易見(jiàn)，發(fā)明具備創(chuàng )造性。

　　由此可見(jiàn)，“非顯而易見(jiàn)性”和“預料不到的技術(shù)效果”涉及發(fā)明的不同方面，二者既有機統一，也不能混為一談。如審查指南明確指出的，無(wú)論發(fā)明具備非顯而易見(jiàn)性還是獲得了預料不到的技術(shù)效果，均可認定發(fā)明具備創(chuàng )造性。

　　筆者此處再次指出，在判斷發(fā)明是否具備預料不到的技術(shù)效果時(shí)，應避免不當地引入涉及“非顯而易見(jiàn)性的”的判斷，因為這通常導致如下情形：由于發(fā)明方案與現有技術(shù)方案相差不大，本領(lǐng)域技術(shù)人員容易獲得該方案，自然能夠獲得發(fā)明的效果，故而發(fā)明未獲得預料不到的技術(shù)效果。上述情形使得審查指南關(guān)于“預料不到的技術(shù)效果”的相關(guān)規定變得毫無(wú)意義，也喪失了“預料不到的技術(shù)效果”對于“非顯而易見(jiàn)性”進(jìn)行疏漏彌補的作用。

　　五、審查指南的上述規定與專(zhuān)利法的立法宗旨是相一致的

　　筆者認為，審查指南的上述規定實(shí)際上為申請人爭辯發(fā)明創(chuàng )造性提供了另一種途徑。針對某些發(fā)明（例如以下給出的北京市高級人民法院的判例所涉及的發(fā)明）而言，如果根據三步法來(lái)進(jìn)行“非顯而易見(jiàn)性”的判斷，可能由于其技術(shù)方案與現有技術(shù)的方案確實(shí)較為接近而否認其創(chuàng )造性；然而，由于該發(fā)明獲得了預料不到的技術(shù)效果，根據審查指南的上述規定，則應認可發(fā)明所做出的貢獻，進(jìn)而應認可其創(chuàng )造性。

　　事實(shí)上，除了“預料不到的技術(shù)效果”之外，審查指南還規定例如發(fā)明解決了技術(shù)難題、克服了技術(shù)偏見(jiàn)等情形時(shí)同樣具備創(chuàng )造性，而此時(shí)并未強調要求發(fā)明必須利用“三步法”判斷具備非顯而易見(jiàn)性。

　　審查指南為何要認可上述發(fā)明（例如獲得了“預料不到的技術(shù)效果”的發(fā)明，或者解決了技術(shù)難題、克服了技術(shù)偏見(jiàn)的發(fā)明）的創(chuàng )造性呢？

　　筆者認為，審查指南的上述規定與專(zhuān)利法的立法宗旨是一脈相承的。

　　專(zhuān)利法第一條對立法宗旨給出了如下規定：為了保護專(zhuān)利權人的合法權益，鼓勵發(fā)明創(chuàng )造，推動(dòng)發(fā)明創(chuàng )造的應用，提高創(chuàng )新能力，促進(jìn)科學(xué)技術(shù)進(jìn)步和經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展，制定本法。 由此可見(jiàn)，鼓勵發(fā)明創(chuàng )造是專(zhuān)利法的立法宗旨之一。在此基礎上的專(zhuān)利法的所有規定都應服務(wù)于該立法宗旨而不能背離該宗旨。

　　理解了這一點(diǎn)，就不難理解審查指南為何要賦予上述發(fā)明以創(chuàng )造性了。即，由于上述發(fā)明都在一定程度上進(jìn)行了發(fā)明創(chuàng )造，做出了一定程度的創(chuàng )新，對現有技術(shù)做出了貢獻，出于鼓勵發(fā)明創(chuàng )造而非阻礙發(fā)明創(chuàng )造的宗旨，審查指南規定上述情形也具備創(chuàng )造性，也可以授予專(zhuān)利權。

　　六、相關(guān)案例分析

　　以下筆者結合一個(gè)案例就以上觀(guān)點(diǎn)進(jìn)行闡明。

　　該案涉及新日鐵住金會(huì )社名稱(chēng)為“耐腐蝕性?xún)?yōu)良的不銹鋼、耐間隙腐蝕性和成形性?xún)?yōu)良的鐵素體系不銹鋼、以及耐間隙腐蝕性?xún)?yōu)良的鐵素體系不銹鋼”、專(zhuān)利號為200780016464.X的發(fā)明專(zhuān)利無(wú)效案。

　　在該案中，復審委和北京市第一中級人民法院認為其權利要求7涉及的發(fā)明不具備非顯而易見(jiàn)性而未認可該發(fā)明具備預料不到的技術(shù)效果，故而不具備創(chuàng )造性，而北京市高級人民法院認可該發(fā)明具備預料不到的技術(shù)效果，據此認定該發(fā)明具備創(chuàng )造性。關(guān)于該案的案情，此處不再贅述。

　　關(guān)于該案，北京市高級人民法院的最終判決中記載了以下內容：在此類(lèi)技術(shù)方案（化學(xué)混合物或組合物的技術(shù)方案）中，各組分或其含量的變化會(huì )引起相應的物理化學(xué)反應，可能會(huì )導致整體技術(shù)方案在效果上的變化。因此，涉及到化學(xué)混合物或組合物的創(chuàng )造性判斷中，當本領(lǐng)域技術(shù)人員可以預測技術(shù)方案中組分及其含量的變化所帶來(lái)的效果時(shí)，運用三步法判斷創(chuàng )造性是可以的。但是，當本領(lǐng)域技術(shù)人員難以預測技術(shù)方案中組分及其含量的變化所帶來(lái)的效果時(shí)，不能機械地適用三步法，應當根據技術(shù)方案是否取得預料不到的技術(shù)效果作為判斷是否具備創(chuàng )造性的方法。

　　根據判決中的上述內容，筆者認為，至少可以得到以下啟示：

　　1. 三步法判斷創(chuàng )造性是可以的，但不能因為不滿(mǎn)足三步法判斷創(chuàng )造性的標準就必然否定發(fā)明的創(chuàng )造性，特別是對于效果難以預測的化學(xué)領(lǐng)域來(lái)說(shuō)，不能機械適用三步法，而應充分考慮發(fā)明效果以此來(lái)判斷發(fā)明是否具備創(chuàng )造性。

　　2. 如果發(fā)明具備預料不到的效果（如該案例所述的那樣，雖然現有技術(shù)與本發(fā)明的不銹鋼的組分構成與各組分含量較為接近，但是現有技術(shù)致力于改善該不銹鋼的強度，本領(lǐng)域技術(shù)人員無(wú)法預期通過(guò)對不銹鋼的組分構成與各組分含量進(jìn)行調整能夠使得耐腐蝕性得到顯著(zhù)提高），則無(wú)需進(jìn)行非顯而易見(jiàn)性的判斷（或者可以認定這本身就反映出了發(fā)明具備非顯而易見(jiàn)性），故而不必懷疑其創(chuàng )造性。

　　七、筆者淺見(jiàn)

　　此處，筆者觀(guān)點(diǎn)簡(jiǎn)單歸納如下。

　　1. “非顯而易見(jiàn)性”與“預料不到的效果”對創(chuàng )造性判斷均具有重要作用，涉及“非顯而易見(jiàn)性”判斷的“三步法”邏輯嚴密清晰，適用性好，適用范圍廣，具備一般普適性，但該方法絕非判斷創(chuàng )造性的唯一標準，必要時(shí)特別是在化學(xué)領(lǐng)域，為免疏漏，應充分考慮“預料不到的技術(shù)效果”。

　　2. “非顯而易見(jiàn)性”適用性廣，占主導地位，但并不表示其判斷創(chuàng )造性的地位高于“預料不到的技術(shù)效果”；恰恰相反，在某些特定情況下例如在預測性較低的化學(xué)領(lǐng)域，“預料不到的技術(shù)效果”的地位或效力在一定程度上甚至高于或優(yōu)于“非顯而易見(jiàn)性”的判斷，預料不到的技術(shù)效果”既是對“非顯而易見(jiàn)性”的有益補充，也避免了“非顯而易見(jiàn)性”可能導致的疏漏。

　　3. “非顯而易見(jiàn)性”可以在一定程度認定為判斷創(chuàng )造性的一般性的普適性標準，但“預料不到的技術(shù)效果”（以及審查指南中示例性指出的其它情形例如解決技術(shù)難題、克服技術(shù)偏見(jiàn)等）屬于特殊規定的情形，特殊情形優(yōu)于一般情形。

　　4. “預料不到的效果”與“非顯而易見(jiàn)性”二者有機統一；審查指南明確規定：滿(mǎn)足二者之一即可賦予發(fā)明創(chuàng )造性，且“預料不到的技術(shù)效果”本身就反映出發(fā)明具備非顯而易見(jiàn)性。

　　5. 在“預料不到的技術(shù)效果”的判斷中，應避免由于不當引入“非顯而易見(jiàn)性”的判斷而導致如下情形：由于發(fā)明方案與現有技術(shù)方案差異較小，所以本領(lǐng)域技術(shù)人員容易得到發(fā)明并相應地獲得其效果，故而發(fā)明未獲得預料不到的技術(shù)效果。即，“預料不到的技術(shù)效果”更加關(guān)注的是發(fā)明效果，“非顯而易見(jiàn)性”更加關(guān)注的是技術(shù)方案本身，二者雖然密切相關(guān)，但是不能混為一談。

　　6. “預料不到的技術(shù)效果”并不必須要與區別技術(shù)特征絕對地一一對應，特別是在化學(xué)領(lǐng)域，例如化學(xué)組合物中很難判斷發(fā)明的效果是由于某一特定特征單獨帶來(lái)的，即，很多情況下，化學(xué)組合物的效果是各組分彼此相互協(xié)同作用表現出來(lái)的整體效果，而不能認定某一效果僅僅是由脫離其體系的某種孤立組分所表現出來(lái)的。

　　7. 審查指南規定包括“預料不到的技術(shù)效果”在內的等情形足以賦予發(fā)明創(chuàng )造性與專(zhuān)利法鼓勵發(fā)明創(chuàng )造的立法宗旨是相一致的。

　　筆者最后指出，以上內容是在借鑒和學(xué)習了各位專(zhuān)家學(xué)者的觀(guān)點(diǎn)之后進(jìn)行的思考所得，其中難免存在偏頗、不當甚至錯誤之處，只是希望能夠起到拋磚引玉的作用，促進(jìn)更多業(yè)內人士研究領(lǐng)域內出現的各種問(wèn)題以促進(jìn)行業(yè)發(fā)展和進(jìn)步。

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