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事件の事実：
特許権者であるM-I有限公司は世界最大の多國籍油田技術(shù)サービスグループ企業(yè)のシュルンベルジェの傘下にある。シュルンベルジェおよびその傘下の各子會(huì )社と関連會(huì )社は油田技術(shù)の各分野において大量の基本特許を保有している。
M-I有限公司は2019年下半期に河北省の某機械製造有限公司について米國國際貿易委員會(huì )において関稅法337條調査手続きを開(kāi)始し、さらに中國北京知識産権法院において複數件の特許権侵害訴訟を提起した。
上述の特許権侵害訴訟に係るM-I有限公司が保有するフレームとスクリーンに関する中國の特許およびそのファミリー特許について、河北省の某機械製造有限公司は請求人として2019年末と2020年初頭にそれぞれ國家知識産権局に無(wú)効審判を請求した。2件の無(wú)効審判請求において、請求人は大量の証拠を列挙し、技術(shù)的特徴を組み合わせる方式により係爭特許が進(jìn)歩性を欠くことを証明しようとした。
法院の判決：
集佳チームは係爭特許の技術(shù)的解決手段および関連の先行技術(shù)について詳細に説明し、専利審査ガイドラインにおける3ステップ法の評価基準に基づき十分な理由の説明および緻密な分析を行った結果、國家知識産権局は2件の特許権のすべての有効性を維持するとの審決を下した。
事件の評論?分析：
2件の爭點(diǎn)は次のとおりである。區別される技術(shù)的特徴が解決しようとする技術(shù)的課題をどのように認定するか、およびこれに基づき先行技術(shù)が示唆を與えたか否かをどのように認定するか。
例えば、係爭特許の無(wú)効審判請求において、請求人と特許権者が共に認めているが、特許の請求項1と証拠1、証拠2または証拠6の相違點(diǎn)は少なくとも次のとおりである。成形プラスチックフレームの辺縁部はそれらの四隅の角部で連結し、周辺の補強部品を限定した金屬製箱型斷面部材により內部から補強されており、前記金屬線(xiàn)の端部は前記金屬製箱型斷面部材上で固定されている。區別される技術(shù)的特徴について、請求人の見(jiàn)解によると、その役割とはスクリーンフレーム全體の強度を高めることであり、証拠3～7のいずれも金屬製箱型斷面角パイプ部材を四隅の辺縁部とすることによりスクリーンフレーム全體の強度を強化することができるという技術(shù)方案を公開(kāi)しており、役割が同じである以上、技術(shù)的示唆を當然與えるものであることから、請求項1はそれらの組合せと比べると進(jìn)歩性に欠ける。しかし実際は、係爭特許の背景技術(shù)を踏まえると分かるが、発明者が本発明を思い付いた時(shí)に直面した技術(shù)的課題とはスクリーンの過(guò)度の振動(dòng)、流體の迂回、密閉部品の損壊、過(guò)度の飛び散りなどの問(wèn)題であり、発明者の創(chuàng )造的労働を通じて、スクリーンフレームの強度を向上させることによりその過(guò)度の振動(dòng)およびその他の問(wèn)題を防止することができることを発見(jiàn)した。したがって、上述の區別される技術(shù)的特徴に基づき、係爭特許が実際に解決しようとする技術(shù)的課題はスクリーンフレームの強度の向上および使用中の過(guò)度の振動(dòng)の防止とすべきである。しかし當該技術(shù)的課題の解決において、その他の先行技術(shù)はいかなる示唆も與えておらず、技術(shù)的思想すらも完全に異なっている。合議體はこれに基づき特許の有効性を維持した。
もう1つの特許についても似たような狀況が存在しており、區別される技術(shù)的特徴が解決しようとする技術(shù)的課題に対する請求人の理解に誤りがあることから、その請求理由はいずれも成立しない。合議體は當該特許の有効性も同様に維持した。
ここで、區別される技術(shù)的特徴が解決しようとする技術(shù)的課題をどのように認定するかが本件の核心的な問(wèn)題となる。
國家知識産権局公告第328號では「専利審査ガイドライン」の改正において、進(jìn)歩性の判斷のための3ステップ法の第2段階として「區別される特徴が保護を求める発明において実現することができる技術(shù)的効果に基づき発明が実際に解決しようとする技術(shù)的課題を確定する必要がある」旨が明確に規定されている。まさに本件において請求人が、先行技術(shù)の特徴の「単純な組合せ」により「安易に」本発明を取得することができると誤解した點(diǎn)である。対象発明をベンチマーク、道標とする狀況で、先行技術(shù)から技術(shù)的特徴を見(jiàn)出し、積み重ねることは、當然簡(jiǎn)単で容易なことである。しかし問(wèn)題は、対象発明がない狀況において、ベンチマーク、道標をどのように確定するかということである。実際の発明過(guò)程において、當業(yè)者は大量の先行技術(shù)に直面しており、明確な技術(shù)的示唆がなければ、一人の創(chuàng )造力のない「人」として、彼は先行技術(shù)をどのように用いて発明が実際に解決しようとする技術(shù)的課題を解決するかを知る術(shù)はなく、當該解決手段自體も困難、複雑ではない可能性がある。したがって、表面上は自明であるような発明であっても実は進(jìn)歩性を備えている可能性がある。
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