根據2024年5月10日的美國聯(lián)邦公報，美國專(zhuān)利商標局（USPTO）擬針對期末放棄（terminal disclaimer，英文簡(jiǎn)稱(chēng)TD）的規則進(jìn)行修改，以推動(dòng)美國的技術(shù)創(chuàng )新和提高全球競爭力。本次擬議修改的規則自公布之日起向公眾征詢(xún)意見(jiàn)，意見(jiàn)征詢(xún)期為60天，即將在2024年7月9日結束征詢(xún)，暫未公布新規則的預計實(shí)施日期。
根據美國專(zhuān)利法的相關(guān)規則，允許發(fā)明人、專(zhuān)利申請人或受讓人針對一項發(fā)明創(chuàng )造獲得一件以上的專(zhuān)利權，只需要多件專(zhuān)利權的保護范圍有細微差別即可。根據目前實(shí)踐來(lái)看，若美國審查員下發(fā)臨時(shí)性非法定的重復授權駁回意見(jiàn)（又稱(chēng)顯而易見(jiàn)性的重復授權駁回）時(shí)，申請人可以考慮提交TD的方式來(lái)解決此類(lèi)駁回意見(jiàn)。但是，美國專(zhuān)利商標局發(fā)現，若一項發(fā)明創(chuàng )造存在多件專(zhuān)利權的話(huà)，即使在審查過(guò)程中提交過(guò)TD，在授權后程序中也需要單獨啟動(dòng)質(zhì)疑專(zhuān)利權的程序，這將導致授權后程序的成本過(guò)高，如在美國專(zhuān)利審判和上訴委員會(huì )（PTAB）的單方或雙方復審程序中，在法院的侵權訴訟案件中，從而可能阻礙公平競爭。
由于提交TD的先決條件是承認本申請的權利要求與在先申請的權利要求在可專(zhuān)利性上沒(méi)有明細區別，即承認顯而易見(jiàn)性，以便與在先申請捆綁在一起存在。所以專(zhuān)利質(zhì)疑程序也應一起進(jìn)行。以此促進(jìn)申請人提交TD時(shí)更謹慎，也有助于促進(jìn)更多發(fā)明創(chuàng )造的產(chǎn)生。
為了解決這些問(wèn)題，美國專(zhuān)利商標局計劃對專(zhuān)利法實(shí)施細則37CFR第1.321款進(jìn)行修訂，以便在下述條件下，受TD約束的專(zhuān)利將不可實(shí)施：
法院或美國專(zhuān)利商標局已作出最終且不可上訴的決定，確認在先申請的權利要求中的任一項根據專(zhuān)利法第102或103款的規定不具有可專(zhuān)利性或被認定為無(wú)效；或者
對在先申請的某項權利要求根據專(zhuān)利法第102或103款提出質(zhì)疑以后，專(zhuān)利申請人提交了法定的免責聲明。
根據擬議修訂的規則，TD將包括一項協(xié)議，該協(xié)議的主要內容是如果在后的專(zhuān)利（即，已提交TD以避免非法定的重復授權）中的任何權利要求因現有技術(shù)而被無(wú)效的話(huà)，則帶有TD的專(zhuān)利將不可實(shí)施。
本次規則的修訂旨在使得法院訴訟中和PTAB復審程序中的相對方更易同時(shí)對多件涉及同一發(fā)明創(chuàng )造的專(zhuān)利權提起無(wú)效。