文/北京集佳知識產(chǎn)權代理有限公司 田慧

　　《中華人民共和國商標法》第十條第二款規定“縣級以上行政區劃的地名或者公眾知曉的外國地名，不得作為商標。但是，地名具有其他含義或者作為集體商標、證明商標組成部分的除外；已經(jīng)注冊的使用地名的商標繼續有效?！北緱l款明確了使用外國地名作為商標的限制，公眾知曉的外國地名不得作為商標。我國公眾不熟知的外國地名,則不在禁止之列。從立法目的來(lái)看，其一，以地名作為商標本身缺乏顯著(zhù)性或顯著(zhù)性較弱,不利于消費者區分商品和服務(wù)的來(lái)源,容易造成混亂；其二，任何主體或個(gè)人不能獨占地名，禁止將地名作為商標注冊和使用，維護了社會(huì )公共利益；其三，禁止將地名作為商標注冊適用，避免令相關(guān)消費者對商品或服務(wù)的來(lái)源產(chǎn)生誤認（從這方面來(lái)講，該條款與《商標法》第十條第一款第七項“帶有欺騙性，容易使公眾對商品的質(zhì)量等特點(diǎn)或產(chǎn)地產(chǎn)生誤認的標志不得作為商標使用”存在競合，因此實(shí)踐中也有同時(shí)適用兩個(gè)條款駁回商標注冊申請的情形）。

　　本條中的“公眾知曉的外國地名”,是指我國公眾知曉的我國以外的其他國家或地區的地名。地名包括全稱(chēng)、簡(jiǎn)稱(chēng)、外文名稱(chēng)和通用的中文譯名,如“東京”、“紐約”、“巴黎”、“倫敦”等。而不為公眾知曉的外國地名，則不在此禁用范圍之內。如第27041205號“YAKUT”商標駁回復審一案【1】中，北京市高級人民法院認定：訴爭商標“YAKUT”的中文漢語(yǔ)譯意為“雅庫特人或雅庫特語(yǔ)”，而屬于俄羅斯聯(lián)邦行政區域地理名稱(chēng)的“薩哈（雅庫特）共和國”中的“雅庫特”，英語(yǔ)譯文為“YAKUTIYA”，故作為訴爭商標標志的“YAKUT”并非中國公眾知曉的外國地名，因此訴爭商標“YAKUT”未構成2013年《商標法》第十條第二款規定的情形。

　　同時(shí)，該條款也規定了例外情形：一是地名具有其他含義，且其他含義更易于被一般公眾所接受和熟知；二是地名作為集體商標、證明商標組成部分；三是已經(jīng)注冊使用地名的商標繼續有效。以下僅就第一種例外情形“地名具有其他含義”進(jìn)行簡(jiǎn)單分析。

　　本條中的“地名具有其他含義”，是指地名作為詞匯具有確定含義且該含義強于作為地名的含義，不會(huì )誤導公眾的。如第1444667號“JAVADAY”商標駁回復審案件【2】中，北京知識產(chǎn)權法院認為：訴爭商標為文字商標“JAVADAY”，其中“JAVA”作為一種計算機編程語(yǔ)言，經(jīng)過(guò)原告長(cháng)期的宣傳和使用在IT行業(yè)中已經(jīng)具有很高的知名度，在相關(guān)領(lǐng)域內與原告形成了穩定的對應關(guān)系。相關(guān)公眾提及“JAVA”時(shí)，并不會(huì )將其與“爪哇”相聯(lián)系。此外，訴爭商標由“JAVA”和“DAY”兩部分構成，整體上具有區別于地名的其他含義，能夠起到識別服務(wù)來(lái)源的作用。

　　“地名具有其他含義”既包括標志本身固有含義之外具有其他含義，亦包括標志經(jīng)過(guò)使用已經(jīng)被公眾認知獲得“第二含義”的情形。第7966421號“米蘭”商標無(wú)效宣告案件中【3】，北京市高級人民法院首先明確，雖然“米蘭”為花卉名稱(chēng)，但是其作為意大利城市名稱(chēng)的含義更為我國公眾所熟知?！渡虡朔ā返谑畻l第二款所規定的“地名具有其他含義”知悉程度不應明顯低于公眾對其地名本身含義的認知，在案證據尚不足以證明訴爭商標本身固有含義符合上述規定的情形。然而，二審法院依據當事人所提交的證據，綜合考慮“米蘭”商標使用宣傳在婚紗攝影等相關(guān)服務(wù)上的事實(shí)情況、在多起民事訴訟和行政裁決中受保護的記錄等多種因素，認定訴爭商標的注冊申請主觀(guān)意圖上不具有攀附意大利米蘭城市的惡意，在案證據亦未證明其在實(shí)際使用中具有攀附意圖，進(jìn)而認定訴爭商標在其核定使用的“攝影報道；攝影；微縮攝影；錄像帶錄制；錄像帶制作；舞臺布景出租；節目制作；數字成像服務(wù)”上經(jīng)過(guò)使用宣傳，已經(jīng)能夠為我國公眾認知與米蘭婚紗攝影公司形成穩定對應關(guān)系，進(jìn)而獲得了地名以外的“第二含義”，不會(huì )導致認為上述服務(wù)來(lái)源于意大利米蘭城市或存在特定聯(lián)系。然而，在案證據并未涉及訴爭商標核定使用的“翻譯；攝影機出租”服務(wù)，故在上述二項服務(wù)上并未獲得地名以外的“第二含義”。

　　此外，《商標審查審理指南》中也規定了另外一種例外情形，即商標所含地名與其他具備顯著(zhù)特征的要素相互獨立，地名僅起真實(shí)表示申請人所在地的作用。同時(shí)，《最高人民法院關(guān)于審理商標授權確權行政案件若干問(wèn)題的規定》第六條規定，如果訴爭商標是由地名和其他要素組合而成，如果可以從整體上實(shí)現與地名的區分，即不應被認定為違反了《商標法》第十條第二款的規定。顯然，通過(guò)增加其他構成要素等方式，一方面商標獲得了應有的顯著(zhù)性，另一方面相關(guān)公眾在看到此類(lèi)商標時(shí)，不再因此而產(chǎn)生地理位置上的聯(lián)想，也不會(huì )影響其他社會(huì )公眾使用地名的表達自由?；诖?，如果訴爭商標是由地名與其他構成要素組成，即不能當然地以其中包含地名為由，直接援引《商標法》第十條第二款規定予以駁回，而仍需根據司法解釋的規定，判斷訴爭商標是否已經(jīng)在整體上形成了區別于地名的含義。

　　但通過(guò)檢索可以發(fā)現，此類(lèi)商標有未遇到《商標法》第十條第二款駁回而順利注冊的，如第42227947號“KILIAN PARIS”、第63379470號“MAXIM’S DE PARIS”、第58310925號“CARLTON LONDON”、第44015167 號“BABY LONDON”等商標；有駁回后經(jīng)復審取得注冊的，如第52423429號“”【4】（申請商標中“LONDON”真實(shí)表示申請人所在地，“111 SKIN HARLEY ST. LONDON”作為整體，未構成《中華人民共和國商標法》第十條第二款所指情形）、第33371956號“FREED OF LONDON”【5】（申請商標中雖包含公眾知曉的外國地名“LONDON”，但其僅起到了真實(shí)表示申請人所在地的作用）、第30190705號“SIMPSON LONDON”【6】（申請商標由字母“Simpson London”構成，商標整體已不同于外國地名“London”，且“London”僅起表示真實(shí)所在地的作用，未構成《商標法》第十條第二款所指的情形）等商標；也有駁回復審甚至訴訟依舊駁回其注冊申請的，如第69005941號“”【7】（申請商標所包含的“TOKYO”(可譯為“東京”)為公眾知曉的外國地名，用作商標違反《商標法》第十條第二款的規定）、第G1476316號“HERSTUDIOLONDON”商標 【8】（訴爭商標為“HERSTUDIOLONDON”，其中“LONDON”譯文為公眾熟知的英國首都“倫敦”，其商標整體未形成區別于地名的其他含義，因此，將其作為商標標識申請注冊在指定的商品上，已經(jīng)違反了商標法第十條第二款之規定）。

　　通過(guò)現有案例來(lái)看，國知局在針對包含地名的商標審查方面趨于嚴格，即便是符合《商標審查審理指南》所述的例外情形或符合《最高人民法院關(guān)于審理商標授權確權行政案件若干問(wèn)題的規定》第六條相關(guān)規定的，仍有很大駁回風(fēng)險。這種情況下，申請人在申請注冊時(shí)應盡量避免申請包含地名的商標，如確有必要，也要做好復審的準備，同時(shí)通過(guò)提交使用證據以證明商標經(jīng)過(guò)使用已形成可與地名相區分的含義。

　　注釋

　　【1】（2020）京行終6595號行政判決書(shū)

　　【2】（2020）京73行初14453號行政判決書(shū)

　　【3】北京市高級人民法院（2021）京行終6471號行政判決書(shū)

　　【4】商評字[2021]第0000363426號駁回復審決定

　　【5】商評字[2020]第0000141856號駁回復審決定

　　【6】商評字[2019]第0000096080號駁回復審決定

　　【7】商評字[2023]第0000352189號駁回復審決定

　　【8】（2020）京73行初14281號行政判決書(shū)