文/北京集佳知識產(chǎn)權代理有限公司西安分部 姚渝璠

　　注冊商標退化為通用名稱(chēng)，是指原本具有顯著(zhù)性的商標，在實(shí)際使用過(guò)程中，退化為商品或服務(wù)被普遍使用的名稱(chēng)，已無(wú)法起到識別商品或服務(wù)來(lái)源的作用。通用名稱(chēng)可分為法定的通用名稱(chēng)和約定俗成的通用名稱(chēng)，本文主要討論的是關(guān)于注冊商標退化為約定俗成的通用名稱(chēng)的認定問(wèn)題。

　　關(guān)鍵詞：注冊商標；通用名稱(chēng)；顯著(zhù)性

　　一、什么是約定俗成的通用名稱(chēng)

　　約定俗成的通用名稱(chēng)通常指被同行業(yè)普遍使用的、認為能夠指代一類(lèi)商品的名稱(chēng)，或者被專(zhuān)業(yè)工具書(shū)、辭典等公開(kāi)出版物中記載的內容。

　　如德國拜耳股份有限公司的“嗎啡”和“阿司匹林”商標，就分別退化為麻醉品與鎮痛藥的通用名稱(chēng)；北京市高級人民法院公開(kāi)的多份判決顯示，“千頁(yè)豆腐”系列商標退化為豆腐、豆腐制品的商品通用名稱(chēng)。這些通用名稱(chēng)的認定均屬于約定俗成的通用名稱(chēng)。

　　二、討論通用名稱(chēng)認定的意義

　　《商標法》第59條規定，注冊商標中含有的本商品的通用名稱(chēng)、圖形、型號，或者直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數量及其他特點(diǎn)，或者含有的地名，注冊商標專(zhuān)用權人無(wú)權禁止他人正當使用?！?】

　　可見(jiàn)，通用名稱(chēng)的認定既關(guān)乎個(gè)體利益，也與公共利益有關(guān)。在實(shí)務(wù)中，尤其是商標撤銷(xiāo)、無(wú)效案件，經(jīng)常會(huì )辯稱(chēng)系爭商標屬于“通用名稱(chēng)”，在商標侵權訴訟中也經(jīng)常以此作為正當性使用的抗辯。因此，無(wú)論是從個(gè)體利益出發(fā)，還是權衡公共利益，通用名稱(chēng)的認定都具有極大的意義。

　　三、約定俗成的通用名稱(chēng)的認定

　　商標的顯著(zhù)性是商標注冊的重要條件，當用在具體的商品或服務(wù)上時(shí)，商標要能夠起到識別商品或服務(wù)來(lái)源的作用。在商品或者服務(wù)上使用的標志不一定就是商標，只有用以標明這一商品或者服務(wù)區別于他人同類(lèi)商品或服務(wù)的標志才是商標?！?】

　　當然，商標的顯著(zhù)性強弱還需要考慮具體的使用情況，某一類(lèi)商品的“通用名稱(chēng)”，很可能在其他類(lèi)別上符合商標注冊的條件。例如，“蘋(píng)果”不能在蘋(píng)果及其相關(guān)制品的商品上注冊為商標，卻可能在手機等無(wú)關(guān)的商品上獲得商標的注冊

　　判斷系爭商標是否屬于商品的通用名稱(chēng)，關(guān)鍵是判定該商標的功能是區分不同商品還是區分不同商品來(lái)源，如商標的主要功能是區分不同商品，應判定為通用名稱(chēng)?！?】

　　在“十萬(wàn)個(gè)為什么”商標侵權及不正當競爭糾紛案中，法院認為，“十萬(wàn)個(gè)為什么”本身具有其固有含義，但具有固有含義并不等同于屬于相關(guān)商品的通用名稱(chēng)?！?】也就是說(shuō)，“十萬(wàn)個(gè)為什么”僅僅是表明了相關(guān)圖書(shū)的內容等特點(diǎn)，客觀(guān)上并未形成該類(lèi)圖書(shū)統一名稱(chēng)的市場(chǎng)格局，并不能證明“十萬(wàn)個(gè)為什么”已經(jīng)成為此類(lèi)圖書(shū)的通用名稱(chēng)。

　　這里同時(shí)涉及了通用名稱(chēng)認定的幾個(gè)標準：

　　1.是否屬于國內相關(guān)公眾的常識認知范圍。

　　2.是否屬于相關(guān)市場(chǎng)內通用的稱(chēng)謂。

　　也就是說(shuō)，如果商品或者服務(wù)的名稱(chēng)不屬于國內相關(guān)公眾的常識認知范圍，也不屬于相關(guān)市場(chǎng)內通用的稱(chēng)謂，則不應當認定為通用名稱(chēng)。反之，則應認定為通用名稱(chēng)。

　　如在“摩卡MOCCA及圖”商標的撤銷(xiāo)案中，北京高院認為，從消費者的認知情況、同業(yè)經(jīng)營(yíng)者的使用情況、媒體介紹和報道以及詞典的收錄情況來(lái)看，相關(guān)公眾已普遍認為“摩卡”指代的是一類(lèi)咖啡商品，并且這一認知在全國范圍內都是普遍存在的，因此，“摩卡”已成為咖啡類(lèi)商品上約定俗成的通用名稱(chēng)?！?】

　　此外，商標退化成通用名稱(chēng)往往不是某一單一原因導致，既有可能是商標本身顯著(zhù)特征較弱，也可能與商標權利人的不當使用有關(guān)，還可能與其他經(jīng)營(yíng)者的使用行為有關(guān)?！?】有時(shí)候，權利人積極采取各種措施來(lái)維護和強化自身商標的顯著(zhù)性，然而由于其他市場(chǎng)競爭主體未經(jīng)許可的使用行為，導致了其商標的顯著(zhù)性降低，最終退化為通用名稱(chēng)。

　　四、結語(yǔ)

　　綜上所述，約定俗成的通用名稱(chēng)一般以全國范圍內相關(guān)公眾的通常認知、相關(guān)市場(chǎng)內的使用情況為判斷標準。當然，還應當充分認識到隨著(zhù)網(wǎng)絡(luò )的迅猛發(fā)展，商標在這一新興市場(chǎng)內的使用問(wèn)題。因此，注冊商標退化為通用名稱(chēng)的認定，充滿(mǎn)了動(dòng)態(tài)性、復雜性和裁量性，要充分考慮商標的使用方式、市場(chǎng)情況等一系列問(wèn)題進(jìn)行綜合判斷。

　　參考文獻

　　【1】中華人民共和國商標法.2019

　　【2】劉春田.知識產(chǎn)權法（第六版）[M].北京：中國人民大學(xué)出版社，2022：251

　　【3】國家知識產(chǎn)權局.《商標審查審理指南》.2021

　　【4】上海少年兒童出版社有限公司與四川天地出版社有限公司等涉“十萬(wàn)個(gè)為什么”商標侵權及不正當競爭糾紛案.上海知識產(chǎn)權法院（2021）滬73民終600號

　　【5】國家知識產(chǎn)權局、瑞昶貿易股份有限公司商標權撤銷(xiāo)復審行政糾紛案.（2018）京73行初3240號;（2020）京行終2540號

　　【6】亓蕾. 注冊商標退化為通用名稱(chēng)的司法認定.中華商標.2023：7