文/北京集佳知識產(chǎn)權代理有限公司 于小杰
我方代理的原告廣東威法定制家居股份有限公司的關(guān)于第10663491號“威法”商標無(wú)效宣告行政糾紛一案取得了勝訴的一審判決書(shū)（（2022）京73行初2848號），一審法院支持了我方的觀(guān)點(diǎn)，撤銷(xiāo)國家知識產(chǎn)權局作出的無(wú)效宣告裁定。該案件是針對《商標法》第四十四條第一款“不正當手段獲得注冊”的焦點(diǎn)問(wèn)題，代理原告方勝訴的一案，值得我們總結研究。
焦點(diǎn)問(wèn)題
訴爭商標是否違反2013年《商標法》第四十四條第一款的規定，即是否以欺騙手段或者其他不正當手段取得注冊。
案情簡(jiǎn)介
商標的基本情況：
訴爭商標由自然人余英海于2012年3月23日申請注冊，并于2014年6月6日獲準注冊，后于2020年5月27日由余英海轉讓給無(wú)錫李康鑫化工有限公司。廣東威法定制家居股份有限公司在2021年1月20日以第10663491號“威法 VIFA”商標違反2013年《商標法》第四條、第七條、第十條第一款第（八）項、第四十四條第一款的規定向國家知識產(chǎn)權局提出無(wú)效宣告請求。
國家知識產(chǎn)權局于2021年11月15日作出商評字[2021]第318447號無(wú)效宣告裁定書(shū)，認定：
2013年《商標法》第四十四條第一款中“以欺騙手段或者其他不正當手段取得注冊”涉及的是撤銷(xiāo)商標注冊的絕對事由，一般是指損害公共秩序或者公共利益，或者妨礙商標注冊管理秩序的商標注冊行為，而本案中爭議商標的注冊申請并不屬于上述情形，故爭議商標的注冊未違反2013年《商標法》第四十四條第一款的規定。
申請人請求依據的2013年《商標法》第十條第一款第（八）項“有其他不良影響”是指商標對我國政治、經(jīng)濟、文化、宗教、民族等社會(huì )公共利益和公共秩序產(chǎn)生消極的、負面的影響。本案爭議商標不存在上述情形，未違反上述規定。
因此，國家知識產(chǎn)權局對于爭議商標予以維持。
北京知識產(chǎn)權法院于2023年7月10日作出一審判決，認定：根據原告所提交的在案證據顯示，在訴爭商標申請注冊之前，其已在家居行業(yè)使用“威法vifa”商標，考慮到該標志為臆造詞匯，具有一定的獨創(chuàng )性，訴爭商標與原告在先使用的具有較高顯著(zhù)性的標志相同，難謂巧合。同時(shí)，訴爭商標原申請注冊人除本案訴爭商標外，還在多個(gè)類(lèi)別上多次申請包括“天貓”“老板家”“寶仕龍”“九陽(yáng)集”“萬(wàn)家利”等與他人在先知名品牌具有較高近似度的商標，且存在兜售商標牟利的行為。雖然訴爭商標已轉讓至本案第三人，但該轉讓行為并不能改變原注冊人申請訴爭商標時(shí)存在惡意的情形。因此，原注冊人申請注冊訴爭商標的行為已構成2013年商標法第四十四條第一款規定所指情形。被訴裁定認定有誤，本院予以糾正。
辦案思路
在訴訟中，圍繞焦點(diǎn)問(wèn)題，我方首先根據“毒樹(shù)之果”的理論，強調訴爭商標的轉讓行為不是其正當的抗辯理由。
根據《北京市高級人民法院商標授權確權行政案件審理指南》的規定，訴爭商標的申請注冊違反商標法相關(guān)規定的，訴爭商標的申請人或者注冊人僅以其受讓該商標不存在過(guò)錯為由主張訴爭商標應予核準注冊或者維持有效的，不予支持。
針對被告當庭陳述的《北高院審理指南》17.4的規定，訴爭商標申請人具有本審理指南第 17.3 條規定的情形，但訴爭商標申請注冊的時(shí)間較早，且在案證據能夠證明訴爭商標申請人對該商標具有真實(shí)使用意圖并實(shí)際投入商業(yè)使用的，可以根據具體情況，認定訴爭商標不構成“以其他不正當手段取得注冊”的情形。我方特別強調，該條款中所指的訴爭商標的申請人，即本案爭議商標的原注冊人余英海，對爭議商標根本沒(méi)有任何使用，在案證據中的使用是爭議商標受讓人，即本案第三人的使用，這不屬于該條款的考慮范圍。更不能因商標轉讓行為使得爭議商標原注冊人余英海不正當注冊、擾亂商標注冊秩序、非法獲利的行為得以規避，否則將會(huì )使該條款的立法目的落空。本案第三人的商業(yè)行為助長(cháng)了擾亂商標注冊秩序的不良風(fēng)氣，而被告的行為更是與當前司法政策相違背。
其次，針對訴爭商標原注冊人余英海的惡意注冊行為，我方從以下幾個(gè)方面舉證證明。第一，訴爭商標原注冊人余英海為自然人，自2009年2月27日至2017年11月1日，累計申請注冊了多達46件商標，其中18件商標均已無(wú)效。其名下商標涉及第6、7、9、11、12、18、19、20、24、25、35和39類(lèi)群組，這些商標的差異較大，遠遠超出了實(shí)際使用的范疇，其行為屬于典型的不以使用為目的注冊商標。
第二，詳細舉證證明訴爭商標原注冊人余英海摹仿知名品牌注冊商標的情況。尤其是其在多個(gè)類(lèi)別申請注冊與知名綜合性購物網(wǎng)站天貓相同的“ 
”文字商標及與淘寶圖標“淘公仔”（ 
）高度近似的“
”圖形商標。同時(shí)強調在爭議商標申請日前，原告“威法VIFA”商標已經(jīng)廣泛宣傳和使用，并具有一定知名度。訴爭商標的申請注冊難謂巧合。訴爭商標原注冊人具有攀附他人商譽(yù)的一貫惡意。
第三，通過(guò)在白兔商標查詢(xún)系統、商標超市網(wǎng)等多個(gè)網(wǎng)站進(jìn)行檢索并公證，證明訴爭商標原注冊人余英海具有兜售商標，非法獲利的行為。
舉例如下：
根據《北京市高級人民法院商標授權確權行政案件審理指南》的規定17.3關(guān)于“其他不正當手段”的認定，具有下列情形之一的，可以認定屬于商標法第四十四條第一款規定的“以其他不正當手段取得注冊”：（3）訴爭商標申請人具有兜售商標，或者高價(jià)轉讓未果即向在先商標使用人提起侵權訴訟等行為的。
同時(shí)，強調訴爭商標的轉讓行為即是訴爭商標原注冊人將摹仿原告品牌的“威法”商標轉讓獲利的行為。
再次，經(jīng)查詢(xún)國家企業(yè)信用信息網(wǎng)和愛(ài)企查網(wǎng)站，爭議商標原注冊人余英海名下無(wú)個(gè)體工商戶(hù)，也并不擔任任何企業(yè)的法人職務(wù)，其不具有經(jīng)營(yíng)主體的資格，其申請注冊商標并獲準注冊的行為，屬于以商標法第四十四條第一款規定的欺騙手段注冊商標的情形。同時(shí)，這進(jìn)一步印證了爭議商標原注冊人余英海不以使用為目的大量注冊商標的情形。
綜上，通過(guò)以上三個(gè)方面的舉證，證明訴爭商標原注冊人的行為違反2013年商標法第四十四條第一款的規定。事實(shí)證明，法院支持了我方的上述主張。
典型意義
最高人民法院、國家知識產(chǎn)權局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于強化知識產(chǎn)權協(xié)同保護的意見(jiàn)》，要推動(dòng)構建知識產(chǎn)權“嚴保護、大保護、快保護、同保護”工作格局。
國家知識產(chǎn)權局2023年4月20日印發(fā)的《系統治理商標惡意注冊促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展工作方案（2023-2025年）》中，“商標惡意注冊行為治理”是工作的重點(diǎn)，要嚴格依法打擊商標惡意注冊行為，最大限度壓縮商標惡意注冊行為生存空間。
《中共中央 國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟發(fā)展壯大的意見(jiàn)》（2023年7月14日）第十二條：持續完善知識產(chǎn)權保護體系。嚴厲打擊侵犯商業(yè)秘密、仿冒混淆等不正當競爭行為和惡意搶注商標等違法行為。加大對侵犯知識產(chǎn)權違法犯罪行為的刑事打擊力度。
根據當前的司法政策，我們正是要助力企業(yè)維權，幫助企業(yè)打擊惡意搶注商標的違法行為，掃清企業(yè)商標品牌發(fā)展障礙，為民營(yíng)企業(yè)的發(fā)展保駕護航。
參考文獻：
【1】（2022）京73行初2848號