文/北京市集佳律師事務(wù)所 黃慧
《商標法修訂草案（征求意見(jiàn)稿）》（簡(jiǎn)稱(chēng)《征求意見(jiàn)稿》）中新增了對惡意注冊商標無(wú)效勝訴后的強制移轉制度，該制度的設想是為了規制惡意注冊人無(wú)效敗訴前后持續重復申請、導致循環(huán)案件而量身定制。這再次展示了我國持續、加強打擊惡意注冊的決心和力度。
《征求意見(jiàn)稿》第四十五條【相對理由無(wú)效宣告及商標移轉】規定：已經(jīng)注冊的商標，違反本法第十八條、第十九條、第二十條第一款、第二十三條、第二十四條、第二十五條規定的，自商標注冊之日起五年內，在先權利人或者利害關(guān)系人可以請求國務(wù)院知識產(chǎn)權行政部門(mén)宣告該注冊商標無(wú)效。對違反本法第十八條（馳名商標保護）、第十九條規定（代理人、代表人、利害關(guān)系人搶注），或者違反本法第二十三條（保護在先權利）規定以不正當手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標的，在先權利人可以請求將該注冊商標移轉至自己名下。對惡意注冊的，馳名商標所有人不受五年的時(shí)間限制。
根據《征求意見(jiàn)稿》的上述規定，在基于相對理由的無(wú)效宣告程序中，在先權利人多了一種全新選擇，即請求將爭議商標直接轉移至自己名下。這無(wú)疑給在先權利人打了一針強心劑，并且對于保護商標權益、促進(jìn)市場(chǎng)競爭和維護公平交易具有重要意義。在下文中，作者將分析這一設想的重要意義與潛在問(wèn)題。
立法背景
根據現行商標法律法規，在先權利人可以請求宣告惡意注冊商標無(wú)效，但無(wú)法將其強制轉移至自己名下。這給在先權利人帶來(lái)了不少的問(wèn)題和困擾。原因在于，在先權利人對惡意注冊商標提起無(wú)效宣告申請只是第一步，更為重要的是希望獲得商標的專(zhuān)用權，因此通常需要在提起無(wú)效宣告程序的同時(shí)提交新的商標申請。這種方式看似簡(jiǎn)單直接，但實(shí)際上并不容易操作。
我們知道，無(wú)效宣告和新申請的審查時(shí)限存在明顯差異：目前新申請的審查時(shí)限在4個(gè)月左右，明顯快于無(wú)效宣告。在先權利人的新申請將可預見(jiàn)地面臨駁回、復審和兩審行政訴訟，全程耗時(shí)可能達到20個(gè)月左右。然而，惡意注冊人也可以通過(guò)參與無(wú)效宣告以及隨后的行政訴訟來(lái)維持爭議商標的有效性，這個(gè)過(guò)程可能長(cháng)達36個(gè)月左右。雖然近期出臺的《評審案件中止情形規范》對減少在先權利人重復申請和窮盡法律程序的負擔有所幫助，但惡意注冊人仍然可以以自己或關(guān)聯(lián)公司的名義重復申請與爭議商標相同或近似的商標，這無(wú)疑會(huì )給在先權利人的商標授權確權過(guò)程帶來(lái)更多障礙，導致在先權利人的新申請很難被核準。一言蔽之，在先權利人在我國重新獲得商標權利的過(guò)程可能會(huì )十分漫長(cháng)且成本高昂，往往需要投入大量的時(shí)間成本與金錢(qián)資源。
如何看待強制轉移制度的設想
在上述背景下，商標強制轉移制度的設想再次展示了我國對于打擊惡意注冊的決心。這一制度如能實(shí)施，將與無(wú)效宣告程序、駁回復審中止情形打出“組合拳”，提供一種獨特且高效的應對商標惡意注冊的解決路徑。
這一創(chuàng )新制度的設想令人興奮不已。它不僅意味著(zhù)可以節省在先權利人的時(shí)間和經(jīng)濟成本，同時(shí)也能有效降低惡意注冊商標對在先權利人造成的重復申請、窮盡法律程序等困擾，還能大大節約行政、司法各方資源，直面了在先權利人長(cháng)期以來(lái)在商標授權過(guò)程中的痛點(diǎn)，并充分回應了商標實(shí)踐中的關(guān)切。
這一制度實(shí)際上借鑒和吸收了其他國家的類(lèi)似制度，同時(shí)又結合了我國特色和適應我國國情的需求。將惡意注冊商標強制轉移給在先權利人的做法在其他國家、地區的法律中并不鮮見(jiàn)。例如，《保護工業(yè)產(chǎn)權巴黎公約》、《歐盟商標指令》、《德國商標法》等國際公約和部分國家的立法都提供了相似的救濟手段?！督y一域名爭議解決政策》也為投訴人提供了類(lèi)似的救濟措施，投訴人通過(guò)行政專(zhuān)家組程序可獲得的救濟措施應限于要求注銷(xiāo)爭議域名或將爭議域名轉移給投訴人。
綜上所述，商標強制轉移制度的設想是我國在打擊惡意注冊方面的重要舉措。如果能夠在實(shí)踐中得以落實(shí)并充分發(fā)揮作用，將對有效保護商標權益、優(yōu)化商標授權過(guò)程產(chǎn)生積極影響。
重要意義
商標強制轉移制度一旦真正執行，將在我國商標實(shí)踐中扮演重要角色，對于維護合法商標權益、促進(jìn)公平競爭以及保護消費者權益均具有重要意義。合理運用商標強制轉移制度可以構建一個(gè)更為公平、有序的商業(yè)環(huán)境，進(jìn)一步促進(jìn)經(jīng)濟的健康發(fā)展。
首先，商標強制轉移毫無(wú)疑問(wèn)將有助于維護在先權利人的合法權益。在先權利人將可以充分運用這一新型手段來(lái)有效地保護自己的商標，降低商標被濫用或侵權的風(fēng)險。
其次，商標強制轉移將有助于促進(jìn)公平競爭。商標是企業(yè)區分自身產(chǎn)品或服務(wù)與競爭對手的重要商業(yè)標識，其合法使用應該受到充分保護。如果某些企業(yè)通過(guò)不正當手段注冊并使用他人的商標，將會(huì )擾亂市場(chǎng)秩序，貶損在先權利人苦心經(jīng)營(yíng)而建立的商譽(yù)。通過(guò)商標強制轉移，將可以迫使侵權方停止非法行為，恢復公平競爭環(huán)境，促進(jìn)企業(yè)之間的良性競爭。
最后，商標強制轉移對于保護消費者的合法權益具有積極意義。商標是消費者辨別商品或服務(wù)質(zhì)量、品牌信譽(yù)和來(lái)源的重要載體，消費者有權享受到合法商標所代表的品質(zhì)與信譽(yù)。如果存在不法的商標使用行為，消費者可能因此購買(mǎi)到劣質(zhì)產(chǎn)品，逐漸削弱對品牌的信賴(lài)。通過(guò)商標強制轉移，可以及時(shí)制止、防止不法使用商標對消費者造成的損害。
綜上所述，商標強制轉移制度如能實(shí)施，將對于維護在先權利人商標權益、促進(jìn)市場(chǎng)主體間的公平競爭以及保護消費者權益具有積極意義。
潛在問(wèn)題和風(fēng)險
然而，該種制度的實(shí)際運用存在附加條件和諸多限制?！墩髑笠庖?jiàn)稿》第四十六條規定：國務(wù)院知識產(chǎn)權行政部門(mén)“認為還存在其他應當宣告無(wú)效的事由，或者雖然請求轉讓注冊商標的理由成立，但商標轉移容易導致混淆或者其他不良影響的，應當作出宣告該注冊商標無(wú)效的裁定”。
商標強制轉移可能面臨一些潛在問(wèn)題和風(fēng)險，包括但不限于以下幾點(diǎn)：
1.如果被要求進(jìn)行強制轉移的商標存在質(zhì)押或法院凍結的情況，轉移過(guò)程可能會(huì )遇到困難。此時(shí)，我們需要考慮爭議商標的轉讓是否會(huì )產(chǎn)生其他不利影響。如果國家知識產(chǎn)權局決定將爭議商標轉讓給在先權利人，是否與《民法典》第四百四十四條產(chǎn)生抵觸和沖突，即“知識產(chǎn)權中的財產(chǎn)權出質(zhì)后，出質(zhì)人不得轉讓或者許可他人使用，但是出質(zhì)人與質(zhì)權人協(xié)商同意的除外。出質(zhì)人轉讓或者許可他人使用出質(zhì)的知識產(chǎn)權中的財產(chǎn)權所得的價(jià)款，應當向質(zhì)權人提前清償債務(wù)或者提存?！?/p>
2.被強制轉移商標的新所有人（在先權利人）可能面臨撤銷(xiāo)三年不使用申請的風(fēng)險，這是一個(gè)嚴肅的問(wèn)題。根據我國商標法規定，在商標注冊后的三年內若未被使用，任何人都可以提出撤銷(xiāo)申請。因此，新的商標所有人如果面臨撤銷(xiāo)三年不使用程序，應確保所提交的使用證據合法有效，以維持商標的有效性并避免被撤銷(xiāo)。如果在先權利人剛剛通過(guò)強制轉移獲得商標就被他人提起了撤銷(xiāo)三年不使用程序，如何提交合法的使用證據來(lái)維持注冊呢？如果以商標剛剛被強制轉移尚未投入真實(shí)商業(yè)使用為由，能否構成不使用的“正當理由”呢？
3.根據我國商標法規定，“轉讓注冊商標的，商標注冊人對其在同一種商品上注冊的近似的商標，或者在類(lèi)似商品上注冊的相同或者近似的商標，應當一并轉讓?！比欢?，如果被裁定強制轉移的商標是原注冊人持有的眾多近似商標中的一枚，國家知識產(chǎn)權局是否應該裁定將其他近似商標全部轉讓給合法權利人？這涉及到審理范圍和程序合法性的問(wèn)題，同時(shí)也有可能與商標強制轉移制度的初衷相悖。如果國家知識產(chǎn)權局決定將所有近似商標一并轉讓給合法權利人，則已然超出強制轉移的審理范圍。如果不要求一并轉讓?zhuān)瑒t可能會(huì )導致不同主體持有近似商標，而這些主體往往具有競爭關(guān)系。這種情況一旦發(fā)生，可能導致相關(guān)公眾對商品或服務(wù)的來(lái)源產(chǎn)生混淆，從而引發(fā)更多問(wèn)題。因此，在保護在先權利人的同時(shí)，也需要考慮到審理范圍和程序的合法性。
4.根據《征求意見(jiàn)稿》第四十六條，“轉移注冊商標的裁定作出后、生效前，商標注冊人不得處分該商標，但為維持該注冊商標有效所作出的處分除外”。這意味著(zhù)商標注冊人在強制轉移的裁定生效前不得對商標做出任何處分，但沒(méi)有義務(wù)維持商標的有效性。如果商標注冊人故意利用行政程序延緩強制轉移裁定的生效，并不及時(shí)續展爭議商標，或對他人提起的撤銷(xiāo)三年不使用申請不答辯而導致商標失效，國家知識產(chǎn)權局能夠追究商標注冊人的責任嗎？如果可以，又應該采取怎樣的懲罰措施呢？我們期待看到國家知識產(chǎn)權局能夠推動(dòng)完善相應的配套措施，以維護商標強制轉移制度的權威性。
作者建議
由于修訂草案尚未最終通過(guò)，仍然建議在先權利人重新申請自己的商標，并考慮采取無(wú)效宣告、行政訴訟、商標轉讓談判等多種手段應對在先惡意注冊，為自己的重新申請掃清障礙，提高重新獲得權利的成功率。目前，尚不能完全寄希望于爭議商標強制轉移的實(shí)施，仍然建議多管齊下，做好多手準備。
即使商標強制轉移制度被正式實(shí)施，如果爭議商標與在先權利人實(shí)際使用的商標并不完全相同，或者因為某種原因，國家知識產(chǎn)權局不同意轉讓爭議商標，在先權利人屆時(shí)再次申請新商標則可能遭遇更多困難、耗時(shí)更長(cháng)。在這種情況下，建議在先權利人咨詢(xún)專(zhuān)業(yè)律師或代理機構的意見(jiàn)，根據自身情況制定快速、有效和全面的解決方案。