文/北京市集佳律師事務(wù)所 侯玉靜
本文分上、下兩篇，分別是“真正權利沖突的‘雙向互訴’案件”和“假性權利沖突的‘雙向互訴’案件”。
本文所探討的“權利沖突”，是指不同主體使用各有“權利外觀(guān)”的相同或近似的商業(yè)標識且難以區分，由此引發(fā)的民事糾紛【1】。權利沖突案件多表現為“一攻一守”，也就是一方當事人以某商業(yè)標識為權利基礎向另一方提出訴訟請求，對方當事人以行使自己享有的知識產(chǎn)權為由進(jìn)行抗辯。前述案件中，如果“守方”標識在先、善意甚至有一定規模，或者雖然使用在后但善意地在不同領(lǐng)域已經(jīng)建立起自己的品牌和知名度，也完全可以反守為攻，反訴或另案起訴“攻方”，這就是“雙向互訴”案件。
商業(yè)標識領(lǐng)域的“雙向互訴”案件，本質(zhì)上是“權利沖突”在市場(chǎng)和法律層面無(wú)法調和的一種極端化表現。根據互相沖突的“權利外觀(guān)”是否存在不正當性，權利沖突可以分為真正權利沖突、假性權利沖突兩類(lèi)。前者雙方權利基礎正當、穩定，任何一方都難以徹底清除或禁止對方近似商業(yè)標識的使用，訴訟目標和裁判方向是廓清雙方的權利邊界；后者一方權利基礎存在不正當性，正當權利主體通過(guò)訴訟要達到的目標，通常是徹底禁止對方商業(yè)標識的使用、將其清除出市場(chǎng)。程序方面，“雙向互訴”案件除了民事案件的起訴、應訴外，多數還伴隨無(wú)效宣告、“撤三”等行政程序。因此，制定整體策略、詳細規劃，使起訴、應訴和關(guān)聯(lián)行政程序協(xié)調并進(jìn)、互相借力，讓涉事企業(yè)在不同案件中的訴求主張明確且一致、不互相矛盾，對贏(yíng)得整個(gè)商業(yè)標識“戰役”來(lái)說(shuō)至關(guān)重要。
在真正權利沖突的“雙向互訴”案件中，雙方均有注冊商標且注冊商標權利基礎正當、穩定，任何一方都無(wú)法憑借己方的注冊商標、在先權利或權益（以下統稱(chēng)“在先權利”）或者《商標法》規定的“絕對理由”【2】將對方的注冊商標撤銷(xiāo)或宣告無(wú)效，這就意味著(zhù)雙方的注冊商標實(shí)際上已經(jīng)共存。在這種情況下，雙方當事人爭奪的無(wú)非是兩類(lèi)客體：一是商品，即己方注冊商標所覆蓋保護的商品或服務(wù)范圍；二是標識，即己方注冊商標使用形態(tài)的彈性范圍。此外，一方當事人雖然無(wú)法動(dòng)搖對方當事人的注冊商標，但仍然可能基于己方馳名商標或在先權利，主張對方存在攀附性使用、混淆市場(chǎng)等情形，要求禁止對方注冊商標的使用，此類(lèi)訴求能否得到支持、在什么條件下才能得到支持，也是一個(gè)值得深入探討的問(wèn)題。
“超范圍使用”的判定：被訴商品是哪一方的權利范圍？
由于歷史原因或者其他不可歸責于一方的因素，兩個(gè)近似標識在相關(guān)或不同領(lǐng)域產(chǎn)生、發(fā)展并逐漸共存于市場(chǎng)的情況并不鮮見(jiàn)。在不同市場(chǎng)主體的近似注冊商標并存的情況下，商標權人更應當規范使用自有注冊商標，在核定商品或服務(wù)上“原樣使用”注冊標識，劃清彼此商標標識之間的界限；如果超出核定商品或服務(wù)范圍，或者以改變商標顯著(zhù)特征、拆分、組合等方式不規范使用自有商標，仍可能構成對他人商標權的侵害。這是眾所周知的裁判規則。
裁判規則雖然明確而清晰，但“雙向互訴”類(lèi)案件的司法實(shí)踐中，雙方爭議的模糊焦點(diǎn)通常是：被訴商品或服務(wù)的屬性，到底是商標法意義上的哪種商品或服務(wù)，到底屬于哪一方的權利范圍？以“無(wú)印良品”系列案件為例，雙方爭議的是床上用品、頸部靠枕、店鋪招牌上的標識指向的商品或服務(wù)屬性。北京棉田公司擁有的家紡等商品上的“無(wú)印良品”商標，經(jīng)無(wú)效宣告程序到最高人民法院再審，最終得以維持【3】；良品計畫(huà)則注冊有家具、器皿、地毯等商品以及第35類(lèi)為他人推銷(xiāo)服務(wù)上的“無(wú)印良品”商標。雙方互訴結果如下：（1）針對床褥等床上用品，棉田公司起訴良品計畫(huà)，法院認定被訴商品屬于棉田公司家紡注冊商標的權利范圍，侵權成立，判賠40萬(wàn)元【4】；（2）針對頸部靠枕商品，良品計畫(huà)起訴棉田公司侵權，法院最終認定被訴商品與良品計畫(huà)的家具類(lèi)“枕頭”商品相同，侵權成立，判賠15萬(wàn)元【5】；（3）在更為關(guān)鍵的店鋪招牌、門(mén)頭上使用的“無(wú)印良品”商標，各地法院多認定其屬于第35類(lèi)推銷(xiāo)服務(wù)【6】，與家紡商品不類(lèi)似。
再如“蒙娜麗莎”系列案件中，雙方爭議的是浴缸和馬桶到底屬于哪一方的注冊商標權利范圍。從雙方商標的申請注冊情況看，蒙娜麗莎瓷磚、蒙娜麗莎衛浴先后在瓷磚、浴室裝置上申請注冊含“蒙娜麗莎”的商標，雙方各自注冊商標的核定商品中都沒(méi)有“浴缸”和“馬桶”，而這兩項商品恰是雙方爭奪的目標。雙方互訴結果如下：（1）蒙娜麗莎瓷磚以馳名商標起訴蒙娜麗莎衛浴在“浴缸”商品上的同名商標侵權，結果廣東省高級人民法院【7】和最高人民法院【8】都認為，浴缸與瓷磚較遠、與浴室裝置接近，被訴標識雖變形但識別特征未變，仍屬注冊商標的合理使用，駁回起訴；（2）蒙娜麗莎瓷磚起訴潮安（何某），最高人民法院判決【9】認定馬桶與瓷磚類(lèi)似；但蒙娜麗莎衛浴起訴蘇某，杭州市中級人民法院【10】、浙江省高級人民法院【11】確認，馬桶與浴室裝置類(lèi)似，且其禁用權不受蒙娜麗莎瓷磚馳名或注冊商標的限制。最終，蒙娜麗莎衛浴直接起訴蒙娜麗莎瓷磚及其經(jīng)銷(xiāo)商使用在“馬桶”商品上的商標侵權，雙方正面對決，結果是一審駁回起訴，二審改判侵權成立，判賠5萬(wàn)元【12】，但再審結果再度反轉：廣東省高級人民法院改判【13】認為浴室裝置與馬桶不存在包含關(guān)系，在功能用途等方面具有差別，不宜認定二者類(lèi)似，即“反向突破”《類(lèi)似商品和服務(wù)區分表》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《區分表》），認定不侵權。
涉及“超范圍使用”與否的案件中，更多的情況是：被訴侵權商品屬于《區分表》上沒(méi)有，或者因為《區分表》的客觀(guān)變化導致類(lèi)別界限模糊的商品。比如，在“愛(ài)國者”系列案件中，爭議的焦點(diǎn)是“移動(dòng)電源”這項新商品的屬性。最高人民法院再審裁定【14】，飛毛腿公司自有注冊商標的核定使用范圍未包含移動(dòng)電源，系因為當時(shí)《區分表》上沒(méi)有這項商品；嗣后移動(dòng)電源被列入電池群組，證明了兩者構成類(lèi)似商品，飛毛腿公司使用其自有注冊商標并未超出核定商品范圍。再如，在樂(lè )心醫療訴巖巖貿易商標侵權案中，法院認定被訴產(chǎn)品屬于智能穿戴類(lèi)產(chǎn)品，而不是被告注冊商標核定使用的“手表”，落入原告主張的未注冊的馳名“智能手環(huán)”范圍，認定侵權成立，判賠300萬(wàn)元【15】；在巖巖貿易反訴樂(lè )心醫療商標侵權案中，法院認定被訴H1心電手表屬于被告注冊商標核定使用的“醫療器械、心率監測設備”，而其他智能手環(huán)、智能手表雖不在被告注冊商標的核定使用范圍內，但與原告注冊商標核定使用的“手表”相比較，在功能、用途等方面存在明顯區別，不屬于類(lèi)似商品，最終駁回原告的全部訴訟請求【16】。
從前述現有判例觀(guān)察，根據被告注冊商標是否存在惡意因素，被訴侵權商品上的商標是否屬于“超范圍使用”，法院掌握的彈性裁量標準存在較大差異。比如，在“OPPO熱水器”案【17】中，被告商標屬惡意注冊，法院在判斷“規范使用”時(shí)標準趨嚴：“如果注冊商標超出核定商品使用，哪怕是在類(lèi)似商品上使用，也不符合規范的要求?！钡?，與“惡意出圈”形成鮮明對比的是，若由于客觀(guān)原因導致被訴侵權商品與注冊商標核定使用商品不一致的，一般不輕易判為“超范圍使用”。前述“蒙娜麗莎浴缸”“愛(ài)國者移動(dòng)電源”“樂(lè )心心電手表”等案件中，法院均未認定“超范圍使用”。
“變形使用”的判定：被訴商標顯著(zhù)特征是否改變？
被訴標識是否改變了被告注冊商標的顯著(zhù)特征，從涉及此問(wèn)題的判決數量、比例來(lái)看，認定改變的比認定未變的情況更多。但是否商標權人對注冊標識的樣式做出的任何改動(dòng)，都屬于“改變顯著(zhù)特征”呢？顯然不是。如前述“愛(ài)國者”移動(dòng)電源案、“蒙娜麗莎”浴缸案中，被訴標識都包括普通字體的文字標識，與涉案商標注冊樣式“ 
”“
”都有一定區別，但最高人民法院認為其沒(méi)有發(fā)生實(shí)質(zhì)改變，仍然屬于對注冊商標的合理使用。
相比較來(lái)說(shuō)，若有惡意注冊或商譽(yù)攀附的情況，“變形使用”的裁判標準就會(huì )趨嚴。比如，“Hao Tai Tai”注冊商標與“好太太”標識組合使用后的標識，就被浙江高院認定為侵權【18】；再如“
”注冊商標被拆分圖形、改變字體后形成的“ 
”“
”標識，也被廣東高院認定為侵權【19】。
前述案例涉及的都是一方注冊商標“變形使用”引發(fā)對方起訴的情況，針對“變形使用”的指控是單方面的。因“變形使用”引發(fā)的“雙向互訴”案件較為罕見(jiàn)，現有案例包括以下兩案。
南北“稻香村”案
本案中，蘇州稻香村公司的“
”商標注冊在先，北京稻香村公司的“ 
”商標注冊在后，但雙方長(cháng)期共存，均具有較高知名度和影響力，雙方被訴標識均是“稻香村”文字標識。2018年，北京知識產(chǎn)權法院、蘇州工業(yè)園區人民法院先后認定一方侵權并高額判賠的判決引起較大爭議，兩案至二審階段均告和解。2021年9月，在蘇州稻香村訴北京稻香村一案中，北京市東城區人民法院認定【20】，被訴商標的“稻香村”字樣與蘇州“
”權利商標在構成要素和整體視覺(jué)效果上均具有一定差異，與被告自有注冊商標一致，且同時(shí)使用了“三禾”商標及被告企業(yè)名稱(chēng)等標識，不至引起混淆，遂駁回原告訴訟請求。
“花花?！毕盗邪?/strong>
在花花牛公司的兩代商標“ 
”“ 
”之間，鄭牛公司注冊了商標“ 
篆體花花牛（指定顏色）”，這一“夾塞”的注冊商標經(jīng)兩輪無(wú)效宣告后得以維持，而花花牛公司的第二代商標在與鄭牛公司的“夾塞”商標類(lèi)似的商品上的注冊反而被宣告無(wú)效。在雙方互訴的民事案件中，法院認定花花牛公司的第二代新商標與前代自有注冊商標相比未改變顯著(zhù)特征，系合法使用自有注冊商標，不侵害鄭牛公司的“夾塞”商標的專(zhuān)用權【21】；但是，鄭牛公司生產(chǎn)銷(xiāo)售的多款標有“ 
”等標識的飲品，屬于“超范圍”“變形”使用其注冊商標。最終，法院認定鄭牛公司侵權成立，合計判賠400萬(wàn)元【22】。涉“變形使用”的“雙向互訴”案件中，判斷商標的顯著(zhù)識別部分是否發(fā)生變化固然重要，但雙方標識使用的先后、善惡，仍然是決定案件走向的關(guān)鍵所在。
“禁止被告注冊商標使用”：什么情況下才能被支持？
首先，以在先馳名商標禁止在后注冊商標使用的條件非常嚴苛 ：在被告注冊商標申請日之前，原告權利基礎商標必須要滿(mǎn)足已經(jīng)獲準注冊、已經(jīng)達到馳名兩個(gè)條件，缺一不可。如前文“無(wú)印良品”“蒙娜麗莎”“愛(ài)國者”三案中，原告的引證商標在被告商標申請的當時(shí)尚未獲準注冊，甚至連申請時(shí)間都晚于被告商標，根本不符合馳名商標跨類(lèi)保護的法律適用條件，其知名度高低已無(wú)需再判斷。再如前文“好太太”“藍月亮”“花花?！比钢?，被告注冊商標都在無(wú)效宣告中得以維持，而在民事案件中，法院禁止的都是“超范圍”或“變形”等不規范使用注冊商標的行為，對規范使用部分則未認定為侵權。廣東高院、最高人民法院在“蒙娜麗莎”一案中確認的裁判規則為：被告注冊商標經(jīng)行政程序合法性得到確認，權利基礎正當、穩固，在后馳名商標擴張禁用權的范圍不宜跨入他人注冊商標已依法存續的領(lǐng)域。
其次，以在先權利禁止在后注冊商標，雖然在法律條文層面沒(méi)有類(lèi)似“在先馳名商標禁止在后注冊商標使用”規則那樣明確的保護條件，但無(wú)論如何，在先權利的受保護條件以及保護范圍、程度也不應該優(yōu)于馳名商標?，F有的以在先權利禁止在后注冊商標使用的案例中，被告的在后注冊商標幾乎都毫無(wú)例外地具有明顯的注冊或使用惡意。如果不能否認被告注冊商標的合法性、正當性，強行以在先權利禁止被告注冊商標的使用，則缺乏充分的理?yè)?/p>
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注釋?zhuān)?/strong>
【1】見(jiàn)2021年4月發(fā)布的《江蘇省高級人民法院侵害商標權民事糾紛審理指南（修訂版）》5.1條、2020年《天津市高級人民法院關(guān)于商業(yè)標識權利沖突糾紛案件裁判指引（試行）》第一條。
【2】《商標審查審理指南（2021）》下編2.1.1，絕對理由涉及違反《商標法》上的顯著(zhù)性、非功能性以及公共利益，不考慮對特定權利人的影響，具有絕對性。常見(jiàn)的絕對理由包括《商標法》第四條不以使用為目的惡意注冊、第十條禁用標志、第十一條缺乏顯著(zhù)性、第四十四條不正當手段取得注冊。
【3】（2012）行提字第2號行政判決書(shū)。
【4】（2018）京民終171號民事判決書(shū)。
【5】（2021）京73民終961號民事判決書(shū)。
【6】（2020）蘇知終6號、7號、（2021）滬73民終734號、（2019）浙0110民初13648號民事判決書(shū)。
【7】（2015）粵高法民三終字第143號民事判決書(shū)。
【8】（2017）最高法民再80號民事判決書(shū)。
【9】（2016）最高法民申1575號民事裁定書(shū)。
【10】（2019）浙01民終7506號民事判決書(shū)。
【11】（2020）浙民申2032號民事裁定書(shū)。
【12】（2018）粵06民終2486號民事判決書(shū)。
【13】（2019）粵民再69號民事判決書(shū)。
【14】（2018）最高法民申3270號民事裁定書(shū)。
【15】（2020）粵03民初3416號民事判決書(shū)。
【16】（2021）粵03民初7396號民事判決書(shū)。
【17】（2020）粵民終1011號民事判決書(shū)。
【18】（2022）浙民終181號民事判決書(shū)。
【19】（2020）粵民終2977號民事判決書(shū)。
【20】（2017）京0101民初20628號民事判決書(shū)。
【21】（2022）豫知民終612號民事判決書(shū)。
【22】（2022）豫知民終193、194號民事判決書(shū)。