文/北京集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 李帶娣
專利法第二十二條規(guī)定：授予專利權(quán)的發(fā)明和實用新型，應(yīng)當(dāng)具有新穎性、創(chuàng)造性和實用性。
創(chuàng)造性，是指與現(xiàn)有技術(shù)相比，該發(fā)明具有突出的實質(zhì)性特點和顯著的進步，該實用新型具有實質(zhì)性特點和進步。
該條規(guī)定了申請專利的發(fā)明和實用新型具有創(chuàng)造性是授予其專利權(quán)的必要條件之一，尤其對于審查比較嚴(yán)格的發(fā)明而言，對于技術(shù)方案的創(chuàng)造性要求比較高。
創(chuàng)造性判斷條件之一就是“顯著的進步”，上述“顯著的進步”是指發(fā)明與現(xiàn)有技術(shù)相比能夠產(chǎn)生有益的技術(shù)效果，技術(shù)方案所產(chǎn)生的技術(shù)效果是否超出本領(lǐng)域技術(shù)人員的可預(yù)期范圍，由此判斷該發(fā)明創(chuàng)造對現(xiàn)有技術(shù)作出的技術(shù)貢獻大小。而取得預(yù)料到的效果表明了其做出了技術(shù)貢獻比較低，相應(yīng)技術(shù)方案的創(chuàng)造性也比較低。因此在撰寫申請文件時，技術(shù)方案的技術(shù)效果的描述具有舉足輕重的作用。通常在申請文件的撰寫階段盡量全面記載技術(shù)方案所體現(xiàn)的技術(shù)效果，技術(shù)效果越顯著，其對于創(chuàng)造性的貢獻也就越大。
即在專利申請的授權(quán)和確權(quán)階段，技術(shù)效果描述具有十分重要的作用。因此，作為代理人，在申請文件撰寫初期應(yīng)當(dāng)充分了解技術(shù)方案，將技術(shù)方案所體現(xiàn)的技術(shù)效果全面體現(xiàn)于申請文件中。
再者，2015年頒布的《最高人民法院關(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》第十七條：《專利法》第五十九條第一款所稱的“發(fā)明或者實用新型專利權(quán)的保護范圍以其權(quán)利要求的內(nèi)容為準(zhǔn)，說明書及附圖可以用于解釋權(quán)利要求的內(nèi)容”；是指專利權(quán)的保護范圍應(yīng)當(dāng)以權(quán)利要求記載的全部技術(shù)特征所確定的范圍為準(zhǔn)，也包括與該技術(shù)特征相等同的特征所確定的范圍。
等同特征，是指與所記載的技術(shù)特征以基本相同的手段，實現(xiàn)基本相同的功能，達到基本相同的效果，并且本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在被訴侵權(quán)行為發(fā)生時無需經(jīng)過創(chuàng)造性勞動就能夠聯(lián)想到的特征。
該條解釋了等同特征這一名詞，從解釋中可以看出技術(shù)效果是判斷“等同特征”的條件之一，可以理解的是，被訴侵權(quán)產(chǎn)品對應(yīng)特征需要與專利所限定技術(shù)特征實現(xiàn)基本相同的技術(shù)效果時才能被判定侵權(quán)，也就是說，如果不能達到基本相同的技術(shù)效果，則不會構(gòu)成侵權(quán)。顯然技術(shù)效果在侵權(quán)判定中也占據(jù)著非常重要的一席之地。
從以上描述可以看出，技術(shù)效果的描述在專利授權(quán)、確權(quán)和侵權(quán)判斷中均具有重要作用。在各個階段中，如果專利權(quán)人主張申請文件或者專利文件中沒有記載的技術(shù)效果（即使該技術(shù)方案能夠得到這樣的技術(shù)效果），都是很難得到審查員和法官的認(rèn)可,一旦不予認(rèn)可這必然影響申請人或者專利權(quán)人的權(quán)利。
因此在申請文件的撰寫初期就需要在說明書中明確記載技術(shù)方案的技術(shù)效果，并且技術(shù)效果盡量撰寫全面。
需要說明的是，上文中所述的技術(shù)效果撰寫全面是指技術(shù)方案確實能夠帶來或者達到的技術(shù)效果，而并非是夸大描述的技術(shù)效果或者記載一些子虛烏有的技術(shù)效果?？浯蠹夹g(shù)效果雖然在一定程度上看起來與現(xiàn)有技術(shù)相比，顯著性比較高，即該技術(shù)效果超出本領(lǐng)域技術(shù)人員的可預(yù)期范圍，顯得發(fā)明創(chuàng)造性比較高。但是夸大技術(shù)效果存在以下隱患。
專利文件的技術(shù)效果、技術(shù)問題和技術(shù)方案在一定程度上存在關(guān)聯(lián)性，《專利法實施細則》第二十款第二條規(guī)定：獨立權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)從整體上反映發(fā)明或者實用新型的技術(shù)方案，記載解決技術(shù)問題的必要技術(shù)特征。夸大描述技術(shù)效果，即當(dāng)前記載技術(shù)方案不能帶來該技術(shù)效果，相應(yīng)地當(dāng)前技術(shù)方案不能解決與該技術(shù)效果相對的技術(shù)問題，即當(dāng)前技術(shù)方案可能被認(rèn)為缺少解決與技術(shù)效果相應(yīng)技術(shù)問題的必要技術(shù)手段，不滿足《專利法實施細則》第二十款第二條規(guī)定，存在授權(quán)階段被駁回風(fēng)險以及確權(quán)階段被無效的風(fēng)險。
綜上，筆者認(rèn)為專利文件中技術(shù)效果的描述不僅要全面，而且要準(zhǔn)確。
以上僅是筆者在工作和學(xué)習(xí)中的一點心得體會，希望對各位的工作有所幫助，由于經(jīng)驗有限，如有不足之處，還望指教。