文/北京市集佳律師事務(wù)所 黃慧
當(dāng)今時(shí)代是一個(gè)飛速發(fā)展的時(shí)代，對于商業(yè)的影響就是，任何市場主體都需要跟上時(shí)代發(fā)展的潮流，否則很容易被淘汰出局。這不僅體現(xiàn)在市場主體需要對產(chǎn)品的設(shè)計(jì)推陳出新，也體現(xiàn)在對市場的規(guī)劃的高瞻遠(yuǎn)矚，更體現(xiàn)在代表企業(yè)形象的商標(biāo)的與時(shí)俱進(jìn)。通常情況下，考慮到經(jīng)過長年市場經(jīng)營和培育才能累積在商標(biāo)中的商譽(yù)，市場主體往往會(huì)對核心商標(biāo)的精髓或顯著部分予以保留，在這個(gè)基礎(chǔ)上再采用或簡化或衍生的方式構(gòu)思出與原注冊商標(biāo)存在一定聯(lián)系但又有一定改變的新商標(biāo)。
而根據(jù)《商標(biāo)法》第二十四條的規(guī)定，在此情況下，市場主體應(yīng)當(dāng)向商標(biāo)行政主管部門重新提出注冊申請。在有在先商標(biāo)的情況下，很多市場主體都會(huì)想當(dāng)然地認(rèn)為，新商標(biāo)會(huì)很容易得到注冊，申請僅僅是走個(gè)過場。但是，由于新商標(biāo)與在先的基礎(chǔ)商標(biāo)并不完全相同，商標(biāo)主管部門仍然需要對新商標(biāo)重新進(jìn)行實(shí)質(zhì)審查，這就存在了在基礎(chǔ)商標(biāo)核準(zhǔn)之后、新商標(biāo)申請之前其他第三方申請的商標(biāo)可能被認(rèn)為在先近似商標(biāo)，從而阻擋新商標(biāo)獲得注冊的問題。市場主體申請的與其在先注冊商標(biāo)存在一定聯(lián)系的新商標(biāo)被商標(biāo)行政主管部門基于絕對理由或相對理由駁回后，往往會(huì)在駁回復(fù)審程序乃至行政訴訟中主張?jiān)V爭商標(biāo)是其對在先注冊商標(biāo)的延續(xù)性注冊。
根據(jù)2019年《北京市高級(jí)人民法院商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件審理指南》第15.1條可知，主張商標(biāo)延續(xù)性注冊的要件主要有三個(gè)：1）在后申請商標(biāo)與在先基礎(chǔ)商標(biāo)核定使用的商品構(gòu)成相同或類似；2）在后申請商標(biāo)與在先基礎(chǔ)商標(biāo)構(gòu)成相同或類似商標(biāo)；3）基礎(chǔ)商標(biāo)經(jīng)過使用獲得一定知名度。
本文主要從國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局，北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院和北京市高級(jí)人民法院在相關(guān)案件中的審查、審理實(shí)踐出發(fā)，對商標(biāo)延續(xù)性注冊的要件進(jìn)行解讀，進(jìn)而達(dá)到指導(dǎo)今后的代理工作的目的。
一、在后申請商標(biāo)與在先基礎(chǔ)商標(biāo)構(gòu)成相同或類似商標(biāo)
我們先來看幾個(gè)案例，國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局曾在商標(biāo)審查中引證了第1174989號(hào)“古”商標(biāo)、第17782165號(hào)“
”商標(biāo)，駁回安徽古井貢酒股份有限公司（簡稱古井貢酒公司）在第33類的第32183457號(hào)“ 
”號(hào)商標(biāo)的注冊申請。古井貢酒公司不服，進(jìn)行了商標(biāo)的駁回復(fù)審，未獲支持后起訴至北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院，但北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)維持駁回決定。古井貢酒公司只能繼續(xù)上訴至北京市高級(jí)人民法院，主張?jiān)V爭商標(biāo)系對古井貢酒公司的“古井”“古井貢”“古井貢酒”系列商標(biāo)的延續(xù)性注冊。北京市高級(jí)人民法院在第（2020）京行終4790號(hào)判決中認(rèn)為“古井貢酒公司主張其在先申請的具有較高知名度的‘古井’‘古井貢’‘年份原漿’商標(biāo)與訴爭商標(biāo)亦存在一定區(qū)別”，故對古井貢酒公司關(guān)于訴爭商標(biāo)是其基礎(chǔ)商標(biāo)延續(xù)性注冊的上訴理由不予支持。
又如，國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局引證第17413603號(hào)“英?！鄙虡?biāo)駁回山東英睿包裝材料有限公司（簡稱英睿公司）在第16類的第35288417號(hào)“英睿”商標(biāo)的注冊申請。英睿公司不服，訴至北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院。一審敗訴后，英睿公司上訴至北京市高級(jí)人民法院，北京市高級(jí)人民法院在第（2020）京行終4215號(hào)判決認(rèn)為“英睿公司在先注冊的商標(biāo)（‘英睿金晨’）與訴爭商標(biāo)在構(gòu)成要素、讀音呼叫、整體視覺效果等方面均差異較大”，故對英睿公司關(guān)于訴爭商標(biāo)是其基礎(chǔ)商標(biāo)延續(xù)性注冊的上訴理由不予支持。
再如，國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局以第33類第32792932號(hào)訴爭商標(biāo)“綿特MIANTE”的注冊申請構(gòu)成2013年修正的《中華人民共和國商標(biāo)法》（簡稱2013年商標(biāo)法）第十一條第一款第二項(xiàng)所指情形為由駁回四川綿竹劍南春酒廠有限公司（簡稱劍南春公司）的注冊申請。劍南春公司不服，訴至北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院，主張“綿特”系其在先注冊并有較高知名度的商標(biāo)“綿竹特曲”的延伸注冊。一審敗訴后，劍南春公司上訴至北京市高級(jí)人民法院，北京市高級(jí)人民法院在第（2020）京行終3297號(hào)判決中認(rèn)為“訴爭商標(biāo)‘綿特’與‘綿竹’‘綿竹特曲’區(qū)別明顯，相關(guān)公眾難以將訴爭商標(biāo)與其在先注冊商標(biāo)聯(lián)系在一起”，故對劍南春公司關(guān)于訴爭商標(biāo)是其基礎(chǔ)商標(biāo)延續(xù)性注冊的上訴理由不予支持。當(dāng)然，訴爭商標(biāo)易被理解為“特別綿柔”而直接表示商品特點(diǎn)亦是其被不予核準(zhǔn)注冊的重要原因。
從上述案例中我們可以看出，訴爭商標(biāo)與基礎(chǔ)商標(biāo)相同或高度近似是主張基礎(chǔ)商標(biāo)延續(xù)性注冊的首要條件。如果訴爭商標(biāo)為基礎(chǔ)商標(biāo)的簡稱、縮寫形式或互為包含關(guān)系，這通常就不能滿足延續(xù)性注冊的對于商標(biāo)近似程度的要求。
二、在后申請商標(biāo)與在先基礎(chǔ)商標(biāo)核定使用的商品構(gòu)成相同或類似
同樣，我們先來看案例，國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局引證第16331790號(hào)“信昌優(yōu)生活 CITIU”商標(biāo)駁回中國中信集團(tuán)有限公司（簡稱中信公司）在第43類的第28769740號(hào)“CITIC”商標(biāo)的注冊申請。中信公司不服，訴至北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院。一審敗訴后，中信公司上訴至北京市高級(jí)人民法院，北京市高級(jí)人民法院在第（2019）京行終9101號(hào)判決認(rèn)為“雖‘CITIC’商標(biāo)在銀行、信托、基金等服務(wù)上具有較高的知名度和影響力，但依據(jù)現(xiàn)有證據(jù)尚不能證明訴爭商標(biāo)在烹飪設(shè)備出租、飲水機(jī)出租服務(wù)上的使用亦具有一定的知名度”，故對中信公司有關(guān)訴爭商標(biāo)構(gòu)成對在先已注冊“CITIC”“中信”商標(biāo)的延續(xù)性注冊的上訴理由不予支持。
從該案可以看出，這一要件相對易于理解、判斷及把握：延續(xù)性注冊必須在相同或者類似的商品上，基礎(chǔ)商標(biāo)的知名度和商譽(yù)并不能延及非類似商品上。因此，在非類似的商品上申請的后申請商標(biāo)，即使與在先商標(biāo)構(gòu)成近似，也是不能主張延續(xù)性注冊的。
三、在先基礎(chǔ)商標(biāo)經(jīng)過使用獲得一定知名度
本文所談之“延續(xù)”，為基礎(chǔ)商標(biāo)的知名度和商譽(yù)的“延續(xù)”。如若基礎(chǔ)商標(biāo)不具有知名度或知名度達(dá)不到“一定”程度，即使具備前面兩個(gè)條件，也是無法主張延續(xù)性注冊的。但是，如何根據(jù)申請人提交的證據(jù)考察、認(rèn)定基礎(chǔ)商標(biāo)的知名度，對知名度的要求需達(dá)到何種程度都是值得我們思考和在實(shí)踐中不斷探索的課題。
經(jīng)過對比國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局與法院對相關(guān)案件的處理，筆者發(fā)現(xiàn)兩者對“一定知名度”的要求有所差異，具體來講：
1、國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局對基礎(chǔ)商標(biāo)知名度的標(biāo)準(zhǔn)在個(gè)案中并不完全一致。
在第29485778號(hào)“
”（東方紅湘滿天下）商標(biāo)駁回復(fù)審案中，國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局查明，申請人于2004年4月2日已在先申請注冊第3993766號(hào)“東方紅湘滿天下”商標(biāo)與訴爭商標(biāo)標(biāo)識(shí)相同，指定服務(wù)相同或相近，故申請商標(biāo)注冊有其合理之處。此外，鑒于申請人的在先基礎(chǔ)商標(biāo)，也認(rèn)定訴爭商標(biāo)未構(gòu)成《商標(biāo)法》第十條第一款第（八）項(xiàng)所指不良影響的標(biāo)志。在該案、第20093928號(hào)“ 
”商標(biāo)駁回復(fù)審以及第20495401號(hào)“ 
”商標(biāo)駁回復(fù)審等案件中，國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局并未強(qiáng)調(diào)基礎(chǔ)商標(biāo)的知名度和使用情況，但從決定書本身來看，我們尚不了解申請人是否提交了大量使用證據(jù)來證明在先基礎(chǔ)商標(biāo)的知名度。
而在第26300501號(hào)“
”商標(biāo)駁回復(fù)審案、第41289660號(hào)“
”商標(biāo)駁回復(fù)審中，國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局認(rèn)為申請人提供的證據(jù)可以證明基礎(chǔ)商標(biāo)經(jīng)過持續(xù)地使用和宣傳在相關(guān)公眾中已經(jīng)具有一定知名度，基礎(chǔ)商標(biāo)的商譽(yù)可以延續(xù)至申請商標(biāo)。
在第39995646號(hào)“INSUN PINK”商標(biāo)駁回復(fù)審案中，國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局在復(fù)審中查明，2014年12月，申請人的第3639144號(hào)“INSUN”商標(biāo)曾被國知局在第25類商品上認(rèn)定為馳名商標(biāo)。據(jù)此，第3639144號(hào)“INSUN”商標(biāo)所承載的商業(yè)信譽(yù)可以延續(xù)到指定類似商品的近似商標(biāo)，即申請商標(biāo)（僅在“INSUN”的基礎(chǔ)上添加了顯著性較弱的“PINK”文字）。在該案中，基礎(chǔ)商標(biāo)的知名度達(dá)到了馳名程度，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于一定知名度。
2、相對而言，法院對基礎(chǔ)商標(biāo)的知名度要求普遍較高。
在第35034697號(hào)“MIDC”商標(biāo)駁回復(fù)審行政訴訟中，北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院和北京市高級(jí)人民法院均認(rèn)為，在案證據(jù)不足以證明小米科技有限責(zé)任公司（簡稱小米公司）的基礎(chǔ)商標(biāo)“MI”經(jīng)使用已具有較高知名度，且該知名度所形成商譽(yù)足以延及訴爭商標(biāo)（第35034697號(hào)“MIDC”商標(biāo)），從而使訴爭商標(biāo)能夠與小米公司產(chǎn)生穩(wěn)定對應(yīng)關(guān)系。故北京市高級(jí)人民法院對小米公司有關(guān)訴爭商標(biāo)構(gòu)成對在先已注冊“MI”商標(biāo)的延續(xù)性注冊的上訴理由不予支持。
在第31527673號(hào)“mitalk”商標(biāo)駁回復(fù)審行政訴訟中，北京市高級(jí)人民法院認(rèn)為，小米科技有限責(zé)任公司（簡稱小米公司）提交的使用證據(jù)，并不足以證明基礎(chǔ)商標(biāo)“MI”經(jīng)使用已具有較高知名度，從而能夠使相關(guān)公眾將在后申請的訴爭商標(biāo)（第31527673號(hào)“mitalk”商標(biāo)）與其聯(lián)系在一起，并認(rèn)為使用兩商標(biāo)的服務(wù)均來自小米公司或與其存在特定聯(lián)系。故北京市高級(jí)人民法院對小米公司有關(guān)訴爭商標(biāo)構(gòu)成對在先已注冊“MI”商標(biāo)的延續(xù)性注冊的上訴理由不予支持。
不可否認(rèn)的是，上述兩案中訴爭商標(biāo)與基礎(chǔ)商標(biāo)在構(gòu)成要素、讀音呼叫等方面存在一定差異也是北京市高級(jí)人民法院未支持小米公司有關(guān)延續(xù)性注冊的上訴理由的原因之一。但在關(guān)于知名度的用詞，都是“較高知名度”，而非一定知名度，很明顯存在程度上的差異：較高知名度的要求是略高于一定知名度的。
四、結(jié)語
市場主體在品牌形象的調(diào)整過程中，往往會(huì)對于已注冊的重要的基礎(chǔ)商標(biāo)進(jìn)行簡化、衍生乃至重大修改，由此產(chǎn)生了重新申請注冊的必要性和緊迫性。然而，申請人不能想當(dāng)然認(rèn)為，由于在后申請商標(biāo)與其在先基礎(chǔ)商標(biāo)構(gòu)成類似商品上的近似或相同商標(biāo)，商標(biāo)行政主管部門或者法院就會(huì)當(dāng)然核準(zhǔn)其在后商標(biāo)的注冊申請。在后申請商標(biāo)能否基于在先基礎(chǔ)商標(biāo)獲得延續(xù)性注冊，很大程度上還取決于基礎(chǔ)商標(biāo)是否經(jīng)過使用獲得一定知名度，并且該知名度所形成商譽(yù)足以延及在后申請注冊的商標(biāo)，從而使在后申請注冊的商標(biāo)能夠與其注冊主體產(chǎn)生穩(wěn)定對應(yīng)關(guān)系。
從長遠(yuǎn)看，只要商標(biāo)注冊人持有商標(biāo)時(shí)間較長，幾乎都會(huì)涉及到需要對自己的老商標(biāo)進(jìn)行一定的更新變化以達(dá)到與時(shí)俱進(jìn)的目的，也就是說延續(xù)性注冊是很多商標(biāo)注冊人現(xiàn)在已面臨或?qū)砜赡苊媾R的問題。而沒有使用就不會(huì)享有一定的知名度，更無法主張延續(xù)性注冊。使用這一我國商標(biāo)法的核心精髓要求，在延續(xù)性注冊得到了又一次的體現(xiàn)。因此，筆者建議廣大商標(biāo)注冊人，務(wù)必重視和積極使用自己的注冊商標(biāo)，因?yàn)槭褂貌粌H會(huì)影響到主張侵權(quán)賠償和應(yīng)對撤銷三年不使用，同樣還會(huì)影響到若干年后的自己品牌的更新迭代。